1) Um titular de marca notoriamente conhecida em outro país pode entrar com uma ação de nulidade ou cancelamento de registro de marca no Brasil que reproduza ou imite sua marca, desde que comprove a notoriedade no mercado brasileiro. 2) O prazo para entrar com tal ação é de 5 anos a partir da data do registro da marca no Brasil. 3) Além disso, o titular estrangeiro pode requerer judicialmente a adjudicação do registro da marca no Brasil caso tenha sido registrada por um representante sem sua autorização

1. 1
QUE AÇÕES PODEM SER TOMADAS PELO TITULAR DE REGISTRO
DE MARCA, MEMBRO DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, CONTRA O
REPRESENTANTE NACIONAL OU O TITULAR NACIONAL QUE REPRODUZ OU
IMITA SUA MARCA?
Fabiano Desiderio (*)
Walcleber Carafunim (**)
O país vive um paradoxo econômico. O empresariado nacional está
pessimista com o modelo econômico vigente, em contra mão a esta percepção estão
os investidores estrangeiros que desde 2012 vêm injetando capital no mercado. A
crença era de que esse investimento caísse em 2014, mas segundo o que alerta José
Olímpio Pereria, no “primeiro trimestre, o acumulado dos doze meses ficou em US$64
bilhões”1
o que manteria o patamar do ano passado.
Nessa onda de investimentos tivemos, por exemplo, o anúncio da chegada
de diversas marcas estrangeiras do setor automobilístico, dentre elas estão várias
marcas famosas, tais como BMW, Audi, Jaguar Land Rover, Chery, JAC Motors, entre
outras. O valor a ser investido por elas, no total entre instalação e ampliação, deve
chegar a R$36 bilhões de reais nos próximos anos.2
O que aconteceria ou acontecerá se estas marcas, já famosas no Brasil
tiverem representantes nacionais que detenham o registro das suas marcas e não as
queiram devolver? E se titulares nacionais com marcas colidentes àquelas entrantes
no mercado as tiverem obtido de boa ou má fé? O que deverão fazer as empresas
estrangeiras caso não tenham se resguardado com antecedência? Estas são algumas
das questões que tentaremos responder neste breve artigo, sem, contudo, ter a
pretensão de esgotar o tema.
(*) Fabiano Desiderio Advogado em Ribeirão Preto/SP. Coordenador da Comissão de Direito Imaterial da 12ª
Subseção da OAB-SP; Pós-graduado em direito empresarial pela rede LFG/Anhanguera-Uniderp; Especializado
em propriedade intelectual e direito marcário pela WIPO e INPI; Gestão para o empreendedorismo inovador pelo
INGTEC/FIPASE; Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca – FDF. Contato:
fabianodesiderio@gmail.com
(**) Walcleber Carafunim é graduando em direito pela Universidade de Ribeirão Preto, atua como assistente
jurídico na área de Propriedade Intelectual do escritório Pereira Advogados em Ribeirão Preto.
1
FRIAS, Maria Cristina. Pessimismo interno não impede não impede alto investimento estrangeiro direto.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2014/05/1448936-pessimismo-interno-nao-
impede-alto-investimento-estrangeiro-direto.shtml. Acesso em: 09/10/2014.
2
Montadoras investirão R$36 bi nos próximos anos. Disponível em:
http://www.metalurgicoscaxias.com.br/index.php/mais_noticias/1417. Acesso em: 09/10/2014. Ver também artigo
Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,montadoras-que-terao-fabrica-no-pais-criam-
associacao-rival-a-anfavea-imp-,1124213.

2. 2
No Brasil vigora o sistema atributivo3
de direito para o registro de marcas. A
norma está insculpida no artigo 129 da Lei 9.279/96, a Lei da Propriedade Industrial
(LPI). A referida Lei estabelece que a “propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”.
Entretanto, em virtude das convenções internacionais que o Brasil é
signatário, dentre elas a Convenção da União de Paris (CUP) – da qual a própria LPI
incorporou algumas diretrizes – algumas exceções a essa regra estão previstas,
dentre elas, por exemplo, o direito de precedência, tanto do titular nacional quanto
daquele titular membro do referido tratado e suas revisões.
No caso de titulares de marcas estrangeiras, a LPI trata da questão em seu
artigo 126, que incorporou o artigo 6 bis (I) da Convenção da União de Paris. Ambos
tratam da proteção especial concedida à marca notoriamente conhecida e da
possibilidade de nulidade (cancelamento) de registro concedido indevidamente ao
arrepio da proteção especial que lhe é concedida. Cabe citar o referido artigo:
Art. 126 da LPI – A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade
nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção
da Propriedade Intelectual, goza de proteção especial, independentemente
de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. (grifo nosso).
AÇÃO DE NULIDADE OU CANCELAMENTO
Diante desta proteção especial garantida pela CUP e pela LPI, um titular de
uma marca notória com sede em um país membro, ainda que não tenha requerido
pedido de registro no Brasil, poderia ajuizar uma ação de nulidade ou cancelamento
de registros concedidos no Brasil que fossem considerados reprodução ou imitação
da sua marca, desde que comprovada notoriedade da marca junto ao público
pertinente, no território brasileiro. Assim, reza o artigo 6º bis da CUP:
Art. 6º bis da CUP - (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou
invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer
a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio
que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer
confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro
ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já
marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada
para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte
3
Trata-se do sistema escolhido pela maioria dos países em que, em regra, prevalece o direito daquele que
primeiro depositar seu pedido perante o órgão competente.

3. 3
essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de
estabelecer confusão com esta.
NOTORIEDADE ONDE?
A questão é que essa notoriedade deve se dar no próprio país em que se
requer a nulidade, no caso o Brasil. Esse também é o entendimento de Denis Borges
Barbosa4
quando corrobora sua posição ao citar Lélio Denícole Schimidt que, por sua
vez diz:
Se a marca não for notoriamente conhecida no Brasil, a empresa aqui não
poderá invocar a tutela do artigo 6 bis. O vocábulo “nele” constante da
redação deste dispositivo não deixa dúvidas quanto a isso. Portanto, a marca
notoriamente conhecida faz jus à proteção não por já ter sido registrada no
exterior, mas sim por já ter se tornado notoriamente conhecida no Brasil.
A jurisprudência do TRF 2ª Região deixa clara a necessidade de se
comprovar no mercado consumidor nacional a notoriedade da marca estrangeira:
Se não ficou comprovado nos autos a afirmada notoriedade da marca NAIR,
do apelante, perante o mercado consumidor brasileiro, descabido é conferir-
lhe a proteção especial do artigo 6 bis, da Convenção da Unionista de Paris.
(AC 2003.51.01.515735, TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada,
Desembargador André Fontes, DJ 01/12/2009)
E QUAL O PRAZO?
Grande problemática sobre este tema é a questão do prazo em que o titular
do registro estrangeiro, reconhecidamente notório no Brasil, teria para exercer tal
direito. O artigo 6 bis, item 2, da CUP diz que:
Art. 6º bis da CUP - (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco
anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal
marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro
do qual deverá ser requerida a proibição de uso. (grifo nosso)
Ocorre que no Brasil, o prazo prescricional para propor ação para se
declarar a nulidade do registro foi incorporado no seu mínimo e, portanto, também é
de 5 (cinco) anos, contado da data da concessão do registro da marca. Portanto, já na
lei anterior, assim como na atual, o mesmo prazo era previsto:
4
Denis Borges Barbosa: Efeito Extraterritorial das Marcas - Revista da ABPI nº 111- Mar/Abr de 2011- p. 20.

4. 4
Art. 174 da LPI – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a
nulidade do registro, contados da data da concessão. (grifo nosso)
Nesse sentido, Denis Borges Barbosa5
, discorrendo sobre o prazo em que
a pretensão do art. 6 bis pode ser exercida, ratifica o prazo quinquenal como sendo o
acolhido pela legislação nacional, bem como a jurisprudência:
Assim é que, no Direito Brasileiro, assegura-se exatamente o prazo
quinquenal para impugnação das marcas registradas de boa-fé (prazo
esse que é comum para todas as outras ações de nulidade de marca). A
jurisprudência brasileira acolheu, de outro lado, a imprescritibilidade da ação
de nulidade das marcas notórias registradas por terceiros de má fé.
É também esse o entendimento da Desembargadora Federal Liliane Roriz6
ao discorrer sobre o tema em esclarecedor artigo:
A ação de nulidade permite, pois, à pessoa que tem um direito sobre uma
marca, tornar nulo o registro de outra marca colidente com esse seu direito
(artigos 173 e 175 da LPI).
Prescreve ela em cinco anos contados da data da concessão. Esta é a
regra geral contida no artigo 174 da LPI. (grifo nosso)
Porém, há que se notar que para que seja aplicável a regra do prazo
contida no artigo 174 da LPI, acima transcrito, é indispensável a existência de boa-fé
do titular do registro que se pretende anular. Pois, comprovada a má-fé do titular do
registro nacional, aplicar-se-á o disposto no Artigo 6 bis (3) da Convenção da União
de Paris, tornando-se imprescritível a pretensão da ação anulatória7
.
DA ADJUDICAÇÃO
Outra hipótese é a possibilidade da adjudicação da marca registrada ou do
pedido de registro, ou seja, o titular de marca registrada anteriormente noutro país,
signatário da CUP, poderá requerer, judicialmente, para si, o registro que está em
nome de outrem. Esta previsão legal está entabulada no artigo 166 da LPI, bem como
ao 6º septies da CUP, in verbis:
Art. 166 da LPI – O titular de marca registrada em país signatário da
Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial
5
Denis Borges Barbosa: Efeito Extraterritorial das Marcas - Revista da ABPI nº 111- Mar/Abr de 2011- pág. 22.
6
Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida: Imprescritibilidade da Ação Anulatória de Registro de Marca Obtido de
Má Fé – Revista da ABPI nª 80 – Jan/Fev 2006 – pág. 39.
7
Art. 6º bis (3) da CUP. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas
registradas ou utilizadas de má fé.

5. 5
poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial a adjudicação
do registro nos termos do art. 6º septies (I) daquela Convenção.
CUP 6 septies
1) Se o agente ou representante do titular de uma empresa num dos
países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa
marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular
terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o
cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor
do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique
o seu pedido.
2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1,
se opor ao uso da marca pelo seu agente ou representante, se não tiver
autorizado esse uso.
3) As legislação nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável
dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos
no presente artigo.
Mais uma vez é imperioso observar o prazo prescricional para a proposição
da ação de adjudicação de marca e, assim como para a ação de anulação, a má fé do
titular posterior determinará qual o prazo prescricional para ajuizamento da medida.
Se o registro foi adquirido de boa-fé, o prazo prescricional é de 5 (cinco)
anos contados da concessão, tal como o é na ação de nulidade. Isto porque a
adjudicação deve ser requerida, sempre, em precedência ao pedido anulatório, visto
que se o “verdadeiro” titular tem direito à marca, na sua constituição aquisitiva, não
nos parece razoável requerer a nulidade para então requerer o registro mediante
novo, e trabalhoso, processo administrativo. Também esta é a opinião de Denis
Borges Barbosa8
:
Assim como ocorre com o art. 49, relativo às patentes, que afirma a
adjudicatória como pretensão alternativa à nulidade, o art. 166 também,
colocado num capítulo que trata de nulidade, utiliza-se da mesma
forma
9
, ‘poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a
adjudicação do registro’.
Assim, entendemos que aplica-se à adjudicatória o mesmo prazo da
nulidade. (Grifo nosso)
8
Denis Borges Barbosa: Nota sobre a adjudicatória em marcas. 2010 – pág. 10. Disponível em:
grotius.net/arquivos/200/propriedade/nota_adjudicatoria_marcas.pdf. Acesso em 18/01/2014.
9
Nota do original: rt. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris
para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a
adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.

6. 6
Como já mencionado, todos os desdobramentos dos efeitos prescricionais,
tanto da ação de nulidade quanto da ação de adjudicação, estão condicionados à
existência ou não de má-fé por parte do titular posterior (dito “usurpador” da marca
alheia), bem como à falta de autorização para registro da marca em nome próprio.
Portanto, comprovada a má-fé ou a falta de autorização para depósito em
nome próprio (o que presumiria uma má-fé) não há prazo fixado para ajuizamento de
tais ações, uma vez que os atos praticados são nulos de pleno direito.
DA MÁ-FÉ
Neste interim, cumpre conceituar a má-fé. Para isso, recorremos mais uma
vez ao doutrinador Denis Borges Barbosa10
, que citando Bodenhausen aponta:
Má-fé normalmente existe quando a pessoa que registra ou usa a marca em
conflito sabia da marca bem conhecida e presumivelmente pretendia lucrar
com a possível confusão entre esta marca e aquela que tem registrado ou
utilizado.
A má-fé deve ser aferida no momento da apresentação do pedido de
registro, ou seja, no momento aquisitivo do direito. No caso de depósito de pedido
de registro em nome próprio sem autorização a má-fé é presumida, a não ser que haja
alguma justificava contundente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a crescente visibilidade e investimento estrangeiro que o Brasil tem
recebido, mais e mais empresas internacionais têm enxergado o Brasil como potencial
mercado e celeiro de investimento. Entretanto, estes agentes econômicos precisam
de garantias jurídicas que assegurem que um dos seus principais ativos intangíveis, a
marca, seja resguardada em solo tupiniquim, de modo que eles possam trazer toda
sua plataforma de negócios para cá sem o risco de terem que construir suas marcas
do zero. Eis, pois, as medidas que poderão ser adotadas pelos titulares estrangeiros
de marcas famosas aqui no Brasil que tenham suas marcas usurpadas por
requerentes nacionais, quer seja de boa-fé, quer seja de má-fé, desde que atendam
aos requisitos legais e aos prazos prescricionais.
BIBLIOGRAFIA
BARBOSA, Denis Borges. Efeito Extraterritorial das Marcas - Revista da ABPI nº 111-
Mar/Abr de 2011.
10
Denis Borges Barbosa: Efeito Extraterritorial das Marcas - Revista da ABPI nº 111- Mar/Abr de 2011- pág. 23

7. 7
______. Nota sobre a adjudicatória em marcas. 2010. Disponível em:
grotius.net/arquivos/200/propriedade/nota_adjudicatoria_marcas.pdf.
______. Proteção das Marcas uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2008.
ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Imprescritibilidade da Ação Anulatória
de Registro de Marca Obtido de Má Fé – Revista da ABPI nª 80 – Jan/Fev 2006.
IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos: Comentários à
Lei de Propriedade Industrial. 3 ed. Rio de Janeiro : Renovar, 2013.