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QUE AÇÕES PODEM SER TOMADAS PELO TITULAR DE REGISTRO DE MARCA, MEMBRO DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, CONTRA O REPRESENTANTE NACIONAL OU O TITULAR NACIONAL QUE REPRODUZ OU IMITA SUA MARCA?

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QUE AÇÕES PODEM SER TOMADAS PELO TITULAR DE REGISTRO DE MARCA, MEMBRO DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, CONTRA O REPRESENTANTE NACIONAL OU O TITULAR NACIONAL QUE REPRODUZ OU IMITA SUA MARCA?

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O advogado associado Fabiano Desidério e o auxiliar jurídico Walcleber Carafunim atuam na área de Propriedade Intelectual do escritório e juntos analisam as medidas que podem ser adotadas pelo titular de registro de marca, membro da CUP, contra um representante nacional ou titular de registro que reproduziu ou imita sua marca, seja esta de boa ou má fé.

O advogado associado Fabiano Desidério e o auxiliar jurídico Walcleber Carafunim atuam na área de Propriedade Intelectual do escritório e juntos analisam as medidas que podem ser adotadas pelo titular de registro de marca, membro da CUP, contra um representante nacional ou titular de registro que reproduziu ou imita sua marca, seja esta de boa ou má fé.

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  1. 1. 1 QUE AÇÕES PODEM SER TOMADAS PELO TITULAR DE REGISTRO DE MARCA, MEMBRO DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, CONTRA O REPRESENTANTE NACIONAL OU O TITULAR NACIONAL QUE REPRODUZ OU IMITA SUA MARCA? Fabiano Desiderio (*) Walcleber Carafunim (**) O país vive um paradoxo econômico. O empresariado nacional está pessimista com o modelo econômico vigente, em contra mão a esta percepção estão os investidores estrangeiros que desde 2012 vêm injetando capital no mercado. A crença era de que esse investimento caísse em 2014, mas segundo o que alerta José Olímpio Pereria, no “primeiro trimestre, o acumulado dos doze meses ficou em US$64 bilhões”1 o que manteria o patamar do ano passado. Nessa onda de investimentos tivemos, por exemplo, o anúncio da chegada de diversas marcas estrangeiras do setor automobilístico, dentre elas estão várias marcas famosas, tais como BMW, Audi, Jaguar Land Rover, Chery, JAC Motors, entre outras. O valor a ser investido por elas, no total entre instalação e ampliação, deve chegar a R$36 bilhões de reais nos próximos anos.2 O que aconteceria ou acontecerá se estas marcas, já famosas no Brasil tiverem representantes nacionais que detenham o registro das suas marcas e não as queiram devolver? E se titulares nacionais com marcas colidentes àquelas entrantes no mercado as tiverem obtido de boa ou má fé? O que deverão fazer as empresas estrangeiras caso não tenham se resguardado com antecedência? Estas são algumas das questões que tentaremos responder neste breve artigo, sem, contudo, ter a pretensão de esgotar o tema. (*) Fabiano Desiderio Advogado em Ribeirão Preto/SP. Coordenador da Comissão de Direito Imaterial da 12ª Subseção da OAB-SP; Pós-graduado em direito empresarial pela rede LFG/Anhanguera-Uniderp; Especializado em propriedade intelectual e direito marcário pela WIPO e INPI; Gestão para o empreendedorismo inovador pelo INGTEC/FIPASE; Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca – FDF. Contato: fabianodesiderio@gmail.com (**) Walcleber Carafunim é graduando em direito pela Universidade de Ribeirão Preto, atua como assistente jurídico na área de Propriedade Intelectual do escritório Pereira Advogados em Ribeirão Preto. 1 FRIAS, Maria Cristina. Pessimismo interno não impede não impede alto investimento estrangeiro direto. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2014/05/1448936-pessimismo-interno-nao- impede-alto-investimento-estrangeiro-direto.shtml. Acesso em: 09/10/2014. 2 Montadoras investirão R$36 bi nos próximos anos. Disponível em: http://www.metalurgicoscaxias.com.br/index.php/mais_noticias/1417. Acesso em: 09/10/2014. Ver também artigo Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,montadoras-que-terao-fabrica-no-pais-criam- associacao-rival-a-anfavea-imp-,1124213.
  2. 2. 2 No Brasil vigora o sistema atributivo3 de direito para o registro de marcas. A norma está insculpida no artigo 129 da Lei 9.279/96, a Lei da Propriedade Industrial (LPI). A referida Lei estabelece que a “propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”. Entretanto, em virtude das convenções internacionais que o Brasil é signatário, dentre elas a Convenção da União de Paris (CUP) – da qual a própria LPI incorporou algumas diretrizes – algumas exceções a essa regra estão previstas, dentre elas, por exemplo, o direito de precedência, tanto do titular nacional quanto daquele titular membro do referido tratado e suas revisões. No caso de titulares de marcas estrangeiras, a LPI trata da questão em seu artigo 126, que incorporou o artigo 6 bis (I) da Convenção da União de Paris. Ambos tratam da proteção especial concedida à marca notoriamente conhecida e da possibilidade de nulidade (cancelamento) de registro concedido indevidamente ao arrepio da proteção especial que lhe é concedida. Cabe citar o referido artigo: Art. 126 da LPI – A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. (grifo nosso). AÇÃO DE NULIDADE OU CANCELAMENTO Diante desta proteção especial garantida pela CUP e pela LPI, um titular de uma marca notória com sede em um país membro, ainda que não tenha requerido pedido de registro no Brasil, poderia ajuizar uma ação de nulidade ou cancelamento de registros concedidos no Brasil que fossem considerados reprodução ou imitação da sua marca, desde que comprovada notoriedade da marca junto ao público pertinente, no território brasileiro. Assim, reza o artigo 6º bis da CUP: Art. 6º bis da CUP - (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte 3 Trata-se do sistema escolhido pela maioria dos países em que, em regra, prevalece o direito daquele que primeiro depositar seu pedido perante o órgão competente.
  3. 3. 3 essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. NOTORIEDADE ONDE? A questão é que essa notoriedade deve se dar no próprio país em que se requer a nulidade, no caso o Brasil. Esse também é o entendimento de Denis Borges Barbosa4 quando corrobora sua posição ao citar Lélio Denícole Schimidt que, por sua vez diz: Se a marca não for notoriamente conhecida no Brasil, a empresa aqui não poderá invocar a tutela do artigo 6 bis. O vocábulo “nele” constante da redação deste dispositivo não deixa dúvidas quanto a isso. Portanto, a marca notoriamente conhecida faz jus à proteção não por já ter sido registrada no exterior, mas sim por já ter se tornado notoriamente conhecida no Brasil. A jurisprudência do TRF 2ª Região deixa clara a necessidade de se comprovar no mercado consumidor nacional a notoriedade da marca estrangeira: Se não ficou comprovado nos autos a afirmada notoriedade da marca NAIR, do apelante, perante o mercado consumidor brasileiro, descabido é conferir- lhe a proteção especial do artigo 6 bis, da Convenção da Unionista de Paris. (AC 2003.51.01.515735, TRF 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, DJ 01/12/2009) E QUAL O PRAZO? Grande problemática sobre este tema é a questão do prazo em que o titular do registro estrangeiro, reconhecidamente notório no Brasil, teria para exercer tal direito. O artigo 6 bis, item 2, da CUP diz que: Art. 6º bis da CUP - (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. (grifo nosso) Ocorre que no Brasil, o prazo prescricional para propor ação para se declarar a nulidade do registro foi incorporado no seu mínimo e, portanto, também é de 5 (cinco) anos, contado da data da concessão do registro da marca. Portanto, já na lei anterior, assim como na atual, o mesmo prazo era previsto: 4 Denis Borges Barbosa: Efeito Extraterritorial das Marcas - Revista da ABPI nº 111- Mar/Abr de 2011- p. 20.
  4. 4. 4 Art. 174 da LPI – Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da concessão. (grifo nosso) Nesse sentido, Denis Borges Barbosa5 , discorrendo sobre o prazo em que a pretensão do art. 6 bis pode ser exercida, ratifica o prazo quinquenal como sendo o acolhido pela legislação nacional, bem como a jurisprudência: Assim é que, no Direito Brasileiro, assegura-se exatamente o prazo quinquenal para impugnação das marcas registradas de boa-fé (prazo esse que é comum para todas as outras ações de nulidade de marca). A jurisprudência brasileira acolheu, de outro lado, a imprescritibilidade da ação de nulidade das marcas notórias registradas por terceiros de má fé. É também esse o entendimento da Desembargadora Federal Liliane Roriz6 ao discorrer sobre o tema em esclarecedor artigo: A ação de nulidade permite, pois, à pessoa que tem um direito sobre uma marca, tornar nulo o registro de outra marca colidente com esse seu direito (artigos 173 e 175 da LPI). Prescreve ela em cinco anos contados da data da concessão. Esta é a regra geral contida no artigo 174 da LPI. (grifo nosso) Porém, há que se notar que para que seja aplicável a regra do prazo contida no artigo 174 da LPI, acima transcrito, é indispensável a existência de boa-fé do titular do registro que se pretende anular. Pois, comprovada a má-fé do titular do registro nacional, aplicar-se-á o disposto no Artigo 6 bis (3) da Convenção da União de Paris, tornando-se imprescritível a pretensão da ação anulatória7 . DA ADJUDICAÇÃO Outra hipótese é a possibilidade da adjudicação da marca registrada ou do pedido de registro, ou seja, o titular de marca registrada anteriormente noutro país, signatário da CUP, poderá requerer, judicialmente, para si, o registro que está em nome de outrem. Esta previsão legal está entabulada no artigo 166 da LPI, bem como ao 6º septies da CUP, in verbis: Art. 166 da LPI – O titular de marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial 5 Denis Borges Barbosa: Efeito Extraterritorial das Marcas - Revista da ABPI nº 111- Mar/Abr de 2011- pág. 22. 6 Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida: Imprescritibilidade da Ação Anulatória de Registro de Marca Obtido de Má Fé – Revista da ABPI nª 80 – Jan/Fev 2006 – pág. 39. 7 Art. 6º bis (3) da CUP. Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.
  5. 5. 5 poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial a adjudicação do registro nos termos do art. 6º septies (I) daquela Convenção. CUP 6 septies 1) Se o agente ou representante do titular de uma empresa num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu pedido. 2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. 3) As legislação nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo. Mais uma vez é imperioso observar o prazo prescricional para a proposição da ação de adjudicação de marca e, assim como para a ação de anulação, a má fé do titular posterior determinará qual o prazo prescricional para ajuizamento da medida. Se o registro foi adquirido de boa-fé, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos contados da concessão, tal como o é na ação de nulidade. Isto porque a adjudicação deve ser requerida, sempre, em precedência ao pedido anulatório, visto que se o “verdadeiro” titular tem direito à marca, na sua constituição aquisitiva, não nos parece razoável requerer a nulidade para então requerer o registro mediante novo, e trabalhoso, processo administrativo. Também esta é a opinião de Denis Borges Barbosa8 : Assim como ocorre com o art. 49, relativo às patentes, que afirma a adjudicatória como pretensão alternativa à nulidade, o art. 166 também, colocado num capítulo que trata de nulidade, utiliza-se da mesma forma 9 , ‘poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro’. Assim, entendemos que aplica-se à adjudicatória o mesmo prazo da nulidade. (Grifo nosso) 8 Denis Borges Barbosa: Nota sobre a adjudicatória em marcas. 2010 – pág. 10. Disponível em: grotius.net/arquivos/200/propriedade/nota_adjudicatoria_marcas.pdf. Acesso em 18/01/2014. 9 Nota do original: rt. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção.
  6. 6. 6 Como já mencionado, todos os desdobramentos dos efeitos prescricionais, tanto da ação de nulidade quanto da ação de adjudicação, estão condicionados à existência ou não de má-fé por parte do titular posterior (dito “usurpador” da marca alheia), bem como à falta de autorização para registro da marca em nome próprio. Portanto, comprovada a má-fé ou a falta de autorização para depósito em nome próprio (o que presumiria uma má-fé) não há prazo fixado para ajuizamento de tais ações, uma vez que os atos praticados são nulos de pleno direito. DA MÁ-FÉ Neste interim, cumpre conceituar a má-fé. Para isso, recorremos mais uma vez ao doutrinador Denis Borges Barbosa10 , que citando Bodenhausen aponta: Má-fé normalmente existe quando a pessoa que registra ou usa a marca em conflito sabia da marca bem conhecida e presumivelmente pretendia lucrar com a possível confusão entre esta marca e aquela que tem registrado ou utilizado. A má-fé deve ser aferida no momento da apresentação do pedido de registro, ou seja, no momento aquisitivo do direito. No caso de depósito de pedido de registro em nome próprio sem autorização a má-fé é presumida, a não ser que haja alguma justificava contundente. CONSIDERAÇÕES FINAIS Com a crescente visibilidade e investimento estrangeiro que o Brasil tem recebido, mais e mais empresas internacionais têm enxergado o Brasil como potencial mercado e celeiro de investimento. Entretanto, estes agentes econômicos precisam de garantias jurídicas que assegurem que um dos seus principais ativos intangíveis, a marca, seja resguardada em solo tupiniquim, de modo que eles possam trazer toda sua plataforma de negócios para cá sem o risco de terem que construir suas marcas do zero. Eis, pois, as medidas que poderão ser adotadas pelos titulares estrangeiros de marcas famosas aqui no Brasil que tenham suas marcas usurpadas por requerentes nacionais, quer seja de boa-fé, quer seja de má-fé, desde que atendam aos requisitos legais e aos prazos prescricionais. BIBLIOGRAFIA BARBOSA, Denis Borges. Efeito Extraterritorial das Marcas - Revista da ABPI nº 111- Mar/Abr de 2011. 10 Denis Borges Barbosa: Efeito Extraterritorial das Marcas - Revista da ABPI nº 111- Mar/Abr de 2011- pág. 23
  7. 7. 7 ______. Nota sobre a adjudicatória em marcas. 2010. Disponível em: grotius.net/arquivos/200/propriedade/nota_adjudicatoria_marcas.pdf. ______. Proteção das Marcas uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. Imprescritibilidade da Ação Anulatória de Registro de Marca Obtido de Má Fé – Revista da ABPI nª 80 – Jan/Fev 2006. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos: Comentários à Lei de Propriedade Industrial. 3 ed. Rio de Janeiro : Renovar, 2013.

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