O documento descreve um recurso de apelação interposto pelo Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil contra decisão judicial que julgou parcialmente procedente ação movida pelo Supremo Conselho da Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil. O recurso defende que o registro das marcas Demolay pertence legitimamente ao apelante e não houve fundamento legal para a decisão de nulidade dos registros e condenação ao pagamento de indenização.

1. ______________________________________________________________________________________________
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.
Processo nº 0030223-09.2007.4.01.3400 (2007.34.00.030361-6)
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL, pessoa
jurídica de Direito Privado, já qualificada nos autos da reconvenção e da ação
cominatória c/c perdas de danos em epígrafe, promovida por SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL, também já qualificado, se colocando como representante de
DEMOLAY INTERNATIONAL, corporação americana não qualificada na inicial,
vem respeitosamente à honrosa presença de Vossa Excelência, por seu advogados que
a esta subscrevem, interpor, tempestivamente,
RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
no prazo legal, para o Egrégio TJDF, para o que, solicita que Vossa Excelência o
receba e determine o seu processamento e envio àquela Egrégia Corte, onde
certamente será conhecido e provido, requerendo a juntada do incluso comprovante
de pagamento de preparo.
Termos em que, pede e espera deferimento.
De Campo Grande, MS, para Brasília, DF, em 09 de setembro de 2011.
Danny Fabrício Cabral Gomes
Advogado (OAB/MS 6.337)
Renan Cesco de Campos
Advogado (OAB/MS 11.660)
Vinicius de Figueiredo Teixeira
Advogado (OAB/DF 19.680)
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1ª REGIÃO.
Apelante:
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O
BRASIL
Apelado:
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, auto-intitulado
como representante de DEMOLAY INTERNATIONAL
Ação originária:
Processo n.º 0030223-09.2007.4.01.3400
Vara originária:
8ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal
ÍNCLITOS PARES JULGADORES:
DA TEMPESTIVIDADE:
Preambularmente, se verifica a absoluta tempestividade do presente recurso, haja
vista que a decisão que negou provimento aos embargos declaratórios opostos pelo apelante foi
publicada em 26/08/2011 (sexta-feira), iniciando-se a contagem de prazo em 29/08/2011
(segunda-feira) e encerrando-se o prazo recursal em 12/09/2011.
I – UM BREVE HISTÓRICO:
1.
– Ingressou o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, alegando atuar na qualidade de representante da
organização estrangeira DEMOLAY INTERNATIONAL, com ação cominatória c/c perdas e
danos alegando e requerendo, em síntese, que:
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i)
a DeMolay International seria sucessora legal do Supremo Conselho Internacional da
Ordem DeMolay, sediado nos Estados Unidos da América, e proprietária das marcas ―DeMolay‖;
ii)
o Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay, desde 1952, criou e registrou as
marcas nominativa e figurativa ―DeMolay‖ junto ao Escritório de Marcas e Patentes dos Estados
Unidos;
iii)
em 1984 este Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay teria autorizado o
Requerido a fabricar e comercializar no Brasil os produtos da marca DeMolay, segundo Contrato
Mútuo de Reconhecimento e Relações Fraternais, que vinculava e obrigava o Supremo Conselho
da Ordem DeMolay para o Brasil a garantir e respeitar integralmente os direitos de marcas de
domínio do primeiro;
iv)
também segundo tal pacto, o Requerido reconhecia o domínio do Supremo Internacional
sobre as aludidas marcas e seus respectivos elementos indicativos, comprometendo-se a guardar,
respeitar e assegurar tais direitos;
v)
em 23/07/1996 o Requerido depositou e em 23/03/1999 obteve o registro no INPI da
marca nominativa ―DeMolay‖, e na data de 15/04/1999 depositou e em 13/06/2006 obteve o
registro da marca figurativa ―DeMolay‖, e que tais registros de marcas teriam contrariado a lei, os
costumes, a ética e cláusulas do contrato firmado, além da boa-fé;
vi)
em fevereiro de 2004 a DeMolay International teria rescindido o referido contrato por
sistemáticas violações de cláusulas por parte do Requerido, dentre as quais: comercialização de
produtos e marcas além das fronteiras do Brasil, ausência de prestação de contas dos negócios
envolvendo comercialização de produtos e marcas, e obtenção de registros das marcas de
propriedade da instituição americana junto ao INPI;
vii)
em 21 de agosto de 2004 o Requerente teria passado a representar no Brasil os interesses,
marcas e produtos de propriedade da DeMolay International, através de acordo e documento de
licença, nos quais constaria exclusividade na condução dos assuntos de interesse no Brasil, de
comercialização e representação das marcas e direitos autorais e intelectuais e autorização para
uso e proteção de toda a propriedade intelectual do DeMolay International;
viii) a despeito disso, afirma que o requerido teria continuado agindo ilicitamente, se fazendo
passar pro representante da DeMolay International, suposta sucessora do Supremo Conselho
Internacional da Ordem DeMolay, causando, assim, prejuízo financeiro e à imagem da
instituição;
ix)
a Justiça de Mato Grosso do Sul teria reconhecido o requerente como legítimo
representante dos interesse da DeMolay International no Brasil;
x)
como os registros obtidos pelo Requerido teriam sido efetivados de má-fé, seria
imprescritível o pedido de nulidade;
xi)
a conduta do Requerido teria provocado danos morais e materiais;
xii)
por fim, requereu o deferimento de liminar para suspensão/cancelamento de registro junto
ao INPI e cominada obrigação de não fazer ao primeiro Requerido e, ao final, pugna pela
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procedência do pleito para confirmar os pedidos liminares, cancelamento do registro do
Requerido e obrigação do INPI de registro em nome de DeMolay International, além de pugnar
por condenação a reparação de danos morais e materiais.
2.
– Contra o pleito de tal absurdidade, apresentou a Apelante sua contestação e
reconvenção, com razões de fato e direito carreadas de documentos, tendo requerido a produção
de prova, protestando expressamente, tanto na peça de contestação como na reconvenção por
―provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos sem exceção de qualquer, em especial
pelo depoimento pessoal do representante legal do Requerente sob pena de confesso, prova
testemunhal, pericial e juntada de novos documentos‖.
3.
– A defesa do Apelante trouxe, dentre outras razões:
DOS FATOS:
– Resumo histórico;
– Da extinção do Supremo Conselho Internacional;
– Do depósito no INPI;
– Do surgimento e conduta do requerente;
– Da ausência de sucessão e da ilegitimidade da entidade ―demolay international‖ como
instituição com poderes e direitos sobre a marca demolay no brasil;
– Da extinção da intituição denominada DEMOLAY INTERNATIONAL, logo, da inexistência de
titular da marca DEMOLAY registrado nos Estados Unidos da América;
– Impugnação aos documentos trazidos pelo autor;
DO DIREITO:
Preliminares:
– Ausência de pressuposto para o processamento regular do processo;
– Carência da ação por ilegitimidade ativa ad causam, da falta de autorização e defeito de
representação;
– Carência da ação por ausência de interesse de agir;
– Inépcia da inicial;
– Da ausência de caução e descumprimento das obrigações legais para adquirir capacidade para
estar em juízo;
– Do direito aplicável à espécie e da inexistência de Competência do reconhecimento da marca
notoriamente conhecida.
Prejudicial de mérito - Prescrição
DO MÉRITO:
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– Da autonomia e soberania do Apelante e total improcedência da ação;
– Da ausência de suposto titular marca conflitante;
– Do registro no INPI e da proteção legal ao requerido;
– Do direito de anterioridade;
– Dos direitos autorais e do depósito na biblioteca nacional – da limitação do pedido;
– Impugnação aos pedidos de danos materiais, morais e de antecipação de tutela jurisdicional.
4.
– Desta forma, pleiteou em sua reconvenção ser detentor da propriedade intelectual em
território brasileiro da marca “DeMolay” e de suas diferentes variações e visando:
i)
compelir o Apelado a se abster de utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, a marca e o
brasão DEMOLAY e da utilização, reprodução e publicação ilegal de obras em detrimento de direitos
autorais do Reconvinte, e, por conseqüência, obrigar o Reconvindo a promover a alteração de seu
nome e de seus subordinados, retirando dele tal expressão e
substituindo-a
por outra
inconfundível com a denominação ―DeMolay‖, que caracteriza o nome comercial do
Reconvinte e marca anteriormente registrada junto ao INPI;
ii) também compelir o Apelado a se abster do uso, sob qualquer forma e pretexto, de todas as
entidades por esta Ordem instituídas, e as quais são derivadas e fazem alusão direta à marca
DeMolay ou ao brasão DEMOLAY ou à marca ―CAPÍTULO DEMOLAY‖, bem como dos
materiais cujos direitos autorais pertencem ao Reconvinte;
iii) buscar e apreender, com base no artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n°
9.279/96), e na lei que regula os direitos autorais, no endereço do Apelado, todos e quaisquer
materiais contendo as marcas de propriedade do Reconvinte, conforme comprovam os certificados
de registro de sua titularidade anexos;
iv) liminar para sustação imediata da violação praticada pelo Reconvindo está assentada na regra
do art. 209, § 1° e § 2° da lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96 de 14.05.96);
v) proibir, liminarmente, até o julgamento do mérito da presente ação, o uso por parte do
Reconvindo da marca ―DeMolay‖ e de suas entidades, como aqui discriminadas, bem como a se
abster de toda e qualquer utilização daquela expressão ou outra com ela confundível, inclusive de
domínios de internet e a criação e filiação de Capítulos da Ordem DeMolay, sob pena de
pagamento de multa diária por ofensa aos direitos marcários na hipótese de descumprimento do
preceito;
vi) a reparação por perdas e danos em razão da utilização indevida da marca ―DeMolay‖ em
território brasileiro, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigos 208, 209 e 210
da Lei da Propriedade Industrial, e a cessação definitiva do uso da marca “DeMolay” pelo
Reconvindo.
5.
– A despeito de todas as razões de fato e de direito do apelante, além dos documentos
carreados, que comprovam a) a extinção da pessoa jurídica DeMolay International; b) a
anterioridade do registro de marca brasileiro; c) a inexistência de sucessão legal e
diversidade de pessoas jurídicas entre o Supremo Conselho Internacional e DeMolay
International; d) ausência de submissão do Apelante ao DeMolay International; e)
irrevogabilidade do acordo de mútuo reconhecimento, autonomia e soberania; a ação foi
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julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade dos registros das marcas promovidas pelo ora
Apelante junto ao INPI e condenando-o ao pagamento de indenização do importe de R$ 200.000,00:
― SENTENÇA
I – Relatório
O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY PARA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (representante da DEMOLAY INTERNACIONAL)
ajuizou Ação Ordinária contra o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DeMOLAY
PARA O BRASIL e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
INPI, onde pretende obter o ―cancelamento ou a nulidade definitiva do registro das marcas
“DeMolay”, nominativa e figurativa, em nome do Requerido SUPREMO CONSELHO DA
ORDEM DeMOLAY PARA O BRASIL‖ (fl. 28), dentre outras providências.
Alega que em 09/05/1984 autorizou o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DEMOLAY PARA O BRASIL a fabricar e comercializar os produtos da marca DeMOLAY,
através de um contrato rescindido em 04/02/2004.
Diz que o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL
depositou (em 23/07/1996) e obteve o registro (em 23/03/1999) da marca nominativa
DeMOLAY junto ao INPI. Diz, ainda, que o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DEMOLAY PARA O BRASIL depositou (em 15/04/1999) e obteve o registro (em
13/06/2006) da marca figurativa DeMOLAY junto ao INPI.
Sustenta que os referidos pedidos de registros das marcas DeMOLAY contrariaram os
costumes, a ética e as cláusulas do contrato de mútuo, violaram a Convenção da União de
Paris, a Lei de Propriedade Industrial e os princípios da boa-fé e da função social.
Requer o ―cancelamento ou a nulidade definitiva do registro das marcas “DeMOLAY”,
nominativa e figurativa, em nome do Requerido SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DEMOLAY PARA O BRASIL‖ (fl. 28); que se imponha ao SUPREMO CONSELHO DA
ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL “a obrigação de não fazer, ou seja, proibi-lo de
praticar, doravante, quaisquer atos de comércio ou se apresentar como representante das
marcas e dos interesses da DeMOLAY INTERNATIONAL para o Brasil” (fl. 28); que se
imponha ao INPI “registrar as marcas “DeMOLAY” em nome de DeMOLAY
INTERNATIONAL” (fl. 29); além da condenação do SUPREMO CONSELHO DA
ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL em danos morais e patrimoniais.
Apresentou a documentação de fls. 30/174 e 181/257, que foi juntada aos autos.
Citado, o INPI contestou em 07 de novembro de 2007 (fls. 261/263), dizendo que o autor
não possui razão. Informa que o autor impugnou o registro da marca figurativa (brasão),
mediante processo administrativo de nulidade, e que já há manifestação no processo
favorável ao seu pedido, no sentido de não restar dúvida quanto à apropriação indevida das
marcas pela ré (fl. 263). Para o INPI, se pode verificar “que o direito do autor não foi e não
está sendo resistido pelo INPI” (fl. 263). Diz, entretanto, que o autor não apresentou
impugnação do registro da marca nominativa DEMOLAY (fl. 262).
Apresentou a documentação de fls. 264/1.726, que foi juntada aos autos.
Citado, o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL
ajuizou Reconvenção contra o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY
PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL em 08 de fevereiro de 2008 (fls.
1.728/1.789), acompanhada da documentação de fls. 1.790/1.807, que também foi juntada aos
autos. Pretende “compelir o Reconvindo a se abster de utilizar, sob qualquer forma ou
pretexto, a marca e o brasão DEMOLAY e da utilização, reprodução e publicação ilegal de
obras em detrimento de direitos autorais do Reconvinte, e, por consequência, obrigar o
Reconvindo a promover a alteração de seu nome e de seus subordinados, reiterando dele tal
expressão e substituindo-a por outra inconfundível com a denominação “DeMolay”, que
caracteriza o nome comercial do Reconvinte e marca anteriormente registrada junto ao
INPI” (fl. 1.731); “também compelir o Reconvindo a se abster do uso, sob qualquer forma
ou pretexto, de todas as entidades por esta Ordem instituídas, e as quais são derivadas e
fazem alusão direta à marca DeMolay ou ao brasão DEMOLAY ou à marca “CAPÍTULO
DEMOLAY‖, bem como dos materiais cujos direitos autorais pertencem ao Reconvinte” (fl.
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1.731), além da busca e apreensão de “todos e quaisquer materiais contendo as marcas de
propriedade do Reconvinte” (fl. 1.731)
Alega que ―possui o registro junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, e é o detentor exclusivo da propriedade intelectual no território brasileiro da
marca “DEMOLAY”, depositado em 23 de julho de 1996 e concedido em 23 de março de
1999, sob o n° 819387193, e de suas diferentes variações, e, ainda, da marca “CAPÍTULO
DEMOLAY”, depositado em 15 de dezembro de 1998 e concedido em 07 de fevereiro de
2006, sob o n° 821280155, pelo o que lhe garante a propriedade e uso exclusivo das
referidas marcas em todo o território nacional‖ (fl. 1.732). Também alega que ―registrou no
INPI sob o n° 821561910 a marca figurativa com o brasão, cujo depósito é datado de 15 de
abril de 1999 e concessão em 13 de junho de 2006” (fl. 1.732). Defende, assim, a sua
exclusividade no uso das referidas marcas no território nacional. Entretanto, diz que ―os
Reconvindo em conluio está utilizando ilegalmente a marca de propriedade exclusiva do
Reconvinte em território nacional para auferir lucro, seja na venda de produtos, seja na
realização de eventos utilizando o nome DEMOLAY, de sua exclusiva propriedade, o que
também fere gravemente seus direitos autorais” (fl. 1.733).
Diz que ―é autônomo e soberano no Brasil, tendo-lhe sido cedidos todos os direitos
concernentes à DeMolay no país, nisso incluindo as marcas e obras, cujo dever de guarda se
lhes impôs” (fl. 1.735), e que ―o registro da marca efetuado em 1952 (...) encontra-se
cancelado (...), sendo que o denominado DeMolay International apenas obteve o registro de
marca no ano de 2003” (fl. 1.735).
Prossegue dizendo que ―o Supremo Conselho Internacional abdicou de seus poderes
concernentes, em território brasileiro, ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o
Brasil”, após ter “votada a criação do estabelecimento do Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para o Brasil”, e entregue a ―Carta Consecutiva do Supremo Conselho da Ordem
DeMolay para o Brasil” (fl. 1.736).
O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL se manifestou sobre as defesas e a reconvenção em 03 de
março de 2008 (fls. 1.810/1.825). Requereu, preliminarmente, o desentranhamento de ―todos
os documentos revelados dos ritos e da liturgia seguidos pelos membros da Maçonaria‖ (fl.
1.811/1.812). Em suma, diz que o Conselho Internacional da Ordem Demolay criou o
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA DO
BRASIL, que passou ―a representar, aqui, os interesses da Demolay Internacional” (fl.
1.814). Afirma que ―os contratos reafirmam as cláusulas de resguardo do domínio da marca
Demolay para a Demolay Internacional/Supremo Conselho Internacional da Ordem
Demolay” (fl. 1.814). Diz que no contrato de mútuo assinado entre o Supremo Conselho
Internacional da Ordem Demolay e o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY
PARA O BRASIL, este se comprometeu “a ser governado pelo Supremo Conselho
Internacional da Ordem Demolay” e a preservar e proteger perpetuamente as sagradas
marcas Demolay (fl. 1.818), e que ―a marca Demolay e a Demolay Internacional são marcas
e instituições notoriamente conhecidas que buscam a realização de ideais reverenciados no
mundo inteiro e por isso não podemser usurpadas ou apropriadas indevidamente” (fl.
1.820).
O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
DEFERATIVA DO BRASIL impugna a autenticidades dos documentos juntados às fls.
1.790/1.801.
O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL diz que há no INPI ―cinco processos envolvendo as Marcas
da Ordem Demolay” (fl. 1.822).
Restou frustrada a tentativa de conciliação das partes em audiência realizada no dia 14 de
abril de 2009 (fls. 2.186/2.187).
O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL apresentou contestação à Reconvenção em 18 de fevereiro de
2010 (fls. 1.790/1.801). Em síntese, repisa tudo quanto já alegado anteriormente, dizendo que
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“os depósitos e registros se realizaram de forma ilícita” pelo réu, que “usurpou direitos,
apropriando-se, indevidamente, das marcas e produtos Demolay” (fl. 2.314).
II – Fundamentação
Da ação originária
Possui razão o autor. Isso porque o caso dos autos revela um inequívoco caso de
apropriação indevida de marcas.
O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL provou ter o Conselho Internacional da Ordem Demolay
celebrado contrato de mútuo (fls. 201/204) com o então criado SUPREMO CONSELHO
DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL, em 12 de abril de 1985. Através deste
instrumento, o Conselho Internacional da Ordem Demolay renunciou em favor do
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL ―a própria
autoridade do Supremo Conselho Internacional” nos “assuntos relativos às administração
da Ordem DeMolay no Brasil (fl. 201. Entretanto, o instrumento estabeleceu algumas
restrições, e o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL
concordou ―em ser governado, em proteger e perpetuamente observar: As Sagradas Marcas
da Ordem DeMolay” (fl. 201).
Ocorre que o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL,
como ele mesmo informa, requereu o registro junto ao INPI da marca DEMOLAY, a partir de
depósito realizado em 23 de julho de 1996, com concessão em 23 de março de 1999 (sob o n°
819387193). Requereu também o registro de suas diferentes variações, e, ainda, da marca
CAPÍTULO DEMOLAY, com depósito em 15 de dezembro de 1998 e concessão em 07 de
fevereiro de 2006 (sob o n° 821280155). O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DEMOLAY PARA O BRASIL também diz que ―registrou no INPI sob o n° 821561910 a
marca figurativa com o brasão, cujo depósito é datado de 15 de abril de 1999 e concessão
em 13 de junho de 2006” (fl. 1.732).
Pois bem. É a licitude/regularidade desses registros que se discute na presente ação. O
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL entende que tais
registros lhe garantem ―a propriedade e uso exclusivo das referidas marcas em todo o
território nacional” (fl. 1.732). O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY
PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, de sua parte, entende que ―os
depósitos e registros se realizaram de forma ilícita” pelo réu, que “usurpou direitos,
apropriando-se, indevidamente, das marcas e produtos Demolay” (fl. 2.314).
A solução dessa querela é obtida mediante a análise de toda a documentação trazida aos
autos pelas partes. A partir dela, verifico que tais registros não poderiam ter sido feitos, pois
ofenderam o direito de propriedade sobre tais marcas, de titularidade da DeMolay
International, e cuja exploração, no país, está sob a responsabilidade do autor SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
A DeMolay International é uma entidade antiga e criadora das marcas e da liturgia
utilizadas nas suas atividades, cujos registros remontam à década de 1950 do século passado.
Através do contrato de mútuo referido, passou para o seu parceiro brasileiro a autoridade para
os assuntos relativos à administração da Ordem no país. Ora, essa autoridade para os
assuntos relativos à administração da Ordem no país em nada tem a ver com a cessão
definitiva de direitos sobre as marcas, que dependeria de uma cessão de direitos para fins de
exploração das marcas, o que não ocorreu, conforme comprovam os documentos trazidos por
todos. Essa autoridade, diga-se, diz respeito ao caráter hierárquico presente nas relações e
solenidades da entidade, próprio da maçonaria, e que não se confunde com a cessão do
patrimônio da entidade maior, que foi enfática quanto às permissões que passou para o
conselho criado para o Brasil, sem envolver a transferência de direitos de exploração de suas
marcas e sinais.
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Assim, os registros promovidos pela ré esbarram no Artigo 6 bis 1 da Convenção da
União de Paris1, que estabelece que ―Os países da União comprometem-se a recusar ou
invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, que a pedido do
interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução,
imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade
competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como
sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para
produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca
constitui reprodução de marca notoriamente conhecida o imitação suscetível de estabelecer
confusão com esta”.
Como se tratam das mesmas marcas, cujo uso estava autorizado durante a vigência do
contrato de mútuo, o caso é de nulidade dos registros, nos termos do artigo 165 da Lei n°
9.279/96, que diz que ―É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições
desta Lei”. Isso porque a DeMolay International é a titular atual das marcas e também o era
quando dos pedidos de registros formulados pela ré, nos termos do artigo 129 da Lei de
Propriedade Industrial, e teve o seu direito violado. Houve, sim, portanto, a tentativa de
usurpação dos direitos do autor.
Cumpre esclarecer que a Lei de Propriedade Industrial, quando da sua edição, reproduziu
uma regra da legislação de regência da proteção das marcas, que estendia aos estrangeiros a
proteção de suas marcas (artigo 3º). Além disso, a Lei n° 9.279/96 também estabeleceu que
―O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris
para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de
ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º, septies (1) daquela
Convenção” (artigo 166). Isso completa, assim, o conjunto normativo de regência da
produção das marcas do autor, não deixando dúvidas acerca do seu direito e da necessidade
de cancelamento dos registros promovidos pela ré, porque nulos.
Registre-se que o INPI vem construindo um posicionamento administrativo nesse mesmo
sentido. Na manifestação datada de 04 de outubro de 2007 (DIRMA / DIMAR II – INPI n°
52400.003561/07, o INPI diz que “a pretensão da autora merece acolhida, uma vez que se
trata, de identidade com as marcas da DeMolay International, em seu país de origem”, e que
“podemos concluir, que o rú era “licenciado” para comercializar as marcas de propriedade
do Supremo Conselho Internacional da Ordem DeMolay (antecessor da DeMolay
International), e não para registrá-las em seu nome” (fl. 1.982). Prossegue alertando que “O
que não se pode esquecer é que, a licença de marcas é mera autorização de uso de um sinal,
não devendo resultar em apropriação ou posse da marca” (fl. 1.983).
Diante disso tudo, impõe-se o acolhimento parcial das pretensões do autor, devendo ser
declarada a nulidade dos registros das marcas ―DeMolay‖, nominativa e figurativa, em nome
do Requerido SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL.
Fica o réu SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL proibido
de praticar, doravante, quaisquer atos de comércio ou se apresentar como representante das
marcas e dos interesses da DeMOLAY INTERNATIONAL para o Brasil.
Quanto ao pedido de que se imponha ao INPI ―registrar as marcas “DeMOLAY” em
nome de DeMOLAY INTERNATIONAL” (fl. 29), rejeito, pelo fato de o INPI não ter
cometido qualquer irregularidade, ficando aberta, entretanto, a possibilidade de os
interessados requererem os seus registros perante o Instituto.
Os danos materiais e morais ocorreram, podendo-se presumi-los da utilização nãoautorizada das marcas por mais de 6 anos. Fixo a indenização a ser paga pelo SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL ao autor em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).
Da reconvenção
1
A Convenção da União de Paris foi aceita pelo Brasil desde a sua redação original, através do Decreto Imperial n°
9.233/1884. Atualmente, vige a redação incorporada ao direito interno através dos Decretos n°s 75.572/1975 e
635/1992, com as alterações consolidadas na chamada Revisão de Estocolmo de 1967.
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A reconvenção proposta pelo SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY
PARA O BRASIL não merece prosperar, pelas mesmas razões já postas em relação à ação
proposta pelo SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, em que a reconvinte figura como ré.
O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL provou ser o titular da marca há muitas décadas e que nunca
cedeu em definitivo as suas marcas para o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DEMOLAY PARA O BRASIL, que foram registradas no INPI contrariando as leis de
proteção da propriedade industrial.
Por tais razões, a suas pretensões de ―compelir o Reconvindo a se abster de utilizar, sob
qualquer forma ou pretexto, a marca e o brasão DEMOLAY e da utilização, reprodução e
publicação ilegal de obras em detrimento de direitos autorais do Reconvinte, e, por
consequência, obrigar o Reconvindo a promover a alteração de seu nome e de seus
subordinados, retirando dele tal expressão e substituindo-a por outra inconfundível com a
denominação “DeMolay”, que caracteriza o nome comercial do Reconvinte e marca
anteriormente registrada junto ao INPI” (fl. 1.731); de ―compelir o Reconvindo a se abster
do uso, sob qualquer forma ou pretexto, de todas as entidades por esta Ordem instituídas, e
as quais são derivadas e fazem alusão direta à marca DeMolay ou ao brasão DEMOLAY ou
à marca “CAPÍTULO DEMOLAY”, bem como dos materiais cujos direitos autorais
pertencem ao Reconvinte” (fl. 1.731), além da busca e apreensão de ―todos e quaisquer
materiais contendo as marcas de propriedade do Reconvinte” (fl. 1.731), não podem
prosperar, tendo em vista que não figura perante a lei como o titular das marcas de que busca
proteção, de modo que seus pedidos não possuem amparo fático-legal.
III – Dispositivo
Do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS do SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL perante o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O
BRASIL e o INPI, declarando a nulidade dos registros das marcas promovidas pelo réu junto
ao INPI, na forma da fundamentação, e condenando o SUPREMO CONSELHO DA
ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL ao pagamento de indenização do importe de R$
200.000,00, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. I,
do CPC.
Quanto à Reconvenção, REJEITO OS PEDIDOS, e extingo o processo, com resolução
de mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC.
Condeno o réu-reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios de sucumbência, os quais, atendidas as regras contidas no art. 20, §4º, do CPC,
arbitro, levando em conta as circunstâncias constantes nas letras a a c do §3º do referido
dispositivo, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O INPI não deverá arcar com os ônus da sucumbência, pois, embora tenha figurado como
réu e esteja vinculado ao comando sentencial por força da função que exerce de ente público
responsável pelos registros industriais, a sua participação no processo na qualidade de réu
deveu-se apenas e tão somente ao fato de ter procedido ao registro, suja dinâmica, é preciso
reconhecer, não faz recair sobre o Instituto qualquer ilicitude, pois as irregularidades dos
registros muitas das vezes aparecem tardiamente, sem que seja possível ao INPI verificar de
maneira antecipada todos os seus termos.
Tendo sido declarada a nulidade dos registros junto ao INPI, impõe-se o reexame
necessário.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Salvador, 15 de julho de 2011.
Leonardo Tochetto Pauperio
Juiz Federal Substituto da 4ª Vara da Bahia‖
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6.
– Por entender a Apelante que a v. decisão, permissa maxima venia, foi omissa, obscura e
contraditória, interpôs embargos de declaração, que foram simplesmente rejeitados, nos seguintes
termos:
―PROCESSO Nº 2007.34.00.030361-6
CLASSE 1.900:
AÇÃO ORDINÁRIA/OUTRAS
EMBARGANTE:
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O
BRASIL
EMBARGADA:
SENTENÇA DE FLS. 2378/2388
SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da sentença de fls.
2378/2388, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e
improcedente a reconvenção, sob a alegação de omissões, obscuridades e contradições no
comando sentencial.
É o relatório. DECIDO.
Não verifico a presença dos vícios apontados. O entendimento do juízo foi
manifestado no ato decisório ora embargado, tendo sido devidamente fundamentado.
Cabe esclarecer que ―O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um
todos os seus argumentos‖, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo
(RJTJESP 115/207).
Dessa forma, o princípio do livre convencimento motivado (art. 131 do CPC)
justifica que não sejam examinados os dispositivos que, para a parte, possam parecer
relevantes, mas que, para o julgador, constituem questões superadas pelas razões que
fundamentam seu julgamento (EDAC 2001.01.99.045825-3/GO, Rel. Desembargador
Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.277 de 28/05/2010).
Entendo que, na verdade, o que se infere da manifestação recursal em exame
é a insistência da parte em ver reapreciada a causa, o que não é possível em sede de embargos
de declaração.
Com tais considerações, conheço dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes
provimento, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de fls.
2378/2388, mantendo-a tal como se acha lavrada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Brasília, 19 de agosto de 2011.‖
7.
– É contra essas decisões que se insurge o Recorrente, haja vista a manifesta negativa de
prestação jurisdicional, cerceamento de defesa, e de no mérito o julgador ter se equivocado tanto
acerca da necessidade de produção de provas para melhor esclarecimento da realidade dos fatos,
assim como quanto à verdade e a correta aplicação da lei vigente, conforme resta demonstrado a
seguir.
II – DAS RAZÕES DE RECURSO:
8.
– Antes da completa apreciação do recurso de apelação, deve-se dialeticamente observar
os fundamentos da decisão ora vergastada, face a todas as questões acima apontadas.
9.
– Conforme se verifica, para chegar a sua conclusão, a sentença atacada, trazendo
manifesta confusão e contradição de argumentos quanto a seus entendimentos de quem seria o
titular de direitos pleiteados na ação, ora apontando o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
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DEMOLAY PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL e ora o DEMOLAY
INTERNATIONAL, apenas sustentou que:
- O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL teria provado ter o Conselho Internacional da Ordem Demolay
celebrado contrato de mútuo com o Apelante SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DEMOLAY PARA O BRASIL;
- O CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM DEMOLAY renunciou em favor do
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL ―a própria autoridade
do Supremo Conselho Internacional” nos “assuntos relativos às administração da Ordem
DeMolay no Brasi”;
- Que tal instrumento seria um contrato de mútuo, que teria estabelecido restrições e que o
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL teria concordado em
ser governado e em proteger e perpetuamente observar: As Sagradas Marcas da Ordem DeMolay;
- A autoridade conferida para os assuntos relativos à administração da Ordem no país em nada
teria a ver com a cessão definitiva de direitos sobre as marcas;
- O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL realizou diversos
registros das marcas Demolay e, se tratando a presente discussão da licitude/regularidade desses
registros, tais registros não poderiam ter sido feitos, pois teriam ofendido o direito de propriedade
das marcas de titularidade da DEMOLAY INTERNATIONAL, e cuja exploração, no país,
estaria sob a responsabilidade do autor SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY
PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL;
- houve tentativa de usurpação dos direitos do autor Apelado, que os registros promovidos pela ré
Apelante esbarrariam no Artigo 6 bis 1 da Convenção da União de Paris2, e que o caso seria de
nulidade dos registros, nos termos do artigo 165 da Lei n° 9.279/96;
- A DEMOLAY INTERNATIONAL seria a titular atual das marcas e também o era quando dos
pedidos de registros formulados pela ré, nos termos do artigo 129 da Lei de Propriedade
Industrial, e teve o seu direito violado. Houve, sim, portanto, a tentativa de usurpação dos direitos
do autor;
- DEMOLAY INTERNATIONAL seria uma entidade antiga e criadora das marcas e da liturgia
utilizadas nas suas atividades, cujos registros remontam à década de 1950 do século passado;
- Os danos materiais e morais teriam ocorrido, podendo-se presumi-los da utilização nãoautorizada das marcas por mais de 6 anos. Fixo a indenização a ser paga pelo SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL ao autor em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).
10.
– Observa-se, pois, que o fundamento da sentença é todo sobre a suposta titularidade de
direito de marca da DEMOLAY INTERNATIONAL, ignorando todas as questões preliminares,
prejudiciais, datas dos registros e correta aplicação da lei ao caso.
11.
– Manifestos no caso, a negativa de prestação jurisdicional, o cerceamento de defesa e o
equívoco da decisão que deturpou a realidade dos fatos para alcanças a conclusão.
2
A Convenção da União de Paris foi aceita pelo Brasil desde a sua redação original, através do Decreto Imperial n°
9.233/1884. Atualmente, vige a redação incorporada ao direito interno através dos Decretos n°s 75.572/1975 e
635/1992, com as alterações consolidadas na chamada Revisão de Estocolmo de 1967.
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II.a – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA:
12.
– Excelências, pela seqüência lógica de economia processual, apresenta-se primeiro à
apreciação a insurgência contra a decisão que deixou de apreciar qualquer das preliminares, que
certamente levarão à extinção do feito sem julgamento de mérito. Assim não sendo, certamente
será anulada a sentença pelos manifestos vícios na seqüência apontados.
13.
– Conforme entendimento da decisão, o autor DEMOLAY ITERNATIONAL seria, não
só sucessor do extinto SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL, como também titular de
seus direitos e, mais ainda, da marca DeMolay nos Estados Unidos e Brasil.
14.
– Para essa conclusão, como exaustivamente exposto, não sequer foram analisadas as
preliminares aventadas, quanto à mínima possibilidade do apelado e seu suposto representante
atuarem em Juízo, inclusive o fato bizarro que de o autor apelado sequer apresentou na inicial a
mera qualificação da DEMOLAY ITERNATIONAL.
15.
– Urge de reforma a decisão, haja vista que a ação sequer deveria ter seu mérito apreciado,
mas extinta sem julgamento de mérito por, no mínimo, meia dúzia de razões.
II.a.1 – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL:
16.
– Primeiramente, quanto à decisão que ignorou absolutamente todas as razões,
documentos, preliminares, prejudicial e questões de mérito, resta manifesta a violação ao artigo
93, IX, da Constituição Federal, em razão da absoluta ausência de fundamentação, seja para o
julgamento antecipado da lide, seja para a sua total procedência, principalmente ante a
completa a negativa de conhecimento das razões de defesa e da reconvenção.
17.
– Teratológica decisão, Excelências, a uma porque a decisão desrespeita diretamente tanto
a Lei como a Constituição Federal, a um, quando já pretende julgar o mérito da ação e, a dois,
em razão da completa ausência de fundamentos a obstar o conhecimento das razões de defesa
e da reconvenção.
18.
– Ainda careceu de fundamento a decisão para a fixação de indenização por danos
morais e materiais no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deixando de apontar
os elementos que justificam a monta, principalmente a título de danos materiais, além da
manifesta limitação do pedido.
19.
– Gritante, pois, a violação aos artigos 5º, XXXIV, XXXV, XXXIX, LIV, LV, art. 93, IX,
da Constituição Federal, 165, 458, II e III, e 535, I e II, do CPC, sendo manifesta a negativa de
prestação jurisdicional.
20.
– Preceitua com muita clareza o artigo 535, ―I‖, e ―II‖, do CPC, em sua nova redação dada
pela Lei n. 8.950/94, que embargos de declaração quando:
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―
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal."
21.
– Por sua vez, asseveram os artigos 165 e 458, II e III, do CPC:
―
Art. 165. As sentenças e acórdão serão proferidos com observância do disposto no
artigo 458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.‖
―
Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe
submeterem.‖
22.
– A despeito de todo o arrazoado do Recorrente, verificou-se na decisão que que julgou
parcialmente procedente a presentão do apelado e afastou a reconvenção do apelante, bem como
na que rejeitou os embargos declaratórios, total ausência de fundamentação, clara esquiva de
discussão das questões de fato e direito, inclusive preliminares e prejudicial de mérito.
23.
– Todo o exposado na defesa, que inclusive trouxe matérias de ordem pública, restou
ignorado sob a condenável alegação de que a decisão fora devidamente fundamentada e que não
estaria obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, o que, de fato, tal não ocorreu.
24.
– Assim, quanto à alegada omissão acerca de todas as razões de fato e de direito, seja no
mérito, seja quanto às preliminares e prejudicial de mérito, além, da contradição apontada nos
embargos declaratórios, de forma incrível, novamente se fez esquivar o Juízo de apresentar
o fundamento da decisão.
25.
– Manifesta no caso a infração à lei federal e às normas e princípios constitucionais.
26.
– A decisão manifestamente negou conhecimento à discussão travada acerca da natureza
jurídica dos acordos e propriedade das marcas e obras, julgando procedente a ação sob alegação
de que o apelado teria comprovado a natureza do contrato celebrado entre o ora Apelante e o
Extinto Supremo Conselho Internacional e que os registros realizados pelo recorrente não
poderiam ter sido feitos, pois ofenderam o direito de propriedade sobre tais marcas, de
titularidade da DeMolay International, e cuja exploração, no país, estaria sob a responsabilidade
do autor SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL.
27.
– A decisão não fez quaisquer outras considerações ou mesmo demonstrou de que fatos e
documentos tirou essas conclusões, o que caracteriza verdadeira negativa de prestação
jurisdicional.
28.
– A v. sentença foi omissa quanto todas as razões, inclusive ordem pública que
impediriam o julgamento de mérito, assim como as seguintes questões trazidas à apreciação
judicial pelo apelante que, se não afastariam de plano qualquer pretensão, seriam causa
impeditiva:
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(i)
Todas as preliminares e prejudicial de mérito;
(ii)
O registro de marca efetuado em 1952 por pessoa diversa (International Supreme
Council) se encontra cancelado;
(iii)
O International Supreme Council foi extinto, não havendo sucessão de pessoas
jurídicas ou de propriedade de marcas, mas sim nova abertura de pessoa jurídica e novo
registro de marca, inclusive mais recente que o do apelante;
(iv)
O denominado DeMolay International apenas obteve o registro de marca no ano de
2003, o que de toda maneira fulmina qualquer pretensão do Requerente já que a propriedade
de marca do Apelante vem de depósito em 1996 e registro em 1990;
(v) O Supremo Conselho Internacional abdicou de seus poderes concernentes, em território
brasileiro, ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, incluindo-se aí o direito à
marca DeMolay em abril de 1.985;
(vi)
O Apelante é independente e soberano sendo que International Supreme Council cedeu
em caráter irretratável e irrevogável todos os direitos sobre a ordem DeMolay para o Brasil e mais,
determinou que não somente o International Supreme Council mas o demais DeMolays que
permaneceram sob a jurisdição do International Supreme Council rogariam pela boa atividade do
Apelante Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil;
(vii)
A Instituição denominada DEMOLAY INTERNATIONAL, como ocorreu com o
SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL, FOI TAMBÉM EXTINTA no ano de 2007,
restando cabal a ausência de titularidade das marcas nos Estados Unidos da América na forma
alegada pelo Requerente;
(viii)
Ocorrendo a extinção ou inatividade do Supremo Conselho Internacional, não houve
qualquer sucessão legal de instituições e registros de marca sequer nos Estados Unidos da América,
sendo que o Demolay International (DI) não é o legal sucessor do International Supreme Council of
the Order of Demolay, fundado por Frank S. Land, que foi quem conferiu os direitos sobre
―DeMolay‖ no Brasil;
(ix)
O Apelante não se submete ao Apelado;
(x)
O Apelante possui o registro junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial3,
e é o detentor exclusivo da propriedade intelectual em território brasileiro da marca “DEMOLAY”,
concedido em 23 de março de 1999, e de suas diferentes variações, e, ainda, da marca ―CAPÍTULO
DEMOLAY‖, concedido em 07 de fevereiro de 2006, e da a já colacionada marca figurativa com
seu brasão, com concessão em 13 de junho de 2006, pelo o que lhe garante a propriedade e uso
exclusivo das referidas marcas em todo território nacional;
(xi)
O Apelado utiliza de forma ilegal a propriedade do Apelante;
(xii)
Quando o apelante SCODB foi constituído pelo Supremo Internacional, este permitiu que
registrasse no Brasil as marcas como se dele fossem e como os registros do SCODB são ininterruptos
até os dias de hoje, o hiato nos registros americanos, faz com que as marcas do SCODB sejam mais
antigas que as marcas do também extinto Demolay International;
(xiii)
O ―Instrumento Particular de Concessão, Uso, Administração, Divulgação e
Comercialização da Marca da Organização DeMolay ―, também não possui qualquer valor legal, haja
3
http://www.inpi.gov.br/
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vista ser celebrado com pessoa não titular dos direitos sobre as marcas e obras, que são, como
comprovado, de propriedade exclusiva do Requerido;
(xiv)
O Apelado não promoveu a qualificação da instituição que afirma neste ato representar;
(xv)
Sequer há nos autos qualquer documento constitutivo do suposto titular o qual diz o
Autor representar;
(xvi)
A sentença não enfrentou a preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa ad
causam, falta de autorização e defeito de representação;
(xvii)
A Instituição ora denominada DeMolay International se eximiu de qualquer
responsabilidade por qualquer ação de proteção tomada pelo Requerente, ora Embargado;
(xviii)
agir;
A sentença não enfrentou a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de
(xix)
O Apelado não possui interesse de agir, posto que não é titular de qualquer marca em
território brasileiro ou qualquer outro país, como as que são objeto da presente demanda;
- Que o Apelado SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL alega na presente pleitearia direito de terceiro,
ao mesmo tempo em que pleiteia administrativamente junto a INPI, em nome próprio, e
não de DEMOLAY INTERNATIONAL, o registro da marca DEMOLAY em diversas
classes.
(xx)
(xxi)
Aliás, resta ainda que, não sendo o apelado titular de qualquer marca devidamente
registrada no INPI, bem como tem como intenção a anulação de registro de marca de titularidade do
Apelante, resta claro que a ação cominatória não se mostra a via processual cabível para a pretensão;
(xxii)
Conforme a Lei n. 9.279/96, a anulação é pleiteada sempre através de ação própria, diante
de juízo competente e não se opera de 'pleno iure';
(xxiii)
A sentença não enfrentou a preliminar de inépcia da inicial;
(xxiv)
Verifica-se no presente caso a total ausência de causa de pedir a logicamente ensejar o
pedido cominatório e, ainda, alegações sem pedido, pelo que claramente se encontra inepta a inicial;
(xxv)
Não só por isso, eis que se trata o caso de pedido impossível, já que o Requerente não
pode defender em juízo direito alheio, por faltar-lhe legitimidade ativa,( art. 3º, do CPC) pois, nos
termos do art. 6º, do referido Código, ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei;
(xxvi)
A sentença não se manifestou expressamente sobre a ausência de caução;
(xxvii)
A sentença não se manifestou sobre o fato de que a Convenção da União de Paris não é
aplicável ao caso em tela por conferir proteção internacional exclusivamente às marcas notoriamente
conhecidas, a cujo elenco de critérios fáticos e legais não se insere o presente caso, devendo ser
aplicada à espécie a lei brasileira de propriedade industrial (Lei 9.279/96);
(xxviii) O Supremo Conselho Internacional não se encontra registrado no país, frise-se que o
mesmo não poderia sequer pleitear a proteção legal e, muito menos, tê-la pretendido em todo o
território nacional, com fulcro no art. 8º da Convenção da União de Paris;
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(xxix)
Não é lídimo proteger a denominação de sociedade não registrada, porquanto, do
contrário, privilegiar-se-ia a sociedade irregular, em detrimento daquela regularmente
constituída. Outrossim, em interpretação sistemática, tem-se que a proteção ao nome estrangeiro
deve ser requerida nos moldes estabelecidos pela lei nacional, haja vista que a própria Convenção, em
seu art. 2º, determina que os cidadãos dos países signatários terão proteção e direitos análogos aos
outorgados aos nacionais, desde que cumpridas as condições e formalidades impostas pela legislação
brasileira;
(xxx)
O nome comercial não admite homonímia ou semelhança capaz de gerar confusão no
âmbito de certa circunscrição territorial, valendo-se a lei, para concessão de exclusividade de uso, em
caso de conflito, do critério de anterioridade do registro (art. 37, IX, da Lei nº 4.726⁄65, incidente, in
casu);
(xxxi)
A Convenção da União de Paris foi promulgada em território brasileiro através do
Decreto n° 75.572, de 08/04/1975 e assevera em seu art. 6° (3) que: ―Uma marca regularmente
registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos
outros países da União inclusive o país de origem.‖;
(xxxii)
O Apelante obteve o registro das marcas em 23/03/1999, sendo que o Embargado teria o
prazo improrrogável de cinco (05) anos, a contar da data do registro, para processar o registrante a
teor do que assevera o artigo 174, da Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), estando
portanto PRESCRITO o direito de ação do Embargado;
(xxxiii) É inaplicável a Convenção de Paris pois caso em tela não traz nenhuma das condições: a)
a marca que pretende o Requerente a nulidade de registro não se encontra registrada no país
estrangeiro anteriormente à marca registrada do Requerido; b) a marca cuja propriedade é discutida
não é notoriamente conhecida, como demonstrado;
(xxxiv)
O artigo 6º do Código Civil brasileiro prescreve que a existência da pessoa natural
termina com a morte, como também termina a personalidade jurídica com a sua dissolução, logo,
desaparecendo a pessoa, desaparecem no caso os direitos, haja vista não haver qualquer sucessão de
direitos de pessoa jurídica no caso, o que automaticamente gera a vacância na titularidade de suposto
registro estrangeiro;
(xxxv)
É vedado o arquivamento dos atos de empresas mercantis com nome idêntico ou
semelhante a outro já existente, bem como não poderá haver colidência por identidade ou semelhança
do nome empresarial com outro já protegido;
(xxxvi)
Os documentos acostados comprovam a devida instituição e anterioridade temporal da
utilização das marcas pelo Requerido. Neste caso, a lei confere o direito de procedência ao registro à
pessoa que fazia, de boa fé, uso, no Brasil, há pelo menos seis meses anteriores ao dia do outro
depósito ou da prioridade unionista, de marca igual ou assemelhada para assinalar os mesmos
produtos ou serviços (art. 45 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996);
(xxxvii)
Pertence exclusivamente à Embargante o direito de utilização, publicação e reprodução de
suas obras devidamente depositadas na Biblioteca Nacional.
29.
– Ademais, a v. sentença foi omissa ao não analisar expressamente a ofensa aos seguintes
comandos legais expressamente indicados pelo Apelante em sua contestação e em sua
reconvenção:
(i)
(ii)
(iii)
Art. 7º da Lei de Introdução ao Código Civil;
Art. 8º da Lei de Introdução ao Código Civil;
Art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil;
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(iv)
Art. 6º do Código Civil;
(v)
Art. 12, VIII, do CPC;
(vi)
Art. 88, do CPC;
(vii) Art. 267, I, do CPC;
(viii) Art. 267, IV, do CPC;
(ix)
Art. 267, VI, do CPC;
(x)
Art. 699. IV, do CPC;
(xi)
Art. 282, II, do CPC;
(xii) Art. 282, IV, do CPC;
(xiii) Art. 283, do CPC;
(xiv) Art. 295, I, do CPC;
(xv) Art. 295, II, do CPC;
(xvi) Art. 295, III, do CPC;
(xvii) Art. 301, VIII, do CPC;
(xviii) Art. 396, do CPC;
(xix) Art. 835, do CPC;
(xx) Art. 37, IX, da Lei nº 4.726⁄65;
(xxi) Art. 6º da Lei 75.572, de 08/04/1975;
(xxii) Art. 4º, VI, da Lei 8.078/1990;
(xxiii) Art. 34, da Lei 8.394/94;
(xxiv) Art. 35, V, da Lei 8.394/94;
(xxv) Art. 45, da Lei 9.279/96;
(xxvi) Art. 129, caput da Lei 9.279/96;
(xxvii) Art. 130, III, da Lei 9.279/96;
(xxviii) Art. 131, III, da Lei 9.279/96;
(xxix) Art. 174, da Lei 9.279/96;
(xxx) Art. 209, § 1° e § 2°, da Lei 9.279/96;
(xxxi) Art. 61 do Decreto 1800/96;
(xxxii) Art. 62 do Decreto 1800/96;
(xxxiii) Art. 18 da Lei 9.610/98;
(xxxiv)Art. 19 da Lei 9.610/98;
(xxxv) Art. 22 da Lei 9.610/98;
(xxxvi)Art. 24, VI, da Lei 9.610/98;
(xxxvii) Art. 27 da Lei 9.610/98;
(xxxviii) Art. 28 da Lei 9.610/98;
(xxxix)Art. 29 da Lei 9.610/98;
(xl)
Art. 33 da Lei 9.610/98;
(xli) Art. 35 da Lei 9.610/98;
(xlii) Art. 102 da Lei 9.610/98;
(xliii) Art. 103 da Lei 9.610/98;
(xliv) Art. 104 da Lei 9.610/98;
(xlv) Art. 105 da Lei 9.610/98;
(xlvi) incisos II e III do art. 6 bis, da Convenção de Paris;
(xlvii) art. 5º, XXVII da Constituição Federal;
(xlviii) art. 5º, XXIX da Constituição Federal.
30.
– Resta claro, portanto, que a decisão foi omissa ao não se manifestar expressamente
sobre a aplicabilidade das referidas normas e, além da demonstrada a omissão, questão de
imprescindível avaliação, ainda, é a manifesta contradição e obscuridade apresentada na sentença,
acerca do pólo ativo, do titular dos direitos pleiteados.
– Como visto, conta da inicial como verdadeira autora da ação a organização denominada
DEMOLAY INTERNATIONAL, que tão somente estaria representado em juízo pela pessoa
denominada SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
31.
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FEDERATIVA DO BRASIL. Há séria divergência entre quem o Juízo entende como titular das
marcas que supostamente seriam de um dos posicionados no pólo ativo.
32.
– Desta forma, além de omissa, foi sentença contraditória e obscura acerca de quem
efetivamente pleiteia no pólo ativo da ação, de quem é titular de direitos, nesta, assim como o
destinatário da pretensão jurisdicional, sendo gritante a negativa de prestação jurisdicional ao
n‘ao esclarecer esses pontos após devidamente instado o Juízo para explicitar a) quem é o efetivo
autor da ação; b) a que título pleiteia; e c) sob qual permissivo legal, contratual e que
documento e título representativo.
33.
– De fato, a. r. decisão sequer se manifestou, para reconhecer ou refutar os argumentos e a
legislação federal aplicável, bem como os fundamentos da decisão, independentemente do
entendimento final, deveria expressamente se manifestar acerca dos fatos e fundamentos pela
recorrente invocados.
34.
– Com efeito, insta salientar que o poder do Estado de realizar a concretização das normas
jurídicas abstratamente previstas, na solução dos conflitos e controvérsias ocorrentes em
sociedade, ao ser ativado pelo demandante, transforma-se também num dever, justamente porque
somente ao Estado cabe fazer atuar o direito objetivo à pretensão de direito material posta
na lide levada à juízo.
35.
– Pensar de forma diferente seria negar vigência aos mandamentos constitucionais
expresso nos incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, do artigo 5º da Constituição Federal que
asseveram:
―
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;‖
36.
– A prestação jurisdicional do Estado-Juiz deve aplicar o direito objetivo em relação a
uma pretensão, desde que regularmente deduzida, uma vez que inexiste jurisdição sem alguma
pretensão.
37.
– A não apreciação cristalina das razões de defesa, inclusive com matéria de ordem
pública e ainda embargos opostos pelo Apelante, feriu o princípio Constitucional do
contraditório e da ampla defesa, pois conforme se nota, resta claramente especificados todos os
pontos essenciais para a descaracterização da penhora ocorrida nos autos, de forma que estão
presentes todos os pressupostos processuais para a sua invalidação, conforme acima especificado.
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38.
– Outra não é a opinião do Ex-Procurador-Geral da República Geraldo Brindeiro4,
Doutor em Direito pela Universidade de Yale (EUA):
“
A Constituição Federal de 1988 consagra o princípio do devido processo legal,
no seu art. 5º, inciso LIV. Este princípio, originado da cláusula do due process of law do
Direito Anglo-Americano, deve ser associado aos princípios constitucionais do controle
judiciário - que não permite à lei excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito - e das garantias do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes, segundo o disposto nos incisos XXXV e LV do mesmo artigo da Constituição.”
39.
– Manifesta, portanto, a negativa de vigência aos artigos aos artigos 165, 458, II e III e
535, I e II do Código de Processo Civil, sendo inclusive, o cabimento de embargos de declaração
em casos como o dos autos notório. Observe-se, a propósito, o precedente: STF, ED-RE-244.0841, relator Ministro Nelson Jobim, DJ de 10-02-2000.
40.
– Impõe-se transcrever as lições do eminente jurista José Carlos Barbosa Moreira5:
“
A nova redação dada ao inciso II pela Lei nº 8.950 reuniu, em boa hora, as
referências a pronunciamentos emitidos em ambos os graus de jurisdição: no texto primitivo
do Código, a matéria estava dividida entre o dispositivo ora sob exame e o art. 464, n° I concernentes, aquele, ao segundo grau, e este, ao primeiro. Foi pena que não aproveitasse a
oportunidade para corrigir o defeito consistente em aludir, com terminologia aparentemente
restritiva, a “sentença” e o “acórdão”. Deixou-se subsistir o risco de que uma interpretação
literalista limite o cabimento do recurso às espécies suscetíveis de rigoroso enquadramento
nas definições dos arts. 162, parágrafo 1°, e 163. Na realidade, tanto antes quanto depois da
reforma, qualquer decisão judicial comporta embargos de declaração: é inconcebível que
fiquem sem remédio a obscuridade, a contradição ou a omissão existente no
pronunciamento, não raro a comprometer até a possibilidade prática de cumpri-lo. Não tem
a mínima relevância que se trate de decisão de grau inferior ou superior, proferida em
processo de cognição (de procedimento comum ou especial), de execução ou cautelar.
Tampouco importa que a decisão seja definitiva ou não, final ou interlocutória. Ainda
quando o texto legal, expressis verbis, a qualifique de 'irrecorrível', há de entender-se que o
faz com a ressalva implícita concernente aos embargos de declaração.”
41.
– A motivação das decisões judiciais reclama do órgão julgador, pena de nulidade,
explicitação fundamentada quanto aos temas suscitados, mesmo que o seja em embargos
declaratórios, sendo insuficiente a simples afirmação de inexistir omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada. Em sede de apelo especial, indispensável
prequestionamento dos temas controvertidos no recurso, pelo que lícita a interposição de
embargos de declaração com tal finalidade. O tribunal, ao negar a manifestação sobre teses de
direito, obstaculiza a abertura da via especial, tornando necessária a anulação do acórdão para que
o colegiado enfrente a matéria, tendo em vista que não suprida a exigência do prequestionamento,
senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL Nº 67.514 — RJ - (Registro nº 95.0028085-0) - Relator: O Sr.
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - Recorrente: Banco Sumitomo Brasileiro S/A Recorrido: Bancorp — Banco Comercial e de Investimentos S/A - Advogados: Drs. Túlio
Freitas do Egito Coelho e outros, e Cláudio Ramos e outros
EMENTA: Processual Civil. Embargos de declaração. Decisão judicial. Não-enfrentamento
das questões postas. Art. 458-II, CPC. Due process of law. Recurso provido.
4
5
“Perfil do Processo Cautelar”, artigo publicada na ST nº 87, pág. 7.
Comentários ao Código de Processo Civil, volume V, 11ª edição, Ed. Forense. pag. 544/545.
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I — A motivação das decisões judiciais, elevada a cânone constitucional, apresenta-se como
uma das características incisivas doprocesso contemporâneo, calçado no due process of law,
representando uma "garantia inerente ao estado de direito".
II — A motivação das decisões judiciais reclama do órgão julgador, pena de nulidade,
explicitação fundamentada quanto aos temas suscitados, mesmo que o seja em embargos
declaratórios, sendo insuficiente a simples afirmação de inexistir omissão, contradição ou
obscuridade na decisão embargada.
III — Em sede de apelo especial, indispensável o prequestionamento dos temas
controvertidos no recurso, pelo que lícita a interposição de embargos de declaração com tal
finalidade. O tribunal, ao negar a manifestação sobre teses de direito, obstaculiza a abertura
da via especial tornando necessária a anulação do acórdão para que o Colegiado enfrente a
matéria, tendo em vista que não suprida a exigência do prequestionamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Votaram com Relator os Ministros
Barros Monteiro, Cesar Asfor Rocha, Ruy Rosado de Aguiar e Fontes de Alencar.
Brasília, 19 de março de 1996 (data do julgamento).
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Presidente e Relator.
Publicado no DJ de 15-04-96. (RSTJ 85/274).
42.
– Ocorre Excelências, “permissa maxima venia”, a necessidade daquela Corte se
manifestar explicitamente sobre as regras invocadas pela recorrente, como se verifica do seguinte
julgado, dentre outros colhido à ventura e ora transcrito:
―É direito da parte obter comentários sobre todos os pontos levantados nos embargos
declaratórios. É nulo, por ofensa ao art. 535 do CPC, o acórdão que silencia questão
formulada nos embargos declaratórios‖ (STJ – 1ª Turma, Resp 142.061-CE, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 17.9.98, deram provimento, v.u., DJU 30.11.98, p. 56).
43.
– Demonstrada, portanto, a injusta esquiva do Juízo a quo e clara a violação/negativa de
vigência aos artigos 5º, XXXIV, XXXV, XXXIX, LIV, LV, d 93, IX, da Constituição Federal,
165, 458, II e III e 535, I e II do Código de Processo Civil, devendo ser anulada a decisão, para
que outra seja proferia com a completa prestação jurisdicional, conhecendo e manifestando-se
sobre a integralidade das matérias trazidas na contestação e reconvenção.
II.a.2 – DA NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO
ULTRA ET EXTRA PETITA:
44.
– Como se verifica da sentença, esta julgou parcialmente procedente o feito declarando a
nulidade dos registros das marcas promovidas pelo réu junto ao INPI, na forma da fundamentação, e
condenando o SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O BRASIL ao pagamento
de indenização do importe de R$ 200.000,00.
45.
– Quanto à presente discussão, também se verifica que negou vigência a decisão atacada à
norma federal e aos princípios e garantias constitucionais, ao conferir à parte demandante pedido
fora e além do pleiteado, o que configura injusta agressão ao direito de propriedade da recorrente.
46.
– Primeiramente, conforme o próprio alerta contido nas preliminares de inépcia e de
carência da ação por inadequação da via eleita, verifica-se que o pleito inicial é bem específico,
qual seja: cominatório, com obrigações de fazer e não fazer, trazendo ainda pedido de
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indenização, conforme se verifica às fls. 28 dos autos, a título de danos materiais de R$
20.000,00 (vinte mil reais) e, a título de danos morais, com pedido na quantia de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), totalizando, assim, R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
47.
– Ocorre que a sentença foi ultra et extra petita, haja vista que a ação manejada no
caso foi cominatória, conforme as supostas obrigações de fazer pleiteadas pelo próprio apelado.
48.
– Não se trata, pois, de ação declaratória, inexistindo nos autos pedido declaratório de
nulidade dos registros de marca do apelante, assim como não há no caso pedido de que o
autor representante seja declarado o único exclusivo representante das marcas DeMolay no
Brasil.
49.
– Assim não há o Juízo que julgar se os registros são válidos ou não e, menos ainda opinar
em que seria o verdadeiro proprietário e/ou representante das marcas e dos interesses
DEMOLAY no Brasil, já que não há qualquer pedido declaratório no sentido.
50.
– Desta forma, deve ser reconhecida a nulidade da sentença que declarou nulos os
registros de marca do Apelante e estabeleceu outras providências no sentido, foi ser ultra et
extra petita.
51.
– Ademais, a despeito do pedido expresso, além de sequer comprovados quaisquer danos,
o Juízo a quo condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais na
quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia absolutamente superior ao pedido,
quando restou expressa a limitação constante do pedido inicial, cujos valores sequer foram
apontados pelo apelado como valor mínimo.
52.
– A matéria de fato no caso é pacífica, como ficou expresso na exordial do recorrido, pelo
que ficou claro que sentença proferida está eivada de vícios que ensejam a nulidade do julgado,
pois foi proferida sem observância da regra do art. 460 do CPC, devendo ser cassada a sentença
que manifestamente foge à lide, o que configura negativa de vigência às normas acima citadas.
53.
– A condenação em quantia superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) jamais foi
requerida pelo Reclamante, sendo que o julgamento ultra petita é vedado pelo CPC.
54.
– A teratológica sentença recorrida negou vigência ao incisos II e XXXIX, do art. 5º, da
Constituição Federal, assim como a decisão recorrida também negou vigência aos arts. 128, 293
e 460 do CPC, abaixo transcritos:
―
Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. (...)‖
―
Art. 293. Os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se,
entretanto, no principal os juros legais. (...)‖
―
Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa
da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado.‖
55.
– Demonstrada, pois, a violação/negativa de vigência aos artigos 128, 293 e 460, do CPC,
e artigo 5º, incisos II, XXXV, XXXIV, XXXIX e LIV, artigo 93, IX, da Constituição Federal.
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56.
– Conforme se extrai dos ensinamentos de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY, em seu Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante,
RT, 7. ed., p. 460, "é vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou
abaixo (citra ou infra) do pedido. A sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por
embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao Tribunal, ao julgar o recurso, reduzila aos limites do pedido‖.
57.
– Isto exposto, requer seja reconhecida a nulidade da sentença atacada por ser ultra petita,
ou seja, deferiu verbas fora e além do pleiteado na ação.
58.
– Desta forma, resta demonstrada a violação e negativa de vigência à lei federal e à norma
constitucional, pelo que deve ser reconhecida a nulidade da sentença por julgamento ultra et
extra petita, ou, no mínimo, extirpado tal provimento de seu dispositivo.
II.a.3 –DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA:
59.
– Excelências, é evidente nos autos que o Apelante foi prejudicado em sua defesa, sendolhe tolhidas as garantias ao contraditório e ampla defesa, quando, por outro lado, o apelado teve
duas oportunidades para se manifestar acerca da defesa e reconvenção, assim como fez de modo
ardiloso, exaustiva e redundante juntada de documentos no decorrer dos autos, após a
contestação, sem a intimação deste recorrente, o que caracterizou cerceamento de defesa.
60.
– Observa-se também que o apelante sequer foi intimado para impugnar a contestação à
reconvenção apresentada pelo apelado, assim como a sentença aponta documentos juntados
posteriormente pelo autor, dos quais não foi oportunizada manifestação à recorrente.
61.
– A ausência de intimação do recorrente para impugnar a contestação, assim como a
juntada de documentos após a contestação sem a intimação da parte contrária caracterizou, no
caso, cerceamento de defesa.
62.
– É pacificado o entendimento de que o cerceamento de defesa se caracteriza quando o
julgamento antecipado impossibilitar à parte a produção da prova que lhe competia, sobre fato
que alegou e foi negado pela parte adversa, relevante para o deslinde da quaestio.
63.
– O apelado, em diversas oportunidades realizou exaustiva juntada de documentos,
dos quais não foi oportunizado o contraditório ao apelante, que jamais foi intimado para se
manifestar acerca de qualquer juntada documental, o que viola diretamente o disposto no artigo
398, do CPC:
―
Art. 398 - Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos,
o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias.‖
64.
– Pela expressa violação legal, resta caracterizado o cerceamento de defesa, sendo nula a
sentença que julga o mérito da causa, supostamente fundada em provas dos autos, sem que tenha
sido garantido à parte o devido contraditório.
65.
– Neste sentido, já se manifestou o Egrégio STJ:
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AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTO NOVO E RELEVANTE AO DESLINDE
DA CONTROVÉRSIA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA,
SOB PENA DE NULIDADE DO PROCESSO - MALFERIMENTO DO ART. 398 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARACTERIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA - NECESSIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
(STJ. AgRg no Ag 748946 / SP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2006/0039457-9 Relator(a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129).
TERCEIRA TURMA. J. 19/08/2008. DJe 15/10/2008)
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a decisão
agravada.
- A juntada de documentos após a contestação sem a intimação da parte contrária
caracterizou, no caso, cerceamento de defesa, pois a instância local se baseou, também,
nesses documentos, relevantes para o deslinde da causa.
(STJ . AgRg no Ag 958005 / SP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2007/0199481-8. Relator(a) Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS (1096). TERCEIRA TURMA. J. 12/02/2008. DJe 03/03/2008)
"RECURSO ESPECIAL - PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS
NOVOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR OFENSA AO ART. 398 DO CPC - NULIDADE DO ACÓRDÃO - VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.
O recurso merece prosperar pela inequívoca violação ao disposto no artigo 398 do Código de
Processo Civil. Com efeito, na hipótese em exame a Corte de origem não deu
oportunidade aos impetrantes de se manifestarem acerca da juntada de documentos que
se mostraram essenciais para a formação da convicção daquele Tribunal, que, com base
neles, deu provimento à apelação da parte contrária. A respeito do tema, pontificam
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que, "após o deferimento de
juntada dos documentos nos autos, o juiz deve determinar seja ouvida a parte contrária.
Se isto não ocorrer e o documento influir no julgamento do juiz, em sentido contrário ao
do interesse da parte preterida, a sentença que vier a ser proferida é nula e assim deve
ser declarada".
Na espécie, a juntada dos documentos novos foi realizada pelo assistente da parte
contrária, o que não afasta a aplicação do artigo 398 do estatuto processual civil, uma
vez que a atuação do assistente ocasionou evidente prejuízo à defesa dos recorrentes.
Dessarte, verificado na espécie o cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade
dada à parte para se pronunciar acerca dos documentos novos trazidos aos autos, resta
inafastável a nulidade do acórdão por ofensa ao princípio do contraditório.
Recurso especial provido."
(REsp 264.660/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 3.11.2005, p. 290)
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA BILATERALIDADE. ART. 398
DO CPC.
1. A norma processual tem como escopo, em observância ao princípio da bilateralidade,
afastar a surpresa à parte pela juntada de documentos, proporcionando-lhe a
oportunidade de manifestação.
2. A fim de ser dada oportunidade ao recorrente de manifestar-se sobre os documentos
oferecidos com o memorial apresentado pela ora recorrida, o processo deve ser anulado
a partir da sentença.
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3. Recurso provido."
(REsp 66.631/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 21.6.2004, p. 180)
"PROCESSUAL CIVIL – JUNTADA DE DOCUMENTOS RELEVANTES AO
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – AUDIÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA OBRIGATORIEDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – CPC, ART. 398 –
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC – QUESTÃO PREJUDICADA – PRECEDENTES.
- A falta de intimação da juntada de documentos relevantes que influenciam no
julgamento autoriza a anulação do processo quando fundamentada a impugnação e
demonstrado que, da omissão, decorreu evidente prejuízo à defesa da parte contrária.
- O fato da documentação ser de conhecimento da parte contrária não é razão suficiente
para dispensar-se a vista, por isso que a finalidade do art. 398 do CPC é proporcionar a
outra parte a oportunidade de contestá-la e de trazer aos autos as observações que se
acharem necessárias.
- Prejudicada a apreciação da alegada contrariedade ao art. 557 do CPC.
- Recurso especial conhecido e provido para anular o processo a partir da decisão de fls.
670/671."
(REsp 347.041/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 24.3.2003, p. 196)
"RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELO IMPETRANTE APÓS O
OFERECIMENTO DAS INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE COATORA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ART. 398 DO CPC.
Constatado que à autoridade coatora não foi dada oportunidade de conhecer e se manifestar
acerca da documentação juntada pelo impetrante posteriormente às informações prestadas e,
ainda, que tais documentos tiveram importância para o deslinde da controvérsia, deve-se
anular o feito, em razão do evidente cerceamento de defesa. Violação ao art. 398 do CPC
caracterizada. Recurso provido."
(REsp 279.762/AC, 5ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 23.9.2002, p. 372)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS
CONTRA-RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 398 DO CPC. APLICAÇÃO DA
REGRA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A juntada de documentos, após as contra-razões do agravo de instrumento, que
influenciam no julgamento do recurso, sem a intimação da parte contrária para se manifestar,
impõe o reconhecimento da nulidade do julgado por cerceamento de defesa.
2. A regra prevista no art. 398 do Código de Processo Civil tem aplicação em sede recursal,
conforme lição de Pontes de Miranda sobre o tema (Comentários ao Código de Processo
Civil, Tomo IV-Arts. 282 a 443, Ed. Forense, 1974, pág. 385): "Se os documentos foram
juntados na segunda instância, a regra jurídica do art. 398 incide: tal regra jurídica é relativa
às provas, e não à primeira instância; está no Livro I, que é sobre o processo de cognição, em
geral. Se o tribunal ou algum juiz que funcione na superior instância e possa admitir
documento o admite, necessariamente tem de dar vista à outra parte com prazo de cinco
dias."
3. Provimento do recurso especial.
(REsp 601309 / SC. RECURSO ESPECIAL 2003/0189935-0. Relator(a) Ministra DENISE
ARRUDA (1126) PRIMEIRA TURMA j. 12/12/2006. DJ 01/02/2007 p. 394)
66.
– Nesse sentido, a lição de Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo
Civil, Tomo IV-Arts. 282 a 443, Ed. Forense, 1974, págs. 384/385):
"Sempre que o juiz tiver que admitir a produção de documento, a parte contrária tem de ser
intimada, com prazo de cinco dias, para que fale sobre o documento produzido. Ainda que
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dele se haja juntado cópia, ou rascunho, ou mesmo certidão não reconhecida pela parte. Sem
ouvir a parte, não pode o juiz decidir, e isso se aplica às cartas precatórias e rogatórias para
exibição e exame de documentos fora da jurisdição.
Se o juiz profere a sentença sem ouvir a parte, é nula a sentença. Se transita em julgado,
pode ser rescindível.
(...).
Se os documentos foram juntados na segunda instância, a regra jurídica do art. 398 incide:
tal regra jurídica é relativa às provas, e não à primeira instância; está no Livro I, que é
sobre o processo de cognição, em geral. Se o tribunal ou algum juiz que funcione na superior
instância e possa admitir documento o admite, necessariamente tem de dar vista à outra
parte com prazo de cinco dias."
67.
– Não fosse só isso, o Apelante pugnou pela produção de prova pericial, testemunhal,
depoimento pessoal dos representantes legais do autor apelado sob pena de confissão, e juntada
de novos documentos.
68.
– A produção de tais provas seria essencial para reforçar a tese do apelante,
comprovando a inexistência de outro titular da marca discutida que não o apelante, assim
como a conduta de máa-fé do apelado, dentre outros fatos.
69.
– A despeito dos requerimentos de produção probatória, sequer se manifestou o julgador
“a quo” a respeito, nem mesmo para fundamentar seu entendimento de que deveria julgar
antecipadamente a ação, o que também caracteriza afronta ao artigo 93, da CF.
70.
– Ao decidir pelo julgamento antecipado, impedindo a produção probatória com o
depoimento pessoal do Apelado, conforme expressamente requerido tanto na defesa como na
recconvenção, impedindo inclusive a produção de provas documentais e a oitiva de testemunhas,
o julgador monocrático cerceou o direito de defesa da Apelante.
71.
– Em que pese o entendimento do juízo a quo não foi oportunizada a produção de provas,
sendo este direito tolhido do Apelante, vez que, sendo requerida a ampla produção de provas, não
havendo que se falar em julgamento antecipado sob pena do cerceamento do direito de defesa do
apelante.
72.
– Vejamos a opinião de alguns Tribunais que compartilham do mesmo entendimento:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora. Imóvel hipotecado à instituição
financeira. Pedido expresso de produção de prova oral. Julgamento antecipado. Cerceamento
de defesa. Preliminar acolhida. Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado
quando, no caso concreto, a parte expressamente requereu dilação probatória para demonstrar
os fatos narrados na inicial. (TJSC - Apelação Cível: AC 299025 SC 2004.029902-5)
SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – PROVA – CERCEAMENTO DE
DEFESA – Havendo matéria de fato controvertida e manifestando-se a parte expressamente
pela produção de provas visando esclarecer a controvérsia, descabe o julgamento antecipado
da lide. Apelo provido. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. (TJRS – APC
70002508539 – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Marco Aurélio dos Santos Caminha – J. 21.03.2002)
APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVOS RETIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO
RETIDO (2). RECURSO OPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU AGRAVO
RETIDO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O MESMO DEVERIA SER FEITO DE
FORMA ORAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O agravo retido que combate
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decisão proferida em audiência de conciliação pode ser feito na forma escrita, conforme
preceitua o artigo 522 do Código de Processo Civil, sendo que a exigência para oposição de
forma oral somente é aplicável quando tratar-se de audiência de instrução e julgamento.
AGRAVO RETIDO (1). CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PARTE
QUE PRETENDE DEMONSTRAR O ALEGADO POR MEIO DE PRODUÇÃO
PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Está caracterizado o cerceamento de defesa
quando a parte requer demonstrar o alegado por ampla produção probatória e o juiz
julga antecipadamente a lide. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (TJPR - Apelação Cível:
AC 6390158 PR 0639015-8)
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO NOS AUTOS – NENHUMA
NULIDADE – AÇÃO ORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PROVAS
REQUERIDAS – NENHUMA PRODUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
NULIDADE DO PROCESSO – Estando a parte devidamente representada por advogado,
com procuração nos autos, não há nulidade. Em se tratando de ação ordinária declaratória e
de indenização, em que se discute doença preexistente e excluída da cobertura de seguro
saúde, sendo requeridas provas necessárias ao esclarecimento do fato, não podem ser
olvidadas, deixando de deferi-las, com o que há manifesto cerceamento de defesa, revelandose nulidade do processo. (TJBA – AC 3.337-3/01 – (8462) – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Amadiz
Barreto – J. 08.05.2001)
73.
– Com efeito, a decisão recorrida novamente negou vigência aos incisos XXXV, LIV e
LV, da Constituição Federal.
74.
– A decisão objurgada feriu o dispositivo constitucional retro mencionado, pois como
diria Antonio Vital Ramos de Vasconcelos6, toda e qualquer decisão judicial deve se ater
restritivamente à previsão legal do “due process of law”, senão vejamos:
“Essas considerações se impõem, e atualizadas se tornam, porque sendo o processo um
instrumento da realização da Justiça, a sentença que dele promana como prestação
jurisdicional há de resultar de um julgamento obediente ao due process of law. Com efeito, a
ciência de julgar obedece a certas normas rígidas, rigidez que é - aliás - a grande garantia
dos jurisdicionados.”
75.
– Outra não é a opinião já esposada do Ex-Procurador-Geral da República Geraldo
Brindeiro7, Doutor em Direito pela Universidade de Yale (EUA). Assim, ao decidir por julgar
antecipadamente a lide, o juiz singular feriu o princípio do “due process of law”, senão vejamos:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS - ANO DO PROCESSO: 93 - NÚMERO DO
PROCESSO: 228364.01 - DATA DE JULGAMENTO: 24.02.93 - DECISÃO: POR
MAIORIA - RAMO DO DIREITO: CÍVEL
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS RELEVANTES
AINDA NÃO ESCLARECIDOS. PROCESSO ANULADO. O julgamento antecipado da
lide só pode ser praticado quando os fatos relevantes e pertinentes, tanto os alegados
pelo autor quanto os ditos pelo réu, já estão rigorosamente esclarecidos por meio de provas,
sob pena de agressão ao "due process of law". DJMSACORDÃO PUBLICADO RJTJMS83.100
76.
– A controvérsia travada nos autos depende de dilação probatória, porque envolve
diversas questões fáticas e documentais, inclusive questões relacionadas aos instrumentos
6
7
“Perfil do Processo Cautelar”, artigo publicada na RJ nº 221, pág. 5.
“Perfil do Processo Cautelar”, artigo publicada na ST nº 87, pág. 7.
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contratuais formulados entre o apelado e terceira pessoa, que por sua vez provariam a completa
ausência de guarida à pretensão dos apelados.
77.
– Sendo necessária a dilação probatória é nula a sentença que julga antecipadamente a lide
quando o executado em seus embargos especifica expressamente as provas que pretende produzir
em razão de haver cerceamento de defesa.
78.
– Neste sentido se manifestou Olvídio Araújo Baptista da Silva em sua consagrada obra:
“O que o sistema não admite, em hipótese alguma, sob pena de cerceamento de defesa, é
que o juiz decida a lide antecipadamente em desfavor da parte que requereu e especificou a
necessidade de realização de determinada prova, objetivando demonstrar fato relevante
que mudaria o curso do julgamento, salvo se os argumentos do postulante não
encontrarem ressonância no contexto dos autos. (Comentários ao Código de Processo Civil,
vol. 4, tomo II, coord. Ovídio A. Baptista da Silva. 2. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 488).‖
79.
– Por sua pertinência, transcrevemos alguns trechos do voto do ilustre des. Joel Dias
Figueira Júnior, relator da Apelação Cível n. 2004.019034-4 – TJSC, onde afirma que caso a
prova indeferida pelo magistrado possua tanta importância, ao ponto de demonstrar a existência
de fato impeditivo ao direito do autor, torna-se imperiosa a sua análise, vejamos:
“
É assente que a prova é dirigida ao julgador e, por conseguinte, na qualidade de
destinatário do elenco probante, poderá indeferir aquelas que entender desnecessárias à
formação do seu convencimento motivado, segundo se infere do disposto no
art. 130 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, o poder instrutório que a Lei confere ao julgador deve estar harmonizado
com o direito constitucional de ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), sem
perder de vista que é ônus processual do autor demonstrar os fatos constitutivos do seu
direito, e do réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 333,I e II, do Código de Processo Civil).
No caso em exame, a produção de prova oral afigura-se imprescindível à
demonstração das alegações de ambos os litigantes, razão pela qual o julgamento
antecipado da lide importa em cerceamento de defesa.”
80.
–Desta forma, para que ocorra a prestação jurisdicional de forma completa e suficiente,
mister se faz a ocorrência da dilação probatória. Somente assim a verdade real será alcançada.
81.
– Resta demonstrada a necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual requer-se
desde já que seja agasalhada a preliminar de cerceamento de defesa, para o fim que declarada
nula a sentença desde a primeira juntada de documentos sem o contraditório, determinado que o
juízo a quo dê oportunidade nos autos para que o Apelante se manifeste sobre todos os
documentos juntados pelo apelado, bem como dando continuidade a fase instrutória, sendo
designada audiência para a oitiva de testemunhas que serão oportunamente arroladas, bem como
para que o Apelado preste depoimento pessoal sob pena de confesso.
II.b – DAS PRELIMINARES:
82.
– Ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, a pretensão do Apelado sequer deveria ser
conhecida em seu mérito. É imprescindível a reforma, como ora se demonstra.
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II.b.1. – DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
PROCESSAMENTO REGULAR DO PROCESSO:
PARA
O
83.
– Excelências,outro ponto ignorado pela decisão vergastada, e que deve ser conhecido e
acolhido, é a preliminar de ausência de pressuposto para o processamento do feito, que, contrário
ao julgamento de mérito apresentado, deve ser acolhido para que seja extinta a ação sem
julgamento de mérito.
84.
– Basta breve leitura da inicial para verificar que o Requerente violou o inciso II, do
artigo 282, do Código de Processo Civil na medida em que não promoveu a qualificação da
instituição que afirma neste ato representar, conforme prescrição expressa que, a petição inicial
indicará:
“
do réu;
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
alegados;‖
85.
– Uma vez se tratando de pessoa jurídica estrangeira, cuja atuação na justiça pátria possui
algumas exigências não impostas aos nacionais, bem como por suscitar discussão quanto a
titularidade de marca, imperativo haver a correta qualificação do suposto titular dos direitos que
alega.
86.
– Conspurcando sua situação, sequer há nos autos qualquer documento constitutivo do
suposto titular o qual diz o Autor apelado representar. É imprescindível à propositura da
demanda a juntada dos atos constitutivos, com a apresentação dos estatutos ou contrato social
para o reconhecimento da validade de eventual instrumento procuratório ou autorização firmados
por pessoa jurídica para o ingresso de terceiro em Juízo.
87.
– Desta forma, não há nos autos como se comprovar que tenha sido conferida
representação nos termos dos artigos 12, VIII e 88 do CPC, como sequer que os documentos
supostamente firmados pelo Requerente tenham sua bilateralidade com a instituição que aponta
como representada.
88.
– Isso, sem contar que, tendo em vista a discussão proposta pelo Requerente, não basta
trazer aos autos supostos comprovantes de titularidade de marca conflitante em nome de terceiro,
quando sequer resta comprovada a existência e regularidade do suposto titular.
89.
– Como visto, somente trouxe os supostos registros americanos de marca extraídos da
internet e reconhecimento de firma consular no documento firmado justamente sob suposto
acordo que teria entabulado o requerente, o que não supre a gritante ausência dos instrumentos
constitutivos.
90.
– Importa observar também a previsão do artigo 283 do CPC, que prescreve que a petição
inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
91.
– Assim, a absoluta ausência de qualificação da parte e de documentos indispensáveis
proposição da ação violam de morte os artigos 282, II e VI, 283 e 396 do Código de Processo
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Civil, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito conforme o art. 267, I e IV,
por não se fazerem presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos e
regulares do processo, pelo que requer a reforma da sentença para acolhimento da preliminar.
II.b.2 - DA CARÊNCIA DA AÇÃO – POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR:
- Da manifesta inexistência de titular de direito alegado pelo
apelado;
- Inadequação da via eleita;
92.
– Como dito, houve erro grave na decisão, que deixou de apreciar a série de preliminares,
dentre as condições da ação e seus próprios requisitos, que manifestamente afastam o pleito.
93.
– Primeiramente, fatos ignorados pelo Juízo a quo e de muita relevância para o deslinde
da causa, são:
a) a extinção do SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL como demonstrado no
item ―I.c.2” da contestação, que encerrou suas atividades após sofrer condenações
judiciais por ações de um de seus líderes. Verifica-se que o registro do Supremo
Conselho Internacional, que conferiu os poderes ao Apelante no Brasil, é, nos Estados
Unidos da América, de uma entidade beneficente (benevolent), a qual foi criada em
1926 por Frank S. Land, sob a carta patente nº B00006342, existente até hoje, mas
posta em INATIVIDADE;
b) em conseqüência, é manifesta a inexistência de qualquer sucessão entre SUPREMO
CONSELHO INTERNACIONAL e a DEMOLAY INTERNATIONAL, que por
sua vez também foi extinta, como se comprovou nos autos através dos documentos
americanos juntados às fls. 2157-2165, confirmando os documentos já carreados com
a defesa, que são cópias autenticadas obtidas junto à Secretaria Executiva do
Estado de Missouri, com a devida tradução juramentada e autenticação consular,
comprovando
que
A
INSTITUIÇÃO
DENOMINADA
DEMOLAY
INTERNATIONAL, FOI EXTINTA NO ANO DE 2007.
94.
– A essa principal questão, fechou os olhos o julgador, após ter o apelado se posicionado
de forma ardilosa, após essa grave notícia:
95.
– Excelências, fica claro na ardilosa manifestação do apelado - em sua segunda
oportunidade conferida pelo Juízo para se manifestar acerca da reconvenção, quanto a argüição
do Apelante de que o DEMOLAY INTERNATIONAL foi extinto, apenas fez alegar que este
continuaria existindo, tendo juntado, nas dezenas de vezes que carregou os autos de inócuos
documentos, de algumas telas de sites da internet que nada comprovaram a existência do autor.
96.
– Alegou , ainda, de modo patético às fls. 2318, que ―mesmo que prevalecesse, a título de
argumento, a hipótese de extinção do Demolay Internacional em 26.02.2007, como alega,
infundado, o Requerido/Reconvinte Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, os
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atos jurídicos anteriores por ela praticados continuam em validade, vigência e eficácia, pois
celebrados por pessoas jurídicas capazes e com personalidade”
97.
– Por fim, terminando seu deboche, impugnou o apelado os documentos de fls.
1.790/1.801 alegando que não fariam prova, pois não seriam consularizados.
98.
– Disso, não foi intimado o Apelante e, ainda mais estranho, é o fato de que o Juízo a quo
traz em seu relatório detalhadamente cada movimento do Apelado, mas não as razões e provas do
ora apelante, como constou na sentença:
“
O SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA
DEFERATIVA DO BRASIL impugna a autenticidades dos documentos juntados às fls.
1.790/1.801.”
99.
– Ocorre que, fazendo cair por terra toda a argumentação do apelado, assim como o
entendimento manifestado na sentença, verifica-se que, comprovando sua tese, o ora
Apelante havia juntado às fls. 2157-2165, confirmando os documentos já carreados, cópias
autenticadas obtidas junto à Secretaria Executiva do Estado de Missouri, com a devida
tradução juramentada e autenticação consular, comprovando que a instituição denominada
DEMOLAY INTERNATIONAL, foi EXTINTA no ano de 2007.
100. – Portanto, restando claro o equívoco da sentença, que deve ser reformada para o
total acolhimento das preliminares argüidas na defesa, restando cabal a ausência de
titularidade das marcas nos Estados Unidos da América na forma alegada pelo Requerente
apelado, bem como a absoluta má-fé que anima a sua pretensão, haja vista que sequer houve
autorização para que o Requerente demandasse em representação de qualquer instituição
que detivesse propriedade de marcas no território americano, como de toda forma isso
restaria impossível pela ausência de titularidade.
101. – Portanto, direito algum assiste o recorrido por ser o mesmo carecedor da ação. Com
efeito, dispõe o artigo 295, III do CPC, que a petição inicial será indeferida quando o autor carecer
de interesse processual.
– Por sua vez, assevera o artigo 267, VI, do CPC, que extingue-se o processo, sem
julgamento do mérito quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade
jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual.
102.
103. – Além de ser notório que o registro junto ao INPI é condição específica da ação
cominatória para proteção do direito de propriedade industrial, é gritante no caso em espécie a
carência da ação, eis que o Requerente não possui interesse de agir, posto que não é titular de
qualquer marca em território brasileiro ou qualquer outro país, como as que são objeto da
presente demanda.
104. – Como visto, tampouco é a instituição que diz o Requerente apelado representar,
titular de qualquer marca em território brasileiro (INPI) ou qualquer outro país, além
disso, verifica-se que os supostos registros que pretende contrapor ao do Requerido datam
respectivamente de 11 de fevereiro e 09 de abril de 2003, logo, mais recentes que o do Requerido,
o que afasta completamente o interesse e utilidade na demanda.
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105. – Ademais, visto que foi extinta a instituição suposta titular dos direitos pleiteados,
naufraga com ela o interesse de agir do inexistente Requerente e do absurdo auto intitulado
representante.
106. – Aliás, resta ainda que, não sendo o requerente titular de qualquer marca devidamente
registrada no INPI, bem como tem como intenção a anulação de registro de marca de titularidade
do Requerido, resta claro que a ação cominatória não se mostra a via processual cabível para a
pretensão.
107. – Desta feita, salutar ressaltar nos autos a ocorrência de carência de ação, haja vista que
sem documento que prove registro nacional de marca, especificamente no INPI, falta ao Autor
interesse de agir em face da via da eleita, pois é imprescindível ao processamento do feito que
haja titularidade de marca nos termos da lei pátria.
108. – Conforme a Lei n. 9.279/96, a anulação é pleiteada sempre através de ação própria,
diante de juízo competente e não se opera de 'pleno iure'.
109. – Ainda, reforçando a ausência de interesse de agir do Requerente e da suposta instituição
que representa, eis que a denominada DEMOLAY INTERNATIONAL FOI EXTINTA. Logo,
não havendo que se falar em titular de marca sequer em outro país, seja para pleito cominatório,
seja para pedido anulatório.
110.
– Nesse sentido, a lição de Cintra-Grinover-Dinamarco8:
―
Interesse de agir - Essa condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo
embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a
paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa
atividade se posa extrair algum resultado útil. É preciso, pois sob esse prisma, que, em cada
caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada. Repousa a
necessidade da tutela jurisdicional na impossibilidade de obter a satisfação do alegado sem
a intercessão do Estado - ou porque a parte contrária se nega a satisfazê-lo, sendo vedado
ao autor o uso da auto tutela, ou porque a própria lei exige que determinados direitos só
possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial (são as chamadas ações
constitutivas necessárias, no processo civil e a ação penal condenatória, no processo penal (v. Supra., n.7). Adequação é a relação existente entre a situação lamentada pelo autor ao
vir a juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado. O provimento,
evidentemente, deve ser apto a corrigir o mal de que o autor se queixa, sob pena de não ter
razão de ser. Quem alegar, por exemplo, o adultério do cônjuge não poderá pedir a
anulação do casamento, mas o divórcio, porque aquela exige a existência de vícios que
inquinem o vínculo matrimonial logo na sua formação, sendo irrelevantes fatos posteriores.
O mandado de segurança, ainda como exemplo, não é medida hábil para a cobrança de
créditos pecuniários.‖
111.
– Na mesma esteira, cabe trazer a baila a lição do Mestre Humberto Theodoro Júnior9:
―
localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente
na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso
concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como
adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação „‟que nos leva a procurar
Teoria Geral do Processo, 12ª ed. Malheiros Editores. Cintra-Grinover-Dinamarco, pag. 260.
9
Humberto Theodoro Jr. Processo de Conhecimento. 1981. tomo I., p.74.
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uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos, na contingência de não
podermos Ter satisfeita uma pretensão ) o direito de que nos afirmamos titulares).
...Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é
que autoriza o exercício do direito de ação.‘‘
112. – Em conclusão, de todo o modo que verifique, resta imprescindível a reforma da sentença
para acolhimento das preliminares, já que, além da inexistência de titular de direito de marca a
animara pretensão, o procedimento eleito pelo acionante é inadequado, impondo-se, por
conseguinte, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual
de agir, nos moldes do que dispõem os artigos 267, I, IV e VI, e 295, III, ambos do CPC, por ser
o Requerente carecedor da ação, condenando-o ao pagamento das verbas oriundas da
sucumbência, incluindo honorários advocatícios.
II.b.3 – DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM, DA FALTA DE AUTORIZAÇÃO E
DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO:
113. – Não bastasse o já exposto, também deixou a sentença de observar questões mínimas a
garantir o acesso ao judiciário em nome de terceiro, outra questão letal à imprópria ação
manejada pelo apelado, que sequer deveria ser julgada em seu mérito.
114. – Como se detém da inicial, o Requerente SUPREMO CONSELHO DA ORDEM
DEMOLAY PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL afirma que ingressa com a
presente demanda representando a instituição denominada DEMOLAY INTERNATIONAL,
alegando que teria tal autorização segundo documentos de números 01 a 07 (fls. 02 a 97).
115. – Ao contrário do que quis ver o Juízo a quo, não há qualquer autorização nos autos,
além do que, como se verificou, que foi extinta a instituição suposta titular dos direitos
pleiteados, com ela, se encerra qualquer autorização e representação que legitime o ingresso da
pretensão.
116. – Não só isso, de toda maneira, como já expresso acima, de modo algum comprovou a
regularidade de representação, como sequer houve autorização de suposto titular de direitos aqui
pleiteados à propositura da presente demanda.
117. – Não há nos autos qualquer documento constitutivo do suposto titular o qual diz o
Autor apelado representar, para o reconhecimento da validade de eventual instrumento
procuratório ou autorização firmados por pessoa jurídica para o ingresso de terceiro em Juízo,
muito menos que supostos acordos entabulados entre o Requerente e o terceiro sejam válidos.
118. – Não fosse só isso, insta verificar que não só não obteve o Apelado qualquer autorização
para a propositura da presente demanda em nome de terceiro como a negativa de autorização para
representação resta expressa no documento trazido pelo autor às fls. 76 cujo teor se segue:
―
O Supremo Conselho da Ordem Demolay da República Federativa do Brasil
envidará seus melhores esforços para fazer valer os termos do presente instrumento referentes
à proteção da Propriedade Intelectual e requisitos relacionados contra o antigo Supremo
Conselho do Brasil; entretanto, o não cumprimento em obrigar de forma efetiva o antigo
Supremo Conselho do Brasil a interromper o uso da Propriedade Intelectual licenciada
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pelo presente instrumento não dará origem a procedências para rescisão deste
Contrato. De forma semelhante, o fato da concessão prévia por parte da Demolay
Internacional e do Supremo Conselho Internacional da Ordem Demolay ao Supremo
Conselho do Brasil não será uma violação da licença exclusiva e concessão de
autoridade da Demolay Internacional, conforme aqui realizada. O Supremo Conselho
da Ordem Demolay da República Federativa do Brasil indeniza e isenta de
responsabilidade a Demolay Internacional e o Supremo Conselho Internacional da
Ordem Demolay em relação às ações tomadas para fazer valer o domínio e os direitos à
Propriedade Intelectual contra o Supremo Conselho do Brasil.‖
119. – Resta, pois, expresso que a Instituição ora denominada DeMolay International se eximiu
de qualquer responsabilidade por qualquer ação de proteção tomada pelo SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, o que
mais uma vez revela não poder este pleitear nada em nome do terceiro, bem como isso ocorre
contra manifesta vedação.
120. – Portanto, inexistindo qualquer representação regular, e havendo expressa negativa de
autorização de ingresso em Juízo em nome de DEMOLAY INTERNATIONAL, nos moldes do
artigo 301, VIII do CPC, resta a questão insanável pela manifesta ilegitimidade ativa do
Apelado.
121. – Posto assim, requer seja reformada a decisão para que seja acolhida a preliminar com a
imprescindível extinção do feito, nos moldes do que dispõem os artigos 267, incisos I, IV e VI, e
295, inciso II, todos do CPC, condenando o Requerente ao pagamento das verbas oriundas da
sucumbência, incluindo honorários advocatícios.
II.b.4. – DA INÉPCIA DA INICIAL:
122. – A sentença atacada, não bastassem as questões já apontadas e o manifesto vício de
julgamento ultra et extra petita, deve ser reformada por ter conhecido e julgado ação com inicial
manifestamente inepta, que deve ser indeferida, já que em manifesta violação ao que dispõem os
incisos II e III, do parágrafo único do art. 295, do CPC, já que da narração dos fatos não decorrer
logicamente a conclusão e o pedido cominatório é juridicamente impossível.
123. – Verifica-se no presente caso a total ausência de causa de pedir a logicamente ensejar
o pedido cominatório e, ainda, alegações sem pedido, pelo que claramente se encontra inepta a
inicial.
124. – Não só por isso, eis que se trata o caso de pedido impossível, já que o Requerente não
pode defender em juízo direito alheio, por faltar-lhe legitimidade ativa,( art. 3º, do CPC)
pois, nos termos do art. 6º, do referido Código, ninguém pode pleitear em nome próprio,
direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
125. – Baseou-se o Requerente em arrazoado vago e evasivo, sem qualquer logicidade e
fundamentação mínima legal para seus pedidos.
126. – A todo o momento na demanda, o Autor deixa claro que atua em nome próprio e não
como representante e, no caso, resta impossível requerer a adjudicação de marcas a terceiro,
como ao juiz também não é lícito substituir-se ao administrador público, a adjudicação deve ser
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condicionada a que a instituição comprove, perante o INPI, o cumprimento de todas as demais
exigências administrativas relativas ao registro marcário.
127. – Desta forma, tendo o pedido como impossível, em razão do teor inconclusivo da
exordial, impõe-se a decretação de sua inépcia, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito.
128. – Requer, assim, o acolhimento da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, por
ser o Autor carecedor da ação, extinguindo-se o processo sem exame do mérito, nos termos dos
artigos 267, VI, e 295, I, ambos do Código de Processo Civil.
II.b.5. – DA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO:
129. – Ponto de contato importante, e que não pode ser ignorado por esta Corte, como foi pelo
Juízo de primeiro grau, são normas a serem respeitadas pelo estrangeiro que pretenda atuar
judicialmente no Brasil, o que, evidentemente acarretará a extinção do feito.
130. – Pelo que estabelece o art. 7º da Lei de Introdução ao Código Civil, o estrangeiro,
domiciliado ou não em nosso país, poderá comparecer, como autor ou réu, perante o tribunal
brasileiro, onde haja alguma controvérsia de seu interesse, mas sua capacidade para estar em
juízo, ativa ou passivamente, obedecerá à lei brasileira no que tange a direitos de propriedade.
131. – Como pende nos autos discussão quanto a suposto direito de pessoa jurídica estrangeira,
no Brasil, há exigência de caução suficiente às custas e honorários de advogado da parte
contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento, estabelecida no
artigo 835 do CPC:
―
Art. 835 - O autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou dele se
ausentar na pendência da demanda, prestará, nas ações que intentar, caução suficiente às
custas e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que
lhes assegurem o pagamento.‖
132. – Em 07/06/2011 o Superior Tribunal de Justiça decidiu ao julgar a MC 17995-SP que é
imprescindível para empresas estrangeiras que litigam no Brasil o oferecimento de caução na
forma do art. 835 do CPC como noticiou o sítio10 da Corte, senão vejamos:
DECISÃO
Existência de subsidiária ou filial de empresa estrangeira no país não
dispensa garantia para satisfazer o ônus da sucumbência
O juiz pode determinar que uma empresa estrangeira preste caução em
percentual sobre o valor da causa para assegurar o pagamento de
eventuais ônus da sucumbência, caso não obtenha êxito na demanda
pleiteada. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
entendeu que a exigência perdura mesmo que a empresa tenha filial ou
subsidiária no Brasil, ou quando essa não apresenta bens imóveis para
satisfação da obrigação.
10
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=102223
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A empresa estrangeira ingressou no STJ com uma medida cautelar para
atribuir efeito suspensivo a um recurso ainda pendente de admissibilidade
no Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa sustentou que a existência
de filial ou subsidiária no país afastaria a determinação do artigo 835 do
Código de Processo Civil (CPC), pois provaria um vínculo efetivo com o
território nacional.
Segundo esse artigo, o autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora do
Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda, prestará, nas ações
que intentar, caução suficiente para satisfazer custas e honorários de
advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes
assegurem o pagamento.
O magistrado impôs um percentual de 20% do valor da causa, sob o risco
de extinguir o processo. A defesa sustentou que o magistrado impôs uma
quantia elevada e contrária à determinação legal, ao estabelecer um valor
dissociado da condenação. O valor corresponderia ao montante de R$ 540
mil, de uma causa avaliada em mais de R$ 2,7 milhões, prevista em uma
ação de indenização por perdas e danos e lucros cessantes.
A empresa alegou ainda que é potencial credora da parte contrária em
valor muito superior ao valor da caução exigida e, no caso de eventual
improcedência da demanda, seria condenada a pagar honorários conforme
o parágrafo 4º, do artigo 20, do CPC, por arbitramento e equidade. O
magistrado local impôs o percentual conforme o parágrafo 3º do mesmo
artigo, de 10 a 20% do valor da condenação.
O ministro Raul Araújo, relator do processo na Quarta Turma, ponderou
que o recurso interposto pela empresa está pendente de admissibilidade
no Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser processada e
julgada a medida cautelar no âmbito do STJ. Além disso, não há
incorreção na determinação de que a empresa estrangeira preste caução,
no percentual de 20% sobre o valor da causa, para assegurar o pagamento
de eventuais ônus sucumbenciais caso não obtenha êxito na demanda
intentada.
Coordenadoria de Editoria e Imprensa / CF
133. – Percebe-se que o STJ consagrou o estabelecido no art. 7º da Lei de Introdução ao
Código Civil, o estrangeiro, domiciliado ou não em nosso país, poderá comparecer, como autor
ou réu, perante o tribunal brasileiro, onde haja alguma controvérsia de seu interesse, mas sua
capacidade para estar em juízo, ativa ou passivamente, obedecerá à lei brasileira no que tange a
direitos de propriedade.
134. – A cautio judicatum solvi, limita a capacidade processual do estrangeiro para subordinar
a certa condição o seu direito de ação, logo, inexistindo esta no caso, o feito não pode prosperar,
razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja extinto sem julgamento de mérito.
II.c. – DA PRESCRIÇÃO:
135. – A apreciação da prejudicial de prescrição é só mais um equívoco da decisão atacada,
que assim deixou de observar a matéria. Além da manifesta inadequação da via eleita e
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inexistência de pedido declaratório expresso, de toda forma, a demanda não poderia prosperar na
forma julgada, já que eventual pedido de nulidade dos registros de marca de titularidade do
Requerido apelado encontra-se prescrito.
136. – Em sua peça madrugadora, o Apelado confessa que o apelante obteve o registro das
marcas em 23/03/1999.
137. – Desta forma, teria o interessado o prazo improrrogável de cinco (05) anos, a contar da
data do registro, para processar o registrante, a teor do que assevera o artigo 174, da Lei de
Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), confira-se:
―
Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do
registro, contados da data da sua concessão.‖
138. – Extrai-se da norma transcrita que após cinco anos estaria prescrita qualquer espécie de
ação de direito material11 deduzida para declarar a nulidade do registro, seja de conhecimento,
seja de execução, seja ainda a cautelar, posto que o legislador inseriu no artigo apenas o termo
―ação‖, sem qualifica-lo12.
139. – Ocorre que a presente ação somente foi distribuída em 11/03/2004, estando
eventual direito do Apelado prescrito.
140. – Não prospera a argumentação de que a ação de nulidade ou anulação de marca seria
imprescritível, quando o diploma internacional dispõe sobre o cancelamento do registro e a
proibição de usos nos incs. II e III do art. 6 bis. De fato, o Art. 6º bis, (2), da Convenção da União
de Paris é claro ao apenas delimitar que deve ser concedido o prazo mínimo de 5 (cinco) anos
para requerer o cancelamento, prazo respeitado pelo o artigo 174 daLei n° 9.279/96:
―
(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do
registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de
prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.‖
141. – Como se observa, é uma garantia oferecida pela Convenção de Paris de que a marca
notoriamente conhecida já registrada em seu país de origem, seja registrada no país destino.
142.
– O caso em tela não traz nenhuma das condições:
a) a marca que pretendeu o Apelado a nulidade de registro não se encontra registrada no
país estrangeiro anteriormente à marca registrada do Requerido;
b) a marca cuja propriedade é discutida não é notoriamente conhecida, como
demonstrado.
143. – Claro, então, que o inc. II, estabelece um prazo mínimo de cinco anos a contar da data
do registro, para requerer o cancelamento da marca usurpada. Os Estados-membros , por se tratar
de um prazo mínimo, estão livres para, em assim desejando, prever prazo maior. A referência é
11
Sobre a diferença entre direito subjetivo, pretensão, ação de direito material e ação processual, ver OVÍDIO
A. BAPTISTA DA SILVA, Curso de Processo Civil, vol. I, Sérgio Antonio Fabris Editor, 3ª ed., p. 59 e ss.
12
CLÓVIS BEVILÁCQUA, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, vol. I, Editora Rio, edição histórica,
2ª tiragem, p. 469/470.
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destinada somente aos casos de registro. Com relação a prazos para proibição de uso, não há um
mínimo prefixado, ficando por conta dos países da União estabelecê-lo.
144. – Neste particular, tanto a Lei 5.772/1971 quanto a atual Lei 9.279/1996 dispõem de
forma diversa da convencional. Na lei brasileira não se fez qualquer diferenciação entre marca
utilizada de boa ou de má-fé, como observado na Convenção da União de Paris. Além disso, não
faz distinção entre cancelamento do registro e proibição de uso, tratando destes dois aspectos
conjuntamente na ação de nulidade do registro.28 Ação esta cuja prescrição ocorre em cinco anos,
contando da data da concessão do registro.29
145. – Também absurda a assertiva da sentença, pelos argumentos já esposados e, ainda, pelo
simples motivo de que a marca do Apelante não foi registrada ou utilizada de má-fé, o que se
conta desde seu registro no caso. É inexpugnável a existência do tratado firmado em abril de
1985 dando total autonomia e soberania ao Requerido, constando ainda o dever de guarda e
proteção das marcas DeMolay.
146. – Outra prova de que os registros foram realizados de boa-fé é que o Apelante tinha o
dever de guarda, nem há qualquer prova nem indício nos autos de que tenha violado marca
americana previamente registrada.
147. – Ademais, a marca, além de ser utilizada há mais de 20 (vinte) anos, ainda teve seu
registro concedido no ano de 1999, 5 (cinco) anos antes do suposto acordo que alega o
Requerente ter firmado com o DeMolay International.
148. – Demonstrada a ausência de má-fé, que, no sistema brasileiro deve ser robustamente
comprovada, o eu não logrou fazer o Apelado, até porque deve estar clara a manifesta intenção de
aproveitamento de marca alheia.
149. – Não há, pois, que se falar em ausência de prazo para a anulação ou declaração de
nulidade de registro.
150. – Ainda pelo prazer da dialética, cumpre ver que a argumentação do Apelado quanto à
hierarquia de normas é balela jurídica, totalmente inaplicável à questão, bem como não haveria
modo algum como afirmar que a imprescritibilidade fora assimilada pelo direito pátrio, pela
ausência de positivação. Quanto à absurda argumentação de nível constitucional, absurda a tese
de caráter penal, haja vista a presente se tratar de prescrição cível, além de total ausência de
previsão legal da forma de hierárquica apresentada.
151. – A prescrição tem dúplice fundamento: 1º - o decurso do tempo; 2º - a negligência do
interessado, sendo no entender do Professor Orlando Gomes13, “um modo de extinguir
pretensões”.
152. – Desta forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito como se
verifica dos seguintes julgados.
153. – Isto exposto, requer a reforma da sentença para o agasalhamento da presente prejudicial
e a extinção da ação com julgamento do mérito, em razão da prescrição do direito do Autor, com
28
Se o Registro é nulo, não se tem a titularidade da marca.
Art.174 da Lei 9.279/1996 e art. 98, parágrafo único, da Lei 5.772/1971
13
Direitos Reais, 6ª ed., Forense, Rio, 1978, página 159.
29
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fulcro no artigo 269, IV, do CPC, condenando-se ao Requerente ao pagamento das verbas
oriundas da sucumbência, incluindo honorários advocatícios.
II.d. – DO MÉRITO:
154. – No mérito, melhor sorte não tem a sentença atacada. Como visto, a sentença entendeu
por reconhecer como de propriedade do autor – aliás, nesta confusa ação e respectiva sentença,
sequer se define quem é o autor da ação e efetivo titular de direitos, como já bem observado
anteriormente.
155. – O presente recurso já demonstrou razões que implicam, de forma cabal, na imperativa a
extinção da ação. De toda forma, tendo em vista o princípio da eventualidade e também pelo
prazer a argumentação, no mérito melhor sorte não possui a sentença vergastada e a pretensão do
Apelado, que, caso seja conhecida, o que, afirma-se, não se acredita, deve ser julgada totalmente
improcedente.
156. – Excelências deve ser reformada a decisão que reconhece a propriedade da marca
Demolay a terceiro que não o Apelante, pela razão de inexistir capacidade postulatória do autor
da ação, inexistir autor titular de direitos e, muito menos, qualquer direito de qualquer desses
perante a lei brasileira e internacional, sendo manifesta a negativa de vigência à lei e à
Constituição Federal.
157. – Primeiro de tudo, sendo incontroversa a celebração de acordo com o extinto Supremo
Conselho Internacional, verifica-se que jamais houve depósito e registro de marcas ilícito ou
de má-fé por parte do apelante. Como o Apelante é soberano e autônomo sobre a Ordem
Demolay no Brasil, cujo termo de acordo que lhe cedeu tais direitos é irrevogável, e não
possui qualquer cláusula de rescisão, fica claro que por sua exclusividade e dever de guarda
no país da marca Demolay, os registros de marca jamais poderiam ser considerados de máfé ou usurpação de marca.
158. – Prova disso é que mesmo a frágil documentação onde o apelado, desprovido de
quaisquer poderes de ingerência sobre o Brasil ou mesmo à própria marca conferida pelo
Supremo Conselho Internacional, não contém qualquer assertiva de que o Apelante
SCODB tivesse violado marcas pela simples obtenção dos registros no Brasil.
159. – A obtenção dos registros jamais foi questionada por quem quer que fosse, o que é
absolutamente relevante para o deslinde da causa.
160. – Também verifica-se que o Apelado inovou a lide, trazendo em sua extemporânea
segunda contestação à reconvenção, matéria nova, aduzindo que o Apelante teria se
comprometido a ser ―governado‖ pelo Supremo Conselho Internacional e que a marca Demolay e
a Demolay Internacional seriam marcas notoriamente conhecidas. Veja-se que a argüição do
apelado de que o Apelante teria efetuado contrato e se comprometido, sob pena de revogação de
poderes, além de inovação da lide, fez parte da fundamentação da absurda sentença.
161. – No caso, também se equivocou a decisão acerca da norma aplicável à espécie, seja por
não se subsumir à hipótese do artigo 6º bis da CUP, sendo exclusivamente aplicável a lei
brasileira e seu sistema atributivo de propriedade de marcas, além de não cumprir o Apelado
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estrangeiro com os requisitos legais, como inscrição neste país, não sendo lídimo sob nossa lei
proteger a denominação de pessoa não registrada.
162. – Desta forma, já foi cabalmente demonstrada a absoluta propriedade intelectual do
Apelante, bem como a impossibilidade de cassação dos seus poderes, ausência de comprovação
de qualquer violação pelo Recorrente, seja do antigo tratado, quanto de qualquer disposição legal.
163. – Posto isso, a despeito de se tornar repetitivo, cumpre observar novamente que o
apelante, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, não logrou comprovar fato
constitutivo de seu direito, seja quanto à titularidade das marcas e autorização para demandar em
nome de terceiro, seja quanto aos alegados danos deixando de cumprir com seu ônus na forma do
artigo 333 do CPC.
164. – Assim, ao contrário do que assenta a sentença, a marca americana é mais recente que a
brasileira, não sendo aplicável o artigo Art. 6º bis da Convenção da União de Paris, haja vista
que, o depósito, além de posterior, não trata de marca notoriamente conhecida no Brasil,
reconhecimento este que só ocorre, como demonstrado, através de ato próprio do INPI.
165. – Além da ausência de proteção legal na forma pretendida pela decisão, sequer há que se
falar em quaisquer poderes do apelado para ter qualquer ingerência sobre a organização ou a
marca no Brasil. Ademais disso, os carreados comprovaram:
a) a inexistência de sucessão legal e diversidade de pessoas jurídicas entre o
Supremo Conselho Internacional e DeMolay International;
b) a extinção da pessoa jurídica DeMolay International;
c) a anterioridade do registro de marca brasileiro;
d) ausência de submissão do Apelante ao DeMolay International;
e) irrevogabilidade e irretratabilidade do acordo de mútuo reconhecimento,
autonomia e soberania.
166. – A sentença, em seus fundamentos, também deixou de observar que o registro americano
da marca efetuado em 1952 encontra-se cancelado sendo que o denominado DEMOLAY
INTERNATIONAL apenas obteve o registro de marca no ano de 2003. Quanto a isso silenciam
tanto o apelado em suas razões, como o julgador.
167. – Quanto ao registro brasileiro ser anterior ao americano, é manifesta a confissão do
Apelado, que não impugnou tal fato em sua manifestação ou contestação da reconvenção, pelo
que deve ser aplicada a norma do artigo 302 do CPC.
168. Quanto ao acordo estabelecido com o Supremo Conselho Internacional, tambpém carece
de razão a sentença que deixou de observar toda sua sistemática e fundamentos, quando por fim
se concluir que aquela organização abdicou de seus poderes concernentes, em território brasileiro,
ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, sendo este autônomo e soberano,
responsável toda ingerência da ordem e marca no Brasil.
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169. – Não fosse assim, sequer há qualquer relação entre o apelante e o apelado, que não é a
pessoa jurídica titular de direitos que conferiu os poderes sobre a DeMolay no Brasil.
170. – O apelado sequer logrou comprovar qualquer sucessão entre este o Supremo Conselho
Internacional, assim sequer comprovou a existência do DeMolay International, comprovadamente
extinto em 2007 como comprovou o Apelante, fazendo cair por terra toda sua pretensão judicial.
171. – Ademais, além da absoluta falta de demonstração pelo requerente apelado de que este
representaria o DeMolay International e que teria autorização para em seu nome atuar
judicialmente (todas já derrubadas anteriormente), verifica-se que o apelado não logrou
comprovar:
Que a pessoa jurídica do SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL é a mesma do
DEMOLAY INTERNATIONAL, que, como visto, não são;
Que houve prosseguimento do registro americano da marca DEMOLAY, que, como
comprovado pelo apelante, o registro da marca efetuado em 1952 SUPREMO CONSELHO
INTERNACIONAL encontra-se cancelado, sendo que o DEMOLAY INTERNATIONAL, pessoa
diversa, apenas obteve o registro de marca no ano de 2003, ou seja, após o ora Apelante.
172. – Inexpugnável, assim, que o registro do Apelante é anterior ao confrontado pelo
Requerente, além do eu o suposto titular da marca americana foi extinto.
173. – Ao contrário do que sustenta a sentença, o Apelado não comprovou que seria o
proprietário da marca DeMolay, quanto mais em território brasileiro. O Recorrente, por outro
lado, comprovou de forma inexpugnável ser o único detentor dos direitos sobre marca, assim
como autoridade soberana e autônoma sobre a Ordem no país.
174. – A prova produzida pelo Recorrido é, se não inócua, absolutamente viciada, sendo claro
que de forma alguma afasta os direitos do apelante decorrentes do pacto firmado em 1984
com o extinto Supremo Conselho Internacional, como sequer demonstra que o DeMolay
International sucedeu os direitos da marca DeMolay no mundo, muito menos no Brasil, onde o
Apelante possui registro mais antigo, como exaustivamente demonstrado.
175. – Assim, imprescindível é a reforma da sentença, haja vista que carece de quaisquer
provas o autor Recorrido, que pretende litigar em nome de terceiro, que sequer é titular de
direitos no Brasil, seja quanto a marca, seja quanto à própria organização.
176. – Basta breve leitura dos autos para confirmar que as alegações do apelado, estranhamente
repetidas em sentença, somadas às inconclusivas provas, não são suficientes para pretensa
desconstituição da propriedade intelectual do Apelante, quanto mais à configuração de má-fé no
registro, sendo absolutamente claro que a lei aplicável à espécie é a brasileira, até porque não
foram demonstrados e comprovados os requisitos à proteção internacional conferida pela CUP.
177. – A questão desses autos é tão bizarra que o próprio julgador se confunde na sentença, ora
afirmando que o titular de direitos sobre a marca seria o DeMolay International, ora que seria o
Supremo Conselho da Ordem Demolay para a República Federativa do Brasil (suposto
representante). Ocorre que nenhum dos dois o é.
178. – Ademais, foi comprovada a conduta contraditória do representante Apelado, que ora se
diz representante de pessoa jurídica estrangeira – pessoa que seria titular das marcas discutidas –
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e, por fim, se elucida documentalmente que a despeito de tais alegações, o SUPREMO
CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL e
suas entidade subordinadas, de forma ardilosa, vêm tentando registrar em nome próprio as
marcas que alega serem de exclusiva propriedade do DEMOLAY INTERNATIONAL –
conforme depósitos realizados pelo SCODRFB em nome próprio – fls. 1802 e seguintes:
RESULTADO DA PESQUISA (29/01/2008 às 13:33:00) CNPJ/CIC/No. INPI: 07045595000140
Foram encontrados 3 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.
Número
Prioridade
829008012 06/12/2006
Marca
Titular
Classe
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DE MOLAY
PARA A REPUBLICA FEDE
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY
PARA A REPUBLICA
NCL(8 )
41
Ped.Com.
829008020 06/12/2006
829008004 06/12/2006
Situação
Ped.Com.
DEMOLAY
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY
PARA A REPUBLICA
NCL(8 )
41
Ped.Com.
SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY
PARA A REPUBLICA
NCL(8 )
41
RESULTADO DA PESQUISA (29/01/2008 às 13:43:06) CNPJ/CIC/No. INPI: 04845802000153
Foram encontrados 34 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 2.
Número
Prioridade
Marca
Situação
Titular
Classe
Ped.Com.
827160216 26/01/2005
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827160224 26/01/2005
GRANDE CONSELHO ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GCEMS
Ped.Com.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684770 27/07/2005
CONVENTO PRECEPTOR DAS VIRTUDES Nº 91
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684673 27/07/2005
CAPÍTULO ANTONIO ALARICO FARO Nº 157
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684681 27/07/2005
CAPÍTULO DOURADOS Nº 78
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684690 27/07/2005
CAPÍTULO CAMPO GRANDE Nº 10
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684703 27/07/2005
CAPÍTULO GUARDIÕES DA NATUREZA Nº 22
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684649 27/07/2005
CAPÍTULO JOÃO AFFONSO DE BARROS MELLO Nº 32
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684711 27/07/2005
CONVENTO SIR MALAGAHAN D' CAMELOT Nº 33
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684657 27/07/2005
CAPÍTULO JUVENTUDE EM ALERTA Nº 35
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684665 27/07/2005
CAPÍTULO BELLATORES SIDROLÂNDIA MS
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684720 27/07/2005
CONVENTO SIR GUY D' AUVERGNIE Nº 7
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684738 27/07/2005
CAPÍTULO OTÁVIO VIEIRA DE LIMA Nº 417
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
827684746 27/07/2005
CORTE DE CHEVALIER ANTONIO MARIA COELHO Nº 20
Ped.Exig.
GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
NCL(8 )
45
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CAPÍTULO PONTA PORÃ Nº 101
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GRANDE CONS. EST. DA ORDEM
DEMOLAY DO ESTADO DE MS - GCEMS
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45
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CAPÍTULO RIO BRILHANTE Nº 427
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ESTADO de MATO GROSSO DO SUL GCEMS
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NCL(8 )
35
179. – Com este ato resta claro que se contradisse o Apelado em seus argumentos e é carente
de segurança jurídica a sentença, haja vista que inicialmente se afirma que a propriedade
intelectual das marcas ―DeMolay‖ seria a instituição denominada DEMOLAY
INTERNATIONAL, ao mesmo tempo que verifica que o suposto representante tenta obter
registros das marcas em NOME PRÓPRIO.
180. – Por ordem de prejudicialidade, as questões devem ser especificamente examinadas,
quando então se verificará que não tem guarida o apelado em suas pretensões.
II.d.1 – DO EQUÍVOCO DA SENTENÇA QUANTO ÀS NORMAS
APLICÁVEIS À ESPÉCIE – INAPLICABILIDADE DO ART. 6º
BIS DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (CUP):
181. – Equivocou-se a decisão acerca da norma aplicável à espécie, seja por não se subsumir à
hipótese do artigo 6º bis da CUP, sendo exclusivamente aplicável a lei brasileira e seu sistema
atributivo de propriedade de marcas, além de não cumprir o Apelado estrangeiro com os
requisitos legais, como inscrição neste país, não sendo lídimo sob nossa lei proteger a
denominação de pessoa não registrada.
182. – Quanto à presente discussão, se verifica que negou vigência a decisão atacada à norma
federal e aos princípios e garantias constitucionais, ao decretar a perda das marcas de propriedade
exclusiva do apelante, quando não cumpridas as hipóteses legais, assim como sequer instado a se
manifestar o estrangeiro, que, a despeito do alegado na inicial, não ingressou nos autos, bastando
ver que em momento algum há qualquer instrumento ou autorização para tanto e, pior: há
contrato entre o autor apelado e a instituição estrangeira prevendo diametralmente o
oposto.
183. – Portanto, é de absurdidade tremenda a decisão que reconhece ocorrência de violação de
marca sem apreciar os aspectos legais e sem a fundamentação pertinente, inclusive para
submissão de pretensão à jurisdição, violando diretamente o artigo 93, IX, da CF.
184. – A teratológica decisão recorrida ainda negou vigência aos incisos do artigo 5º, da CF,
que asseveram:
―
Art. 5º. (...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei; (...)
XXII - é garantido o direito de propriedade;
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LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;‖
185. – Além de deixar de observar os requisitos legais ao reconhecimento da proteção
internacional de marcas segundo a lei nacional e a Convenção da União de Paris - CUP e à
própria formação de decisão fundamentada, observa-se ainda que de toda forma tal
reconhecimento jamais tal poderia ocorrer pela inaplicabilidade da norma internacional no caso.
186. – Portanto, não prospera a argumentação quanto ao direito aplicável à espécie, a um,
porque o sistema é claro na tratativa quanto à oportunidade da aplicação da lei nacional e da lei
estrangeira e, a dois, porque de toda forma, a Convenção da União de Paris não é aplicável ao
caso em tela por conferir proteção internacional exclusivamente às MARCAS
NOTORIAMENTE CONHECIDAS, a cujo elenco de critérios fáticos e legais, não sendo a
hipótese do caso em tela.
187.
– Dispõem os artigos 8º e 9º, “caput”, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro:
―
Art. 8°. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicarse-á a lei do país em que estiverem situados.‖
―
Art. 9°. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se
constituírem.‖
188. – O bem em questão é a propriedade das marcas DeMolay em território brasileiro,
devendo ser aplicada à espécie a lei brasileira de propriedade industrial (Lei 9.279/96), consoante
expressa determinação da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, e das regras
internacionais de competência.
189.
– Neste sentido, a lição de Vicente Greco Filho14:
“
A situação do imóvel determina a competência exclusiva e determinará, também a
aplicação da lei nacional (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 8°). Aplica-se, pois,
totalmente, a territorialidade.”
190. – Também assim, o professor da Universidade de São Paulo, José Carlos de Magalhães15
para quem:
“
a comunidade internacional rege-se por princípios e normas que regulam a
jurisdição dos Estados, limitando-a pela competência. Princípio básico é a territorialidade
da jurisidição, segundo o qual o Estado é competente - e com exclusividade - para regular
as relações jurídicas ocorridas em seu território. Tem o Estado, portanto, autoridade
internacional para declarar o Direito em seu território, bem assim para dar-lhe efetividade,
até mesmo com o uso da força.”
191.
14
15
– Luiz Olavo Baptista16, assim definiu as aplicações do Direito Internacional Privado:
“Direito Processual Civil Brasileiro”, 1° Volume, Editora Saraiva, página 179.
”Competência Internacional do Juiz Brasileiro e Denegação de Justiça”, artigo publicado na RT 630, página 52.
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“
Ao pensar sobre o direito internacional devemos sempre partir da constatação de
que coexistem vários sistemas jurídicos. Essa diversidade é o reflexo da divisão do planeta
em comunidades distintas, separadas e caracterizadas pela sua soberania, que se reflete na
existência de fronteiras, e o alcance é político, econômico e jurídico. Os sistemas jurídicos
são a contraparte de cada sistema político, organizando-lhe a estrutura, inclusive no âmbito
econômico.”
192. – Acerca da lei aplicável à espécie, importante se faz colacionar o ensinamento de
Maristela Basso Tamagno 17:
“
B) O lugar da situação do bem (“lex rei sitae”)
Este é outro importante elemento de conexão consagrado no art. 8º da Lei de
Introdução ao Código Civil:
“
Art. 8º Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicarse-á a lei do país em que estiverem situados. (...)”
Assim, para as ações pertinentes às coisas, há de se aplicar a lex rei sitae, não
interessando o lugar onde o ato foi celebrado, exceto no tocante aos bens móveis, ou que se
destinarem a transporte para outros lugares, ou, ainda, referentes ao penhor, sujeitos à lex
domicili do proprietário, ou da pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada.”
193.
– E mais adiante - páginas 61/63:
―
Importante questão é a que diz respeito aos critérios de interpretação usados pelo
juiz nacional, ao aplicar direito estrangeiro. Tais critérios devem estar de acordo com a
sistemática de seu próprio foro, ou deve-s adotar a interpretação aceita no país de cuja lei se
trata?
A nosso ver, quando o juiz nacional lança mão de direito estrangeiro não deve
ficar atrelado aos métodos de interpretação de sua própria jurisdição. Deve, sim, buscá-los
no país de origem da lei que livremente irá aplicar. Isto porque não lhe seria possível
interpretar uma expressão extrangeira, com propriedade, sem transportar-se ao país de
origem desta. Neste mesmo sentido, citamos o ilustre Luiz Antônio Severo da Costa:
―
A interpretação da lei estrangeira deve ser feita no estado de espírito
dessa legislação, pois os termos, os conceitos e os institutos têm o sentido e o
conteúdo que ali lhe são dados‖. (―Da Aplicação do Direito Estrangeiro pelo Juiz
Nacional, Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1968).‖
Assim sendo, os critérios interpretativos do direito estrangeiro devem ser
retirados do país de origem deste direito. Daí porque deverá o juiz nacional ater-se,
inclusive, à jurisprudência daquele país.
É possível que idênticos textos legais, em diferentes países sofram diversas
interpretações jurisprudenciais. Nestes casos, não raros, deve o juiz nacional respeitar a
interpretação dada pelo direito estrangeiro. “De la „ teoria del uso juridico‟ se deduce que
el juez ha de respetar la interpretación judicial del derecho extrangero, aunque éste y el
suyo propio coincidiesen literalmente”. (Werner Goldoschimdt. ―Sistema y Filosofia del
Derecho Internacional Privado, 2ª Edição, Buenos Ayres, EJEA, 1952, v. 1, p. 386.) ―Da
Aplicação do Direito Estrangeiro pelo Juiz Nacional, Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro,
1968).
16
“Dos Contratos Internacionais - Uma visão Teórica e Prática”, Editora Saraiva, São Paulo, 1994, página 3.
“Da Aplicação do Direito Estrangeiro pelo Juiz Nacional - O Direito Internacional Privado à Luz da
Jurisprudência”, São Paulo, Editora Saraiva, 1988, página 54.
17
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Ainda citando o mestre Goldschimidt, apresentamos uma de suas memoráveis
passagens:
“
Como regla para la aplicaión del Derecho Extrangero en el proceso
Zitelmann se estableció el principio: “ El juez tiene queaplicar el derecho
sustancial extrangero como si fuera juez en el Estado extrangero”. (―La
Consecuencia Jurídica de la Norma del Derecho Internacional privado, Barcelona,
Bosch, 1935, p. 66)‖
194. – Portanto, é inaplicável à espécie a Convenção de Paris, em virtude de que o
SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL cedeu os direitos da marca ao Apelante e, mesmo
se assim não fosse, o Supremo Conselho Internacional não se encontra registrado no país,
frise-se que o mesmo não poderia sequer pleitear a proteção legal e, muito menos, tê-la
pretendido em todo o território nacional, com fulcro no art. 8º da Convenção da União de
Paris.
195. – Deveras, não é lídimo proteger a denominação de sociedade não registrada, porquanto,
do contrário, privilegiar-se-ia a sociedade irregular, em detrimento daquela regularmente
constituída. Outrossim, em interpretação sistemática, tem-se que a proteção ao nome estrangeiro
deve ser requerida nos moldes estabelecidos pela lei nacional, haja vista que a própria
Convenção, em seu art. 2º, determina que os cidadãos dos países signatários terão proteção e
direitos análogos aos outorgados aos nacionais, desde que cumpridas as condições e
formalidades impostas pela legislação brasileira.
196. – Acerca do tema, Almeida Nogueira e Guilherme Fischer Jr.18, já no início do século
dispunham:
"(...) a aquisição, perda e validade da propriedade das marcas e do nome comercial são
reguladas pela lei do país de origem; o direito do estrangeiro ao uso exclusivo da marca e
do nome comercial, às prerrogativas especiais da legislação industrial e à proteção da
sanção penal dependem da prévia observância das prescrições da lei territorial.")
197. – Confira-se, ainda, o seguinte aresto, elucidativo da jurisprudência do extinto Tribunal
Federal de Recursos:
"(...). II - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS,
ARTIGOS 2º E 8º. O Tratado fornece o princípio, mas é na lei brasileira específica, que
rege a matéria, que se vai buscar o modo da proteção efetivar-se. A causa, pois, não se
funda na Convenção, mas na lei brasileira, que dá ao alienígena, como ao nacional, a
mesma proteção e o mesmo recurso. (...)." (Ag nº 47.188⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS
VELLOSO, DJU 08.08.1985)
198. – Pois bem. Ainda que, in casu, fosse possível superar o óbice quanto à área de proteção
denominativa, não haveria como se reconhecer ao Requerente e ao DeMolay International o
direito ao uso das marcas DeMolay em razão do respeito aos princípios norteadores da
composição dos nomes comerciais e os critérios para a solução de conflitos referentes à
identidade ou à semelhança entre eles.
18
"Tratado Teórico e Prático de Marcas Industriais e Nome Comercial", São Paulo, Ed. Tipografia Hennies Irmãos,
1910, p.369.
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199. – Assim, na formação do nome comercial, e, pois, do nome das associações, devem ser
observados os princípios da veracidade, de modo que o nome deve sinalizar a realidade atual da
sociedade, é dizer, em se tratando de denominação ("nome de fantasia"), deve espelhar a
atividade efetivamente exercida; da unicidade, pelo que apenas uma denominação pode
identificar a pessoa jurídica nas suas relações com terceiros; e da novidade ou originalidade,
consoante o qual, as denominações devem ser novas quanto a outras já registradas, evitando-se
confusão, dentro de determinado espaço geográfico.
200. – Deste último princípio, infere-se que o nome comercial não admite homonímia ou
semelhança capaz de gerar confusão no âmbito de certa circunscrição territorial, valendo-se a lei,
para concessão de exclusividade de uso, em caso de conflito, do critério de anterioridade do
registro (art. 37, IX, da Lei nº 4.726⁄65, incidente, in casu).
201. – A Convenção da União de Paris foi promulgada em território brasileiro através do
Decreto n° 75.572, de 08/04/1975 e assevera em seu art. 6° (3) que:
―
Art. 6º Uma marca regularmente registrada num país da União será
considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União
inclusive o país de origem.‖
202.
– Vejamos a respeito, a lição de Denis Borges Barbosa19:
“ (...)
Assim, a marca, como signo, tem a mais natural das vocações ao
internacionalismo.
Como direito, no entanto, continua como um ente da lei nacional ou regional,
apenas condicionada ou determinada pela norma internacional.
Da distribuição internacional das marcas20
Tais dados, curiosamente, não diferem significativamente dos depósitos de
patentes estrangeiras.
A marca é um direito territorial
Não existe, ainda, uma marca internacional. O mesmo signo, ou signos
análogos, constituem famílias de marcas registradas, com independência jurídica em cada
jurisdição. O sistema vigente, na verdade, veda a existência de uma marca transnacional.
A essência deste limite está no disposto na CUP:
Art. 6º Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada
como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de
origem.
O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial21 em seu art.
Art. 129, garante em todo território nacional a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer,
assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional,
pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes
ou afins.
19
“A Marca como um fato internacional”.
Baroncelli, Eugenia, Fink, Carsten and Javorcik, Beata Smarzynska , "The Global Distribution of Trademarks:
Some Stylised Facts" . The World Economy, Vol. 28, No. 6, pp. 765-782, June 2005 http://ssrn.com/abstract=741821
21
A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de
certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
20
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Confira-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da concorrência
desleal, não tem proteção nacional, mas, quando aplicável, a do mercado restrito ao qual a
concorrência se insere.
Extraterritorialidade das marcas (...)
Como já visto, pelo art. 6o(3), uma marca regularmente registrada num país da
União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da
União inclusive o país de origem.”
203. – O Requerido, sustenta que seria aplicável ao caso a exceção ao princípio da
territorialidade prevista no acordo internacional TRIPS que é a reprodução da previsão do Art. 6º
bis da Convenção da União de Paris (CUP), qual seja a marca notoriamente conhecida:
―
Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar
o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do
interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua
reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma
marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que
nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada
pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo
sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação
suscetível de estabelecer confusão com esta.‖
204. – Resta claro que não cabe a aplicação ao caso dos dispositivos dos referidos acordos pois
no presente caso não há que se falar em marca notoriamente conhecida, haja vista que não há alto
grau de conhecimento em solo brasileiro, bem como o próprio dispositivo acima deixa expresso
que para que a marca seja notória, ela deve assim ser reconhecida pela autoridade
competente do país.
205. – O de início já deixa expresso que para a proteção a marca deve ser notória no país onde
se pretenda a proteção, no caso, o Brasil.
206.
– Neste sentido a lição da maestria de Maitê Cecília Fabbri Moro22:
―
B- Sobre território onde deve ser notória
(...) hoje o entendimento sobre o território onde a marca deve ser considerada notória, para
obter a proteção da marca notoriamente conhecida, é pacífico. O território onde se verifica
a notoriedade de uma marca é justamente aquele onde se queira registrá-la. De acordo
com este entendimento, julgo o Tribunal de justiça de São Paulo, na AC 100.913.4/0, que
esclarece: ―o tema, à primeira vista, diante da liberalidade da redação do art. 126 da Lei da
Propriedade Industrial, não ofereceria muita dificuldade interpretativa. De fato, dispõe a
referida norma que ‗ a marca conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6 bis
(I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de
proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil‘.Ocorre que a norma referida da Convenção realça como notoriedade aquela ‗...mark
considered by that competent authority of the country of registration to be well-known in that
country‟, que em tradução livre significa, ‗ marca que a autoridade competente do país do
registro considere notoriamente conhecida naquele país‘ (...).Resulta dos termos da
22
MORO, Maitê Cecília Fabbri. ―Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei nº 9.279/1996 e nos
acordos internacionais.‖ São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. P. 107-108.
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Convenção da União de Paris que o país-membro não é obrigado a proteger marcas
notoriamente conhecidas,mas que não o são dentro de seu território. Portanto, a proteção se
dirige a „uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso
considere que nele é notoriamente conhecida”23(original grifado).
Suponha-se que a marca ―Waterman‖ não estivesse registrada no Brasil, para assinalar
canetas,24e um brasileiro quisesse registrá-la no território nacional para assinalar lápis,
borrachas, ou até mesmo canetas.Não poderia fazê-lo. Isso porque, além de muito conhecida
a marca ―Waterman‖na França, é ela também conhecida no Brasil como distintiva de
canetas.No caso, a notoriedade da marca deverá ser aferida no Brasil, porque é no Brasil
que se deseja registrá-la.Não importa ser ela notória ou não no país de origem, a frança
no caso.25Uma vez considerada notória no Brasil, o cidadão que pretendia registrá-la(sem
autorização do titular francês) não poderia fazê-lo por tratar-se de marca estrangeira
notoriamente conhecida no país.‖
207. – A marca ―DeMolay‖, como visto, não é oficialmente reconhecida como marca
notoriamente conhecida no Brasil, declaração cuja competência é da autoridade nacional em
Propriedade Industrial: o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
208.
– Neste, sentido, segue a doutrinadora Fabbri Moro às p. 176-177:
“ B – Competência do reconhecimento da marca notoriamente conhecida.
Fala-se, no texto do art.6 bis, em autoridade competente do país onde se queira
registrar ou usar a marca, para declarar ser esta notoriamente conhecida como pertencente a
outrem.
No Brasil, a autoridade administrativa competente é o INPI. Nos países com
registro atributivo, a competência é, também, dos órgãos administrativos responsáveis pelos
registros de marcas. Não reconhecendo a autoridade administrativa e a notoriedade da marca,
há ainda o recurso ao órgão judiciário competente.‖
209. – Da mesma maneira as demais disposições do artigo 6º bis da CUP, como a fixação de
prazo para proteção, todos tendo como requisito a existência de marca notoriamente conhecidas
segundo a autoridade e lei do país.
210. – Portanto, sob qualquer prisma que se enfoque a matéria, conclui-se pela viabilidade da
proteção das marcas do Requerido em face dos Requerentes em razão do devido registro das
marcas DeMolay no INPI.
211. – Percebe-se, portanto, ser o Apelante o detentor exclusivo dos direitos de exploração das
marcas DeMolay objetos da presente ação e se má-fé e induzimento ocorreram nos presentes
autos foram perpetrados pelo Recorrido.
II.d.2 – DA AUSÊNCIA DE SUCESSÃO E DA ILEGITIMIDADE
DA ENTIDADE “DEMOLAY INTERNATIONAL” COMO
23
Nesse sentido: TJSP- AC 100.913/0- Rel. Ruiter Oliva-j.17.10.100.
No caso, a classe 16, que compreende : papel,livros, impressos de todos os tipos,pequenos artigos para
escritório,material didático ou de desenho, ornamentos,manequins, caracteres de imprensa, plantas, flores e frutas
artificiais e artigos religiosos.
25
No caso, só a titulo de ilustração, a marca ―waterman‖ obteve em julgado na frança proteção além do principio da
especialidade.Não se permitiu a utilização da marca para lâminas de barbear (Trib.seine,5 janvier 1940Annales,1940-1948)( apud Albert Chavanne e jena-jacques burst,op.cit.,p.412).
24
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INSTITUIÇÃO COM PODERES E DIREITOS SOBRE A MARCA
DEMOLAY NO BRASIL e DA AUSÊNCIA DE SUPOSTO
TITULAR MARCA CONFLITANTE:
212. – A sentença, ao mesmo tempo em que deixa de observar a constituição das pessoas
jurídicas envolvidas no feito e registros de marca, deixou de observar a absoluta ausência de
sucessão e a comprovada extinção do SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL que
conferiu os poderes ao Apelante no Brasil, como demonstrado no item ―I.c.2” da contestação,
que encerrou suas atividades, existente até hoje, mas posta em INATIVIDADE, possuindo
registro diverso do DEMOLAY INTERNATIONAL.
213. – Como já demonstrado nas preliminares, inexiste titular de marca americano e, mais
ainda, inexiste hoje, em qualquer país, titular de marca registrada anterior à do Apelante, como
resta cabalmente comprovado nos autos, fato que, por si só acarreta a reforma da sentença.
214. – Não bastasse a total outorga de poderes sobre a marca DeMolay no Brasil, verifica-se
que, mesmo se tal não ocorresse, a única organização que poderia ter poderes para cassar a
autoridade e identidade do Apelante e, conseqüentemente da Ordem e marca DeMolay no país,
seria o SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL, carecendo de legitimidade a entidade
denominada ―DEMOLAY INTERNATIONAL‖.
215. – Ocorrendo a extinção ou inatividade do Supremo Conselho Internacional, não houve
qualquer sucessão legal de instituições e registros de marca sequer nos Estados Unidos da
América, sendo que o Demolay International (DI) não é o legal sucessor do International
Supreme Council of the Order of Demolay, fundado por Frank S. Land, que foi quem conferiu os
direitos sobre ―DeMolay‖ no Brasil.
216. – A nova organização americana possui, inclusive, registro mais recente que o do
Apelante brasileiro, mantendo registros das marcas e patentes referentes ao DEMOLAY e brasão
nos Estados Unidos da América, a partir de 2003, logo, o Requerido possui reconhecimento legal
pátrio anterior ao da organização americana pela qual, também sem qualquer comprovação, se
julga legitimado o Requerente.
217. – Nos Estados Unidos da América, os registros de marcas e patentes anteriores ao ano de
2003 são pertencentes ao já apresentado International Supreme Council of Order DeMolay
(Supremo Conselho Internacional), conhecido também como Grand Council of Order DeMolay,
o qual conferiu, como já exposto, amplos e irrevogáveis poderes sobre a marca DeMolay no
Brasil ao Requerido, que obteve o reconhecimento legal pátrio.
218. – Isto foi comprovado pelos registros de pessoas jurídicas da Secretaria do Estado de
Missouri
pelo
site
https://www.sos.mo.gov/BusinessEntity/soskb/CSearch.asp?dtm=711168981481481,
onde
buscando por "International Supreme", poder-se-á observar que haverá dois registros.
219. – O primeiro registro é de uma entidade beneficente (benevolent), que foi criada em 1926
por Frank Sherman Land, existente até hoje, mas posta em INATIVIDADE. O segundo registro é
um fictitious registration, ou seja, um nome fantasia, pertencente à uma entidade nascida em 1995
chamada ―DeMolay International‖.
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220. – Caso se busque os registros do Demolay Internacional no site da Secretaria do Estado de
Missouri, poderá ser vislumbrado o Contrato Social ou Incorporated Act, que francamente
demonstra que o Demolay Internacional não é sucessor do Supremo Conselho Internacional, pois
não é advindo de uma fusão, nem cisão ou assimilação, muito menos compreende-se como sócio
da entidade. Isto resulta no seguinte: O Demolay International não tem legitimidade nenhuma.
221. – Quando o Requerido SCODB foi constituído pelo Supremo Internacional, este permitiu
que registrasse no Brasil as marcas como se dele fossem.
222. – Como os registros do SCODB são ininterruptos até os dias de hoje, o hiato nos registros
americanos, faz com que as marcas do SCODB sejam mais antigas que as marcas do também
extinto Demolay International.
223. – Pode-se checar os registros de marcas e patentes americanas pelo site do Escritório de
Marcas e Patentes dos Estados Unidos: http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm*, onde irão
aparecer 32 trademarks, sendo que 6 registros estão Ativos (Live) e os outros 26 aparecem
Cancelados (DEAD), incluindo-se nos registros cancelados (deads) os registros do DeMolay
Alumini.
224. – Também óbvio é que, caso fosse o DeMolay International efetivo legal sucessor do
International Supreme Council of Order of the Demolay, não precisaria refazer os registros
das marcas.
225. – Resta, pois, inexpugnável que o Demolay International e Supremo Conselho
Internacional são pessoas jurídicas diferentes, sendo que o primeiro foi criado em 1995 por um
grupo de maçons, e a segunda entidade foi criada por ―Dad Land‖, em 1926, portanto, qualquer
desrespeito com as marcas e patentes do Requerido é manifesto ato de ilegalidade, que deve por
justiça ser repelido por este r. Juízo.
226. – No caso, o apelado fundou sua demanda única e exclusivamente em suposta propriedade
intelectual da instituição DEMOLAY INTERNATIONAL.
227. – A despeito da já demonstrada ausência de qualquer influência sobre o conjunto da
propriedade intelectual do Apelante, mesmo se assim não fosse, há que se reconhecer que,
estando extinta a referida organização suposta titular de marca americana, não há, pois, titular de
direitos, devendo ser julgada improcedente a demanda.
228. – O Código Civil brasileiro ainda prevê no seu artigo 51 (Título II - Das Pessoas
Jurídicas) o fim da pessoa jurídica, sendo importante verificar que o mesmo código no seu artigo
52 ainda assevera que se aplica às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da
personalidade.
229. – Deste norte maneira, o artigo 1º da referida lei prescreve que ―toda pessoa é capaz de
direitos e deveres na ordem civil‖, tendo como garantia dos direitos de personalidade a vida (Art.
2º do CC).
*
entrar no link "SEARCH trademark" depois ir para "New User Form Search (Basic)" - teclar Demolay
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230. – Assim, eis que o artigo 6º do Código Civil brasileiro prescreve que a existência da
pessoa natural termina com a morte, como também termina a personalidade jurídica com a sua
dissolução.
231. – Logo, desaparecendo a pessoa, desaparecem no caso os direitos, haja vista não haver
qualquer sucessão de direitos de pessoa jurídica no caso, o que automaticamente gera a vacância
na titularidade de suposto registro estrangeiro, razão pela qual, por todos os ângulos, é
absolutamente legítimo o registro do Apelante.
II.d.3. – DO REGISTRO NO INPI E DA PROTEÇÃO LEGAL AO
APELANTE:
232. – Percebe-se claramente, que, contrário ao posicionamento da sentença atacada, a Lei n.
9.279/96 confere àquele que primeiramente obtém o registro no INPI, a titularidade sobre o
uso de uma determinada designação, vedada a outrem a sua utilização sem permissão do
titular. Nestes termos, o artigo 129 do referido diploma legal.
233. – É indiscutível a improcedência da presente ação, pelo que, como visto, o Apelante é
proprietário no Brasil do nome e respectivamente da marca ―DeMolay”, além dos depósitos de
seus rituais na Biblioteca Nacional, também possuindo os referidos registros para a marca mista
"DeMolay", nas citadas classes, o que lhe garante, nos termos do artigo 129, caput e 130, III,
ambas da Lei 9.279/96, a exclusividade de uso da marca em território nacional, senão vejamos:
―
Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo
em todo os territórios nacionais, observados quanto às marcas coletivas e de certificação o
disposto nos arts. 147 e 148.‖
―
Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
(...)
- zelar pela sua integridade material ou reputação.‖
―
Art. 131 - A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis,
impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.‖
234. – Ainda, de acordo com o disposto no artigo 28 da Lei do Direito Autoral, Lei 9.610, de
19 de fevereiro de 1998, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra
literária, artística ou científica. E o artigo 29 dispõe que depende de autorização prévia e
expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, dentre elas a
reprodução parcial ou integral.
235. – Portanto, inaceitáveis os pedidos da presente demanda de coibir o uso, não só do
nome, como dos materiais e imagens vinculados, pelo fato de não ser a marca registrada
pelo apelado no INPI.
236. – Note-se que a propriedade sobre as marcas e obras merece tamanha proteção por parte
do nosso ordenamento jurídico, que a própria Constituição Federal, em seu artigo 5°, incisos
XXVII e XXIX, a elenca entre os direitos e garantias individuais do cidadão, in verbis:
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―
Art. 5° - (omissis)
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou
reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
(...)
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário
para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.‖
237. – Ora, como se vê, o direito brasileiro não tolera que se adote, a título de elemento
fantasioso de nome comercial, expressão que já constitua marca e/ou o elemento característico da
denominação de terceiro. É o que dispõe o artigo 53, item VI da Lei do Registro de Comércio e é
o que se infere da exclusividade garantida pelo artigo 124, XIX c/c artigos 129 e 130, da lei de
propriedade industrial, todos sob a proteção da regra constitucional acima citada. Marca e nome
comercial pertencem, pois, à categoria dos sinais distintivos usados no mundo dos negócios e
visam à identificação do fabricante, comerciante ou prestador de serviço, em um modelo
econômico estruturado na noção de concorrência. O uso de marca para caracterizar nome
comercial de terceiro é deceptivo, porque induz o público em erro quanto à fonte geradora do
produto ou serviço.
238. – Marca e nome comercial constituem espécies do gênero de sinais distintivos, e sua
correlação é, por isso, intuitiva, dispensando maiores digressões. Pontes de Miranda26 deixa
clara essa intimidade entre os dois campos, ao ensinar que:
" (...) a proteção delas (as firmas e denominações) no campo econômico é que se torna
elemento indispensável da proteção da propriedade industrial. Basta pensar-se em que
muitos artigos são preferidos, não pela marca de fábrica, ou por algum sinal distintivo,
inclusive o título de estabelecimento, mas pelo nome do comerciante individual, ou da pessoa
jurídica."
239. – Nunca é demais lembrar que a proteção ao nome comercial não afeta unicamente as
empresas em suas atividades de comércio. Afeta também, como se disse, diretamente o
consumidor/usuário e, por via de conseqüência, o seu direito consagrado na Lei 8.078 de
11.09.90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor e que estabelece em seu artigo 4°,
inciso VI, que:
―
Art. 4° - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida,
bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios:
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações
industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar
prejuízos aos consumidores;‖
240. – Aliás, a proteção ao nome comercial, foi devidamente consagrada na legislação
específica que trata a matéria, qual seja, a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis e
26
"Tratado de Direito Privado", volume 16, pág. 231.
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Atividades Afins (Lei 8.934 de 18.11.94) que dispõe expressamente em seu artigo 35, inciso V
que:
―
Art. 35 - Não podem ser arquivados: (...)
V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a
outro já existente.‖
241. – Ademais, oportuno trazer à colação o que preceitua a Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre
o registro público de empresas mercantis, em seu artigo 34, e também o disposto nos artigos 61 e
62 do Decreto nº 1800/96 que a regulamenta, respectivamente:
Lei nº 8.934/94.
―
Art. 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da
novidade‖.
Decreto nº 1.800/96.
―
Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre,
automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato
constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de
nome.
Art. 62. O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade
e identificará, quando assim o exigir a lei, o tipo jurídico da sociedade.
(...)
§ 2º Não poderá haver colidência por identidade ou semelhança do nome
empresarial com outro já protegido.‖
242. – De fato, o nome comercial está para a pessoa jurídica como o nome civil está para a
pessoa física. É com o nome comercial que o empresário pratica todos os seus atos da vida
mercantil: com ele emite suas faturas; com ele, obriga-se, com ele adquire direitos; com ele,
participa de todo o sistema de circulação de riqueza.
243. – João da Gama Cerqueira27, que tratou do assunto em seu, dizia que o nome comercial
"caracteriza, individualiza e distingue a atividade do comerciante ou industrial, pessoa física ou
jurídica, no campo de competência comercial."
244. – Não resta dúvida, portanto, de que ao se apresentar sob o nome "DeMolay", o apelado
estará levando o público a erro, dúvida, confusão ou, no mínimo, à associação com o Requerido.
Trata-se de prestação dos mesmíssimos serviços, ou seja, uma organização de jovens com
objetivo de prepará-los para serem bons cidadãos e líderes na sociedade, com base nas citadas
sete virtudes (Amor Filial, Reverência pelas Coisas Sagradas, Cortesia, Companheirismo,
Fidelidade, Pureza e Patriotismo), e com a prestação de serviços de caráter
filantrópico/comunitário/beneficente.
27
Tratado da Propriedade Industrial, volume l, pág. 471.
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245. – De efeito, em sendo o Apelante responsável pela organização de jovens reconhecida no
mundo, o público será levado a engano, pensando ter o apelado direito ao uso, gozo e fruição da
marca DEMOLAY. Tal situação só beneficia o apelado, que está se aproveitando do prestígio que
o Apelanteconquistou junto à comunidade ―DeMolay‖ e sociedade em geral, em detrimento
dessa.
246. – Nesse sentido, vale ressaltar que o Apelado não possui registro no INPI - Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, e mesmo agora tendo o solicitado o mesmo será certamente
indeferido com base no item 17 do artigo 65, do Código de Propriedade Industrial então em vigor
(inciso XIX do artigo 124 da nova lei) confirma, oficialmente, a titularidade exclusiva do
Requerido sobre o registro "DeMolay", vez que:
―
Art. 124 - Não são registráveis como marca:
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;‖
247.
– Neste sentir, os seguintes julgados, dentre outros colhidos à ventura e ora transcritos:
―A anterioridade o registro do nome comercial, comprovada pelo arquivamento do ato
constitutivo na Junta Comercial garante ao titular o seu uso, ainda que alguém obtenha,
posteriormente, o seu depósito ou arquivamento no INPI‖. A impossibilidade do
arquivamento a que se refere se refere o art. 38 da lei denominação idêntica, mas, também,
hipótese de nome semelhante a outro já existente." (TJMG - Minas Gerais - Apelação Cível
84060/2 - BH - Relator Desembargador Lenídio Doehler DJMG 04/06/91 - pág. 4).
"NOME COMERCIAL - Semelhança capaz de gerar confusão - Nome Comercial
FIORUXXI S.p.a. e CONFECÇÕES FIORUCCI. Empresas dedicadas à fabricação de
venda de artigos de vestuário -possibilidade de confusão geradora de concorrência
desleal. Ação procedente. Recurso provido." (Ap. Cível 383/89 TJRJ - 7a Câmara
Cível, v.u., relator desembargador - YOUSSIF SARIM SAKER, julgado em 12.09.89).
248.
– Impende reforçar que, a propriedade do Requerido é incontestável pelo registro no INPI:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - MARCA - REGISTRO - CARÊCIA DA AÇÃO.
I - A MARCA REGULARMENTE REGISTRADA NO INPI, SEM QUE CONTRA A
MESMA SE TENHA LEVANTADO IMPUGNAÇÕES, CONFERE A SEU TITULAR
A PROPRIEDADE E USO, EIS QUE TEM VALIDADE ERGA OMNES. ASSIM,
ENQUANTO PERSISTIR O SEU REGISTRO, TEM-SE COMO CARENTE DE AÇÃO, A
AJUIZADA CONTRA O SEU LEGITIMO DETENTOR.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(REsp 9415 / SP ; RECURSO ESPECIAL. 1991/0005508-5 Resp 9415-SP. Ministro
WALDEMAR ZVEITER. T3 - TERCEIRA TURMA 04/06/1991. DJ 01.07.1991 p. 9193)
249. – Deste modo, o sistema jurídico brasileiro veda absolutamente as ardilosas tentativas de
usurpação da propriedade de marca com tentativas de registro e depósitos inclusive semelhantes,
como se denota do seguinte julgado do TJDF:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO
SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. NOME
COMERCIAL. REGISTRO INDEVIDAMENTE DEFERIDO PELA JUNTA COMERCIAL
- LEI N. 8.934/94 E DECRETO N. 1800/96. PRIORIDADE DE NOME REGISTRADO
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ANTERIORMENTE. MARCA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL- LEI N. 9.279/96.
DEPÓSITO. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO JUNTO AO INPI. USURPAÇÃO DO
NOME E DA MARCA "DON TACO" CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA
ESPECIFICIDADE. MARCA DE ALTO RENOME. I. Constatado que a autora indicou o
endereço onde funciona sua administração que, por sua vez, é o mesmo onde reside seu
representante, cumprindo com a exigência do artigo 282, inciso II, do CPC, razão não há para
se reconhecer a carência de ação da autora. Preliminar rejeitada. II Assim, forçoso concluir
que, no julgamento simultâneo de ações cautelar e principal, pode o juiz, mediante uma única
sentença, apreciar as duas demandas, emprestando a ambas as ações a mesma fundamentação.
III. As Juntas Comerciais, tendo como uma de suas finalidades a proteção ao nome comercial,
em respeito ao princípio da novidade, não podem registrar nome semelhante aos que nela já
se encontram registrados, quer coincidam ou não os ramos de atividade a que se dedicam o
titular do registro e o pretendente, exatamente para evitar a confusão e a concorrência desleal.
IV. Tendo a autora procedido ao registro de seu Contrato Social em data bem anterior às rés,
em caso de conflito, como o presente, deve prevalecer a precedência temporal de sua
inscrição. V. O fato da autora ter depositado antes seu pedido de registro perante o INPI lhe
confere o direito de prioridade em relação à marca pretendida pelas rés, podendo zelar pela
integridade material e reputação de sua marca. Inteligência do artigo 130, inciso III da Lei de
Propriedade Industrial. VI. O Brasil, signatário da Convenção de Paris, considera suficiente o
simples registro na Junta Comercial da sede da sociedade para que tenha privilégio
assegurado em todo o País. VII. A marca de alto renome constitui princípio inovador,
previsto no artigo 125 da Lei nº 9.279/96 por determinar que à marca registrada no Brasil
considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de
atividade, mantendo registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no
todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão, pelo consumidor, quanto à
origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para sua reputação. VIII.
Entre "DON TACO MEXICAN FOOD", "DON TACO CAFÉ" E "DON TACO FIESTA"
não há cunho distintivo face à predominância do elemento "DON TACO". IX. É incensurável
a r. sentença recorrida que, diante de tal quadro, determina às rés que se abstenham,
definitivamente, de utilizar a marca DON TACO, estabelecendo o prazo de 90 (noventa) dias
para retirá-lo de suas denominações sociais, sob pena de incorrerem no pagamento de multa
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de mora. Recurso improvido.
Sentença mantida.(20010110260878APC. 166986. Relator Jeronymo de Souza, 3ª Turma
Cível, julgado em 02/12/2002, DJ 19/02/2003 p. 45)
250. – Não fosse só isso, os documentos acostados comprovam a devida instituição e
anterioridade temporal da utilização das marcas pelo Requerido. Neste caso, a lei confere o
direito de procedência ao registro à pessoa que fazia, de boa fé, uso, no Brasil, há pelo menos seis
meses anteriores ao dia do outro depósito ou da prioridade unionista, de marca igual ou
assemelhada para assinalar os mesmos produtos ou serviços.
251. – A ilegalidade da conduta do Requerente, bem como o anterior uso de boa-fé das marcas
pelo Requerido resta cabalmente comprovado pela simples observação da numeração das
organizações sobre as quais tenta obter registro o Requerente, que claramente são da estrutura do
Requerido, sendo patente que o Autor não possui a referida quantidade de entidades a ensejar tais
números.
252.
– Assim prescreve a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996:
―
Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de
pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a
exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.‖
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253. – Nota-se que o direito de precedência, assegurado pela utilização anterior, não prescinde
do registro para a aquisição da propriedade e exclusividade de uso da marca, revigorando, assim,
o efeito atributivo do direito vigente na legislação brasileira.
– Conseqüentemente, e diante do exposto, considerando a identidade entre o nome do Requerente
e seu representado com o registro de titularidade da Autora, já claramente identificado pelo INPI
- Instituto de Propriedade Industrial, além da clara tentativa de usurpação da atividade do
Demandado, não há como prevalecer a situação de convivência pacífica pelas partes. Portanto,
urge seja retificada a denominação do Primeiro Réu vez que, resta claro que a confusão entre eles
é passível de causar graves prejuízos não só o Autor como principalmente aos membros e futuros
filiados que acreditarão ser o primeiro Requerido entidade com poderes sobre a mesma
instituição.
II.d.4. – AUTONOMIA E SOBERANIA – DO EQUÍVOCO DA
SENTENÇA ACERCA NATUREZA DO ACORDO CELEBRADO
E DA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO:
254. – Excelências, a sentença se fundou única e exclusivamente no acordo de mútuo
reconhecimento e irmandade firmado pelo Apelado e pelo EXTINTO Supremo Conselho
Internacional. É cristalino que tal Supremo Conselho Internacional e o apelado são pessoas
distintas, sem relação de sucessão de pessoas jurídicas ou mesmo de marca, como já repisado.
255. – O mais importante é que, mesmo se houvesse autoridade do DEMOLAY
INTERNATIONAL – o que afirma-se, não ocorre - inexiste no Contrato de Mútuo
Reconhecimento e Irmandade qualquer possibilidade de revogação de direitos e poderes
sobre a Ordem DeMolay no Brasil que legitime qualquer tipo de cassação.
256. – Não fosse só isso, carece de razão a sentença ao sustentar que haveria qualquer
submissão, já que em lugar algum do termo consta que o Apelado concorda em per
governado pelo Supremo Conselho Internacional, mas sim pelas Sagradas Landmarks da
Ordem DeMolay (item ―1‖ do acordo de Mútuo Reconhecimento e Irmandade). A verdadeira
tradução está às fls. 1546 do documento de fls. 1544-1564.
257. – Desta forma, a sentença foi tendenciosa, deixando de observar a integralidade do
pactuado com fins de tentar justificar a apropriação absurda das marcas do Apelante, quando,
reafirma-se: não há qualquer prova de que o Apelado tenha poderes, seja sobre a marca,
seja sobre o apelante com fins de revogar um acordo que, em veras, foi uma cessão
irrevogável.
258. – Logo, ressalta-se que jamais houve depósito e registro de marcas ilícito ou de má-fé por
parte do apelante. Como o Apelante é soberano e autônomo sobre a Ordem Demolay no Brasil,
cujo termo de acordo que lhe cedeu tais direitos é irrevogável, e não possui qualquer cláusula de
rescisão, fica claro que por sua exclusividade e dever de guarda no país da marca Demolay, os
registros de marca jamais poderiam ser considerados de má-fé ou usurpação de marca.
259. – Prova disso é que mesmo a frágil documentação onde o Apelado, desprovido de
quaisquer poderes de ingerência sobre o Brasil ou mesmo à própria marca conferida pelo
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Supremo Conselho Internacional, não contém qualquer assertiva de que o Apelante SCODB
tivesse violado marcas pela simples obtenção dos registros no Brasil.
260. – Portanto, não logrou o apelado comprovar fato constitutivo de sua tese, tanto assim que
os documentos que apontou como prova de sua sucessão do Supremo Conselho Internacional,
documentos 11 e 12 (fls. 104-108) são de produção unilateral da DEMOLAY
INTERNATIONAL em que a própria apenas afirma ser sucessora do Supremo Conselho
Internacional. Não há prova disso.
261. – Os documentos produzidos relativos à suposta cassação do Requerido também
demonstram que DEMOLAY INTERNATIONAL teria qualquer poder legal de cassação dos
direitos da instituição Demandada, quanto mais de marca, tanto assim que possui registros de
mais recentes que o Apelante.
262. – Quanto a natureza do pacto que cedeu os direitos ao apelante, como organização
autônoma e soberana, resta claro o manifesto equívoco do r. Juízo a quo acerca da natureza dos
pactos e do direito.
263. – A sentença, em seu relatório fundamentação se reporta a suposto ―contrato de mútuo‖
firmado entre o requerido SUPREMO CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O
BRASIL e SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL DA ORDEM DEMOLAY.
264. – Resta absurdo o entendimento da sentença que milagrosamente repete a assertiva do
apelado de fls. 2316 de que haveria ―contrato de mútuo‖ estabelecido entre o Apelante e o antigo
Supremo Conselho da ordem DeMolay para o Brasil, já que se tratou de do Tratado de Mútuo
Reconhecimento e Relações Fraternais, ou seja, de natureza jurídica absolutamente diversa do
que pretendem fazer crer autor e julgador.
265. – Nunca houve contrato de mútuo como aquele previsto no artigo 586 do Código Civil,
que prevê o empréstimo de coisas fungíveis, onde o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o
que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
266. – Tendo em vista que a própria sentença afirma que o contrato celebrado entre o
Requerido e o antigo Supremo Conselho Internacional prescreveu direitos e obrigações como que
juridicamente ―passou para o seu parceiro brasileiro a autoridade para os assuntos relativos à
administração da Ordem no país., requer seja sanada a contradição e obscuridade acercada efetiva
natureza jurídica do contrato celebrado entre o Requerido e o antigo SUPREMO CONSELHO
INTERNACIONAL DA ORDEM DEMOLAY, e a legislação aplicável.
267. – O próprio acordo de mútuo reconhecimento e irmandade que expressamente prevê
igualdade de condições entre as instituições do extinto Supremo Conselho Internacional e do
Apelante, tanto que ambos concordam que o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o
Brasil é livre para reconhecer ou negar reconhecimento a qualquer Supremo Conselho
criado pelo Supremo Conselho Internacional, conforme itens “4” e “6” do acordo, que
consta inclusive da documentação carreada pelo próprio apelado.
268. – Também não prospera o absurdo entendimento da decisão, inclusive trazido pelo
apelado em manifesta inovação da lide, aduzindo que o Apelante teria se comprometido a ser
―governado‖ pelo SUPREMO CONSELHO INTERNACIONAL e que a marca Demolay e a
Demolay Internacional seriam marcas notoriamente conhecidas.
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269. – Veja-se que a argüição do apelado de que o Apelante teria efetuado contrato e se
comprometido, sob pena de revogação de poderes, além de inovação da lide, fez parte da
fundamentação desta absurda sentença, que deixa de observar que não há qualquer hipótese de
rescisão ou revogação de poderes e direitos.
270. – Ademais, resta equivocada a interpretação do Juízo quanto aos termos do acordo, seja
pela absoluta ausência de possibilidade ou cláusula de rescisão, seja pela cláusula em questão,
onde o Apelante SCODB nunca concordou em ser governado pelo Supremo Conselho
Internacional, e sim regido pelas Sagradas Landmarks da Ordem DeMolay (conforme
comprovado às fls. 1532):
“
1. The Supreme Council agrees to be governed by, to protect, and
perpetually observe:
The Sacred Landmarks of the Order of DeMolay”
271.
– A verdadeira tradução, de fls. 1546 do documentos de fls. 1544-1564:
“
O Supremo Conselho concorda em ser regido, proteger e
perpetuamente observar:
"Os Marcos Sagrados da Ordem DeMolay”
272. – A tradução documento do apelado nº 10 (fls. 100) foi errônea ao deixar de traduzir o
terno ―governed by‖, que significa ―governado por‖, ou seja, pelo que consta na seqüência do
texto: Sagradas Landmarks da Ordem DeMolay, ou seja, os sagrados marcos ou esmo
Landmaks, como se utiliza.
273. – Novamente, deve-se observar a conduta do apelado e seus aliados, como se verifica da
tradução de fls. 1392, juntada em processo no Mato Grosso do Sul, documento totalmente
deturpado, que extirpa do texto as palavras ―independente e soberano‖, documento este que
inclusive diverge de outras traduções juntadas pelo próprio apelado.
274. – Aliás, em lugar algum do termo consta que o Apelado concorda em per governado
pelo Supremo Conselho Internacional.
275. – Exaustivamente sustentado e comprovado nos autos, o texto do acordo firmado entre a
antiga instituição americana detentora a propriedade da marca e o Requerido, é claro, podendo-se
verificar que o Apelante é independente e soberano sendo que International Supreme Council
cedeu em caráter irretratável e irrevogável todos os direitos sobre a ordem DeMolay para o
Brasil e mais, determinou que não somente o International Supreme Council mas o demais
DeMolays que permaneceram sob a jurisdição do International Supreme Council rogariam pela
boa atividade do Requerido Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.
276. – Percebe-se claramente que em razão do tratado o Supremo Conselho da Ordem
Demolay para o Brasil, ora Apelante, tornou-se soberano em igualdade de condições com o
Supremo Conselho internacional.
277.
28
– Vejamos a definição legal de soberania que se aplica analogicamente ao caso concreto 28:
De Plácido e Silva. ―Vocabulário jurídico, Editora Forense, 27ª edição, Rio de Janeiro, 2006, páginas 1308/1309.
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“
SOBERANIA. De soberano, oriundo do baixo latim superanus, e este de super
(sobre, em cima), ou de supernus (superior), designa a qualidade do que é soberano, ou
possui a autoridade suprema. É o poderio supremo, ou o poder sobre todos.
Soberania. No conceito jurídico, soberania entende-se o poder supremo, ou o
poder que se sobrepõe ou está acima de qualquer outro, não admitindo limitações, exceto
quando dispostas voluntariamente por ele, em firmando tratados internacionais, ou em
dispondo regras e princípios de ordem constitucional.
Assim, a soberania é o supremo poder ou o poder político de um Estado, e que
nele reside como um atributo de sua personalidade soberana . Desse modo, no conceito de
Bluntschli, revela-se no próprio Estado, considerando em sua majestade e em sua suprema
força.
Para Clóvis Beviláqua “a soberania é noção de Direito Público Interno. É esse o
Direito que nos diz como o Estado se constitui, que princípios estabelece para regular a sua
ação, e que direitos assegura aos indivíduos. Quando aparece no campo do Direito
Internacional, o Estado já está constituído, e, conseqüente, já se apresenta com a sua
qualidade de soberano. O Direito Internacional respeita-a, acata-a, e o reconhecimento de
um Estado pode (enquanto subsistir essa prática) ser interpretado como declaração que os
outros fazem, de que, na qualidade de soberano, pode ter ingresso na comunhão
internacional. Mas, por isso mesmo que a faculdade de limitar-se, vai submeter-se a
preceitos,que lhe pautarão a conduta.”Reputada como indivisível, a soberania não comporta
divisões, desde que ela é uma e única. Não tem aceitação generalizada a divisão de
soberania interna e de soberania externa.
Para Bonfils, a soberania externa é uma conseqüência da própria soberania
interna, desde que o Estado privado de exercer em seu território o imperium e a jurisdictio
estaria impossibilitado de exercer a soberania externa.
A soberania externa, praticamente, pois, é simplismente manifestação da
soberania do Estado, interna e de natureza territorial, em virtude da qual tem a
personalidade e capacidade jurídicas desejadas para exercer direitos e contrair obrigações
internacionais, ao influxo da solidariedade dos interesses.”
278.
– Já o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa29 assim conceitua soberania:
―soberania, s. f. (soberano + ia) 1. Caráter ou qualidade de soberano. 2. Autoridade
suprema. 3. Força tirada do conhecimento do direito natural. 4. Autoridade moral considerada
como suprema; poder supremo, irresistível. 5. Os direitos anexos ao soberano ou soberana. 6.
Extensão territorial sob a autoridade de um soberano. 7. Qualidade do que não tem apelação
ou recurso. 8. Autoridade, imperiosidade, poder, superioridade. 9. Excelência, primazia. 10.
Altivez, soberba.‖
279.
– Na língua inglesa seu significado é exatamente o mesmo, confira-se30:
“soberania, s. f. 1. sovereign. 2. office, dignaty and authority of sovereign. 3. supreme power,
domination, reign. 4. moral supremacy. 5. domain, domination. 6. masterdom, masterhood.”
280. – Demonstrada, assim, a autoridade do Requerido no Brasil, cuja cessão de direitos na
modalidade é irrevogável, e, tão logo, a conseqüente propriedade intelectual do requerido sobre
as marcas e obras ―DeMolay‖.
II.d.5. – DA ANTERIORIDADE:
29
30
Mirador, São Paulo, 5ª Edição, 1981, página 1611.
Michaelis, “Dicionário Prático Inglês”, São Paulo, Melhoramentos, 2005, página 841.
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281. – Além de todo o exposto, a sentença atacada deixou ainda de observar o direito de
anterioridade do Requerido. Os documentos acostados comprovam a devida instituição e
anterioridade temporal da utilização das marcas pelo apelante. Neste caso, a lei confere o direito
de procedência ao registro à pessoa que fazia, de boa fé, uso, no Brasil, há pelo menos seis meses
anteriores ao dia do outro depósito ou da prioridade unionista, de marca igual ou assemelhada
para assinalar os mesmos produtos ou serviços.
282. – No caso, como cabalmente demonstrado, não há que se falar em registro ou uso de máfé pelo apelante, sendo manifesta unicamente a ilegalidade da conduta do Apelado, bem como o
anterior uso de boa-fé das marcas pelo Apelante resta cabalmente comprovado pela simples
observação da numeração das organizações sobre as quais tenta obter registro o Requerente, que
claramente são da estrutura do demandado, sendo patente que o Autor não possui a referida
quantidade de entidades a ensejar tais números.
283.
– Assim prescreve a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996:
― Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de
patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração,
sem ônus, na forma e condição anteriores.‖
284. – Nota-se que o direito de precedência, assegurado pela utilização anterior, não prescinde
do registro para a aquisição da propriedade e exclusividade de uso da marca, revigorando, assim,
o efeito atributivo do direito vigente na legislação brasileira.
285. – Logo, deve este r. Juízo declarar o direito de propriedade anterior do Requerido,
oficiando-se o INPI para as devidas providências, julgando totalmente improcedente a demanda
proposta pelo Autor, bem como determine que o Requerente cesse a utilização das marcas do
Requerente, sob as penas da lei.
II.d.6. – DOS DIREITOS AUTORAIS E DO DEPÓSITO NA
BIBLIOTECA NACIONAL – DA LIMITAÇÃO DO PEDIDO:
286. – A despeito o vácuo argumentativo do Demandante, relembra o Requerido que também
possui os direitos autorais das obras referentes à Ordem DeMolay no Brasil, conforme
comprovado e, ainda, observa que, apesar da confusão da peça inicial, que os registros de direitos
autorais não foram objeto de pedido expresso na presente demanda, pelo que requer sejam
afastados eventuais pedidos conexos como os cominatórios.
287. – Como fazem prova as fotocópias em anexo de Certificado de Registro ou Averbação
emitido pelo escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional, o Requerido
depositou em data de 01/12/1999 os livros intitulados ―Grau Iniciático da Ordem DeMolay‖ e
―Grau DeMolay‖, publicações que contém os rituais da Ordem DeMolay e que foram registrados,
respectivamente, sob os números 188.152 do livro 321, às fls. 307 e 188.150 do livro 321, às fls.
307, cumprindo assim o disposto na lei brasileira referente aos direitos autorais para a garantia da
propriedade.
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288. – Desta forma, não pode o Requerente utilizar ou comercializar os referidos rituais sem a
autorização do seu titular e a contraprestação de direito, posto que a legislação severamente
reprova e pune tais condutas.
289. – Primeiramente, garante a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXVII, que ―aos
autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar‖.
290. – A lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que atualiza e consolida a legislação sobre
direitos autorais e dá outras providências, assim prescreve:
―
criou.‖
Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que
―
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra
literária, artística ou científica.
Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra,
por quaisquer modalidades, tais como:
I - a reprodução parcial ou integral;
II - a edição;
III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;
IV - a tradução para qualquer idioma;
V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com
terceiros para uso ou exploração da obra;
VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica,
satélite, onda ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou
produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula
a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema
que importe em pagamento pelo usuário;
VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica,
mediante:
a) representação, recitação ou declamação; (...)
IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a
microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;
X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser
inventadas.‖
291. – Vedada, portanto, a publicação, utilização, edição e/ou adaptação não autorizadas,
dentre outras ações.
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292. – Anteriormente, a lei nº 5.988/73, revogada pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
já previa a garantia do direito autoral da obra literária pelo seu depósito na Biblioteca Nacional:
―
Art. 17. O autor de obra literária, científica ou artística, para a sua garantia,
quando do seu registro, depositará dois exemplares na Biblioteca Nacional; no Instituto
Nacional de Música; na Escola Nacional de Belas Artes; no Instituto Nacional do Cinema; no
Conselho Federal de Engenharia, Agricultura e Agronomia.‖
293. – Porém, com o advento da nova lei de Direitos Autorais – Lei nº 9.610/98, a sua proteção
foi ainda mais extensiva, prescindindo de registro, que tem finalidade como uma forma de
reforço:
―
Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no
caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.‖
294. – Disso, já se conclui pela titularidade e ampla proteção autoral do Requerido também
quanto à utilização, reprodução e publicação do Ritual do Grau Cavaleiro e Monitor de
Cerimônias Públicas (Manual de Cerimônias) e edição de demais obras com o conteúdo constante
destes e da demais obras.
295.
– A mesma legislação, também determina:
―
Art. 24. São direitos morais do autor:
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou
à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em
sua reputação ou honra;
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua
reputação e imagem;‖
296. – Insta se fazer ressalva, pela abrangência do texto legal, e reafirmar que não fora
autorizada a utilização das obras pelo Requerente, quanto mais qualquer modificação.
297.
– Também:
―
Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a
pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor.‖
―
Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão
definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores.‖
298. – O direito autoral, possuindo aspectos "sui generis", é colocado no mesmo grau de
importância dos direitos pessoais, patrimoniais e reais. Este direito, bem incorpóreo e imaterial, é
tão digno de defesa como qualquer dos acima mencionados.
299.
– Tamanha a importância do direito autoral, que a lei, de forma feliz, prescreve:
―
Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.‖
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300. – Aquele que imprimir, reproduzir, modificar obra literária, sem autorização de seu autor,
perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o restante da edição ao preço
por que foi vendido ou mediante avaliação. Não sendo possível, será calculada uma indenização,
nos seguintes termos:
―
Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de
qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a
suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.
Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do
titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que
tiver vendido.
Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição
fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.
Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em
depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender,
obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será
solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes,
respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no
exterior.
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a
comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de
fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser
imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo
da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente
das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos
direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado
até o dobro.‖
301. – Acerca dos prejuízos causados ao detentor direito autoral e sua fixação, calha à espécie a
lição de Renato Opice Blum e Marcos Gomes da S. Bruno31 em seu artigo “A Internet e os
Direitos Autorais”:
“
O art. 29, da Lei 9.610/98, prevê expressamente, diversas modalidades de
utilização da obra em que se exige autorização prévia e expressa do autor, sendo que,
violada, tal disposição, caberá ao autor da obra o direito de indenização pelos seus direitos
patrimoniais lesados.
A indenização material decorrente da violação de direitos autorais deve ser
arbitrada na forma do Título VII, da Lei 9.610/98, que o responsável pela violação dos
direitos autorais, pagará, a título de indenização patrimonial, o valor dos exemplares que
tiver vendido, o que corresponde, logicamente, ao número de exemplares que tiver vendido, o
que corresponde, logicamente, ao número de exemplares fraudulentamente editados,
utilizados, apreendidos ou vendidos, multiplicado pelo valor unitário de cada um deles. (...)
Por sorte, a Lei 9.610/98, no parágrafo único, do art. 103, traz a previsão de que,
não sendo conhecido o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, a
indenização deverá ser paga sobre 3.000 exemplares.
Assim, inviabilizada a perícia, basta aplicar o mandamento legal supra referido e
calcular indenização sobre o valor da obra, multiplicado por 3.000 (três mil), sem qualquer
óbice.”
31
“Internet Legal – O Direito na Tecnologia da Informação – Doutrina e Jurisprudência”, Juruá Editora,
Curitiba, 4ª Tiragem, 2006, páginas 42/46.
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302.
– Confirmada, então, a titularidade do Apelante, tanto das marcas quanto das obras.
II.d.6. – DOS DANOS MATERIAIS
IMPRESCINDÍVEL REFORMA:
E
MORAIS
–
DA
303. – Excelências, de qualquer forma, mesmo mantida a absurda decisão de procedência,
verifica-se que a sentença deve ser reformada quanto à condenação por danos morais e materiais,
haja vista que inexistentes.
304. – No caso, não restaram comprovados nos autos qualquer dano moral ou material a
ensejar condenação, quanto mais na monta fixada.
305. – Em razão da absoluta ausência de prova, resta também ilícita e inconstitucional a
sentença que parte para o mero arbitramento de valores, quanto mais a título de danos materiais.
306. – Assim, caso cheque ao conhecimento de mérito a ação, seus pedidos devem ser de plano
julgados improcedentes pela absoluta ausência de prova.
307. – Não houve qualquer comprovada lesão ao Apelado causada pelo Apelante, eis que ― Se
alguém no uso normal de um direito lesar outrem não terá qualquer responsabilidade pelo dano,
por não ser um procedimento ilícito. Só haverá ilicitude se houver abuso do direito ou seu
exercício irregular ou anormal.‖ - (RT,434:239 , 445:229 . 403:218 , e 494:225; TJSC,Adcoas,84906, 1982- in Código Civil Anotado,Maria Helena Diniz,pág.153).
308. – Ademais, sequer apresentou qualquer prova ou especificação dos supostos danos
materiais, os quais devem ser comprovados de forma sólida, segundo nosso ordenamento
jurídico, o que não logrou realizar o Demandante, sendo absolutamente improcedente o pedido.
309. – Como se observa, não comprovou o recorrido qualquer conduta ilícita por parte do
Recorrente para que se configurasse nexo causal com os alegados danos materiais e morais,
quanto mais de terceiros que sequer teria o Autor legitimidade para cobrar em seu nome; se
verificando apenas mera sobreposição de fatos, em arrazoado incoerente e sem a mínima coesão.
310. – No caso, também não foi demonstrado ou comprovado qualquer dano moral, quanto
mais à pessoa jurídica. Diante do exposto, os fatos alegados e a indenização requerida com base
na vaga alegação de danos morais, ventilada pelo Requerente mereciam ser pelo menos
fundamentadas em bases mais consistentes bem como devidamente provados, sob pena de se
consagrar o descabido e o indevido.
311. – Outrossim, deveria o Autor apelado ter comprovado documentalmente suas alegações,
sob pena da lide temerária. A bem da verdade, o Requerente não descreveu, não demonstrou e
muito menos provou qualquer dano sofrido e uma vez que só o dano da vítima é fonte geradora
da responsabilidade civil do causador, desde que haja a ligação desse prejuízo a uma conduta
ilegítima ou censurável do agente, numa relação necessária de causa e efeito
312. – No caso presente, não é possível haver condenação primeiro pela patente inexistência de
qualquer prejuízo, pois não há descrição, demonstração e muito menos prova dos mesmos e
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depois pela patente inexistência de relação, ou nexo causal, entre os supostos prejuízos e qualquer
conduta da Ré, uma vez que aliado à prova de culpabilidade, o dano deve ser demonstrado e ficar
categoricamente provado, ao contrário da conduta da Autora que, repita-se, apega-se a meras
abstrações e alegações destituídas de fundamento jurídico.
313. – Evidentemente que o ônus de demonstrar os prejuízos compete ao Autor, sejam eles
patrimoniais ou morais, sem o que não se pode falar em responsabilidade. O mero
inconformismo, por si só, não é capaz de gerar energia jurídica suficiente para demonstrar que
houve prejuízo na esfera não patrimonial do Requerente. A demonstração do fato constitutivo do
direito cabe ao Autor, nos termos dos artigos 283 e 396 do Código de Processo Civil.
314. – E, assim não entendendo esta corte, os pedidos também devem ser julgados
improcedentes pela clara demonstração de ignorância os critérios legais estabelecidos no art. 210
da Lei 9.279/1996, devendo ser observada a limitação do pedido de R$ 70.000,00.
315. – Demonstrada, assim, a absoluta improcedência dos pedidos, requer a reforma da decisão
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais,
haja vista que não comprovados.
316. – Caso assim não entenda esta r. Corte, requer seja reformada a sentença para redução do
valo fixado, a um por ser ultra petita e, por fim, por serem por demais elevados, haja vista se
tratar de organização supostamente sem fins lucrativos, devendo se ater o Juízo aos critérios de
capacidade das partes e, caso assim não entendendo, no máximo limitando a indenização valor
do pedido de R$ 70.000,00.
II.d.7. – DA RECONVENÇÃO:
317. – Excelências, diante de todo o exposto no presente pleito recursal, deve também ser
reformada a sentença que rejeitou os pedidos da reconvenção, para que seja julgada totalmente
procedente, para:
i)
compelir o Apelado a se abster de utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, a marca e o brasão
DEMOLAY e da utilização, reprodução e publicação ilegal de obras em detrimento de direitos autorais do
Reconvinte, e, por conseqüência, obrigar o Reconvindo a promover a alteração de seu nome e de seus
subordinados, retirando dele tal expressão e substituindo-a por outra inconfundível com a
denominação ―DeMolay‖, que caracteriza o nome comercial do Reconvinte e marca
anteriormente registrada junto ao INPI;
ii)
também compelir o Apelado a se abster do uso, sob qualquer forma e pretexto, de todas as
entidades por esta Ordem instituídas, e as quais são derivadas e fazem alusão direta à marca DeMolay ou
ao brasão DEMOLAY ou à marca ―CAPÍTULO DEMOLAY‖, bem como dos materiais cujos direitos
autorais pertencem ao Reconvinte;
iii)
buscar e apreender, com base no artigo 209 da Lei da Propriedade Industrial (Lei n°
9.279/96), e na lei que regula os direitos autorais, no endereço do Apelado, todos e quaisquer materiais
contendo as marcas de propriedade do Reconvinte, conforme comprovam os certificados de registro de
sua titularidade anexos;
iv)
liminar para sustação imediata da violação praticada pelo Reconvindo está assentada na regra
do art. 209, § 1° e § 2° da lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96 de 14.05.96);
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v)
proibir, liminarmente, até o julgamento do mérito da presente ação, o uso por parte do
Reconvindo da marca ―DeMolay‖ e de suas entidades, como aqui discriminadas, bem como a se abster de
toda e qualquer utilização daquela expressão ou outra com ela confundível, inclusive de domínios de
internet e a criação e filiação de Capítulos da Ordem DeMolay, sob pena de pagamento de multa diária por
ofensa aos direitos marcários na hipótese de descumprimento do preceito;
vi)
condenar o apelado à a reparação por perdas e danos em razão da utilização indevida da marca
―DeMolay‖ em território brasileiro, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigos 208, 209
e 210 da Lei da Propriedade Industrial, e a cessação definitiva do uso da marca “DeMolay” pelo
Reconvindo.
II.d.8. – DO NECESSÁRIO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NOS
EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO:
318. – Excelências, impõe-se o recebimento do presente recurso em ambos os efeitos. A
fumaça do bom Direito está solidamente demonstrada na negativa de vigência das dezenas de
comandos legais invocados pela Apelante e ignorados pela sentença recorrida. O periculum in
mora está consubstanciado no fato de que o Recorrente tem sob sua jurisdição dezenas de
milhares de jovens DeMolays ativos e inativos em todo o Brasil (www.demolay.org.br).
319. – A não concessão do efeito suspensivo gerará o caos em dezenas de Capítulos DeMolays
e lojas maçônicas em todo o País, além de prejudicar o desenvolvimento cívico e filosófico de
milhares de membros.
320. – Como se verifica dos documentos ora juntados, os “líderes” do Apelado foram
todos iniciados nos Capítulos DeMolay pertencentes ao Apelante, e a manutenção da
sentença recorrida e seus efeitos gerará um limbo jurídico, moral e administrativo com um
prejuízo irreparável à Ordem DeMolay e à sociedade brasileira que de há muito reconhece
o Apelante como uma instituição líder na formação da cidadania e do civismo.
321. – Demonstrada portanto, a ocorrência do perigo da demora e da fumaça do bom direito a
autorizar a recepção do apelo em ambos os efeitos.
III – DO REQUERIMENTO:
Isto exposto, a apelante, sempre respeitosamente requer a Vossas Excelências que o
presente recurso seja recebido em ambos os efeitos e provido ex integro, para:

seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e
negativa de prestação jurisdicional, determinando que que outra seja proferia com
a completa prestação jurisdicional, conhecendo e manifestando-se sobre a
integralidade das matérias trazidas na contestação e reconvenção, e fundamentos;

seja reconhecida a nulidade da por cerceamento de defesa, desde a primeira
juntada de documentos sem o contraditório, determinado que o juízo a quo dê
oportunidade nos autos para que o Apelante se manifeste sobre todos os
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documentos juntados pelo apelado, bem como dando continuidade a fase
instrutória, e só então seja julgada a ação;

seja reconhecida a nulidade da sentença por julgamento ultra et extra petita,
determinando que seja prolatada outra sentença com base nos limites da lide,
dentro das causas de pedir e pedido inicial, ou, no mínimo, extirpado tal
provimento de seu dispositivo;

seja reformada a sentença para acolher a preliminar de ausência de pressuposto
processual, pela falta de qualificação e de documentos indispensáveis à propositura
da ação, o que viola de morte os artigos 282, VI, 283 e 396 do Código de Processo
Civil, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito conforme o art.
267, I e IV;

seja reformada a sentença para acolher as seguintes preliminares para extinguir
o feito sem julgamento de mérito:

carência da ação por ilegitimidade ativa ad causam/irregularidade
de representação/ausência de autorização, impondo-se a extinção do feito,
nos moldes do que dispõem os artigos 267, incisos I, IV e VI, e 295, inciso
II, todos do CPC, condenando o Requerente ao pagamento das verbas
oriundas da sucumbência, incluindo honorários advocatícios.

carência da ação por ausência de interesse de agir, impondo-se a
extinção do processo sem julgamento de mérito, a teor do que assevera o
artigo 267, I, IV e VI, e artigo 295, III, todos do CPC, condenando a
Requerente a suportar o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como aos honorários advocatícios a serem sabiamente arbitrados por Vossa
Excelência;

inépcia da inicial e carência da ação por impossibilidade jurídica do
pedido, extinguindo-se o processo sem exame do mérito, nos termos dos
artigos 267, VI, e 295, I, ambos do Código de Processo Civil;

ausência de cautio judicatum solvi, que impossibilita o seu direito
de ação, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito;

Caso assim não entenda esta Corte, requer seja reformada a decisão para que
seja reconhecida a prescrição da ptesensão e extinta da ação com julgamento do
mérito, , com fulcro no artigo 269, IV, do CPC, condenando-se o apelado ao
pagamento das verbas oriundas da sucumbência, incluindo honorários
advocatícios;

Se assim não entenderem Vossas Excelências, o que em veras, não se acredita,
em virtude dos sólidos argumentos fáticos, legais, doutrinários e jurisprudenciais
aqui colacionados, que seja no mérito, reformada a sentença para seja julgado
totalmente improcedente o pedido pelas razões apontadas na contestação,
condenando o Apelado a suportar o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como aos honorários advocatícios a serem sabiamente arbitrados por Vossa
Excelência;
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
Nessa trilha, diante de todo o exposto no presente pleito recursal, requer
também seja reformada a sentença que rejeitou os pedidos da reconvenção, para
que esta seja julgada totalmente procedente, conforme pedidos já esposados no
feito;

Por fim, pelo princípio da eventualidade, em caso de absurda manutenção de
condenação, o que, afirma-se, não se acredita, requer seja reformada a decisão para
afastar a condenação do Apelante ao pagamento de indenizações por dano moral e
material, haja vista que inexitentes, ou, assim não entendendo, que seja reduzida a
condenação haja vista se tratar de organização supostamente sem fins lucrativos,
devendo se ater o Juízo aos critérios de capacidade das partes, limitando-se, ainda,
ao pedido total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Termos em que pede e espera deferimento.
De Campo Grande, MS, para Brasília, DF, 12 de setembro de 2011.
Danny Fabrício Cabral Gomes
Advogado (OAB/MS 6.337)
Renan Cesco de Campos
Advogado (OAB/MS 11.660)
Vinicius de Figueiredo Teixeira
Advogado (OAB/DF 19.680)
apelação-DeMolayDF
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