Arbitragem, Mediação e outros procedimentos alternativos em matéria de Propriedade Intelectual. Quando adotar; quando não adotar; Mediação; Arbitragem; Procedimentos Administrativos; Nomes de Domínio; Novos gTLDs.

1. Rodrigo Azevedo
rodrigo.azevedo@silveiro.com.br
facebook.com/rodazeve
evita custo e complexidade de
múltiplas jurisdições
Procedimento
Único
controle sobre a forma de
solução do litígio
o decisor mais adequado
para o litígio
lei aplicável
lugar do procedimento
língua do procedimento
possibilidade de selecionar:
possibilidade de "acelerar"
o procedimento
Autonomia das
Partes
lei
língua
costumes locais
Procedimento
pode ser neutro
quanto a:
eliminação do
"home court advantage"
Neutralidade
procedimento é privado
sem preocupações quanto
ao impacto público da decisão
relevante em especial para questões
comerciais, trade secrets e patentes
Confidencialidade
geralmente não há
recurso
Decisões Definitivas
Decreto 4.311/2002Convenção de Nova Iorque
Agravo Regimental em Sentença
Estrangeira n. 5206-7
STF - Min. Sepúlveda Pertence
Lei da Arbitragem
Lei 9.307/96
Execução Direta
principalmente em
litígios complexos
Especialidade
Por que adotar?
Partes extremamente
não-colaborativas
Disputas envolvendo
infração extracontratual
Casos em que se
busca criar precedentes
Pedidos de nulidade ou
de restrições em direitos
de PI com efeitos gerais
Por que não adotar?
Arbitragem
Mediação
Procedimentos administrativos
Tipos
Introdução
Terceiro, estranho ao conflito, intermedia e
facilitar o acordo entre as partes
Partes não ficam vinculadas ao
entendimento do mediador
acordo traduzido
num contrato
Sem decisão
Características
Partes não precisam
aceitar nada
sua tarefa é assessorar
as partes na busca de um acordo
Mediador não é decisor
Podem abandonar o procedimento
a qualquer tempo
Procedimento controlado
pelas Partes
Partes não precisam revelar
nada que não queiram
WIPO
Informações reveladas não
podem ser usadas em outros
foros
Resultado confidencial
Confidencial por
natureza
sem procedimentos rígidos
pré-definidos
interesses de negócios das
partes definem o acordo
Inteiramente baseada no
interesse das partes
Estilos de Mediação
% de Acordos obtidos
WIPO Mediation
Rules
"Qualquer disputa, controvérsia ou
demanda originada de ou relativa a
este contrato e a quaisquer de
suas alterações subseqüentes,
incluindo, sem limitação, sua
formação, validade, eficácia,
interpretação, execução, descum-
primento ou extinção, bem como
demandas extracontratuais, serão
submetidas à mediação de acordo
com o Regulamento de Mediação
da OMPI. A mediaçâo terá lugar
[especificar local]. O idioma a ser
utilizado na mediação será
[especificar idioma]."
Cláusula padrão
OMPI
INPI
90 dias90 diasSobrestamento
Filas de Mediação
Transferência de titularidade
Acordo de Coexistência
Desistência
Alterações na descrição dos produtos ou serviços
Recomenda
modificações
Converte-se no
ato respectivo
Resultado
viabilidade técnica do
acordo de mediação
Consulta Técnica Preliminar
Mediação em Marcas
Mediação
Litígio é submetido ao julgamento de
um ou mais árbitros, imparciais, com
base em critérios e procedimentos
específicos, assegurada a ampla
defesa e o contraditório
Com decisão
Decisão obriga as partes
Características
no contrato
após o litígio
Partes precisam concordar
em adotar a arbitragem
Partes não podem abandonar
o procedimento
Procedimento
Consensual
PI
TI
importante para temas
específicos
Partes escolhem
os árbitros
lei
língua
costumes locais
eliminação do
"home court advantage"
Neutralidade
WIPO
Informações reveladas não
podem ser usadas em outros
foros
Resultado confidencial
Confidencialidade
Decisão gera
título executivo
ordem pública como limitador do
escopo da arbitragem no Brasil
Art. 4º A cláusula compromissória é a
convenção através da qual as partes em um
contrato comprometem-se a submeter à
arbitragem os litígios que possam vir a surgir,
relativamente a tal contrato.
no contrato
ou em documento
apartado
Por escrito
Cláusula Compromissória
Art. 9º O compromisso arbitral é a
convenção através da qual as partes
submetem um litígio à arbitragem de
uma ou mais pessoas, podendo ser
judicial ou extrajudicial.
particular, com duas testemunhas
ou público
Por escrito
Compromisso arbitral
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM.
MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL
NÃO CONSTITUÍDO.
1. O Tribunal Arbitral é competente para processar e
julgar pedido cautelar formulado pelas partes, limitando-
se, porém, ao deferimento da tutela, estando impedido
de dar cumprimento às medidas de natureza coercitiva,
as quais, havendo resistência da parte em acolher a
determinação do(s) árbitro(s), deverão ser executadas
pelo Poder Judiciário, a quem se reserva o poder de
imperium.
2. Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se
que a parte se socorra do Poder Judiciário, por intermédio de
medida de natureza cautelar, para assegurar o resultado útil da
arbitragem.
3. Superadas as circunstâncias temporárias
que justificavam a intervenção contingencial do
Poder Judiciário e considerando que a
celebração do compromisso arbitral implica,
como regra, a derrogação da jurisdição estatal,
os autos devem ser prontamente encaminha-
dos ao juízo arbitral, para que este assuma o
processamento da ação e, se for o caso,
reaprecie a tutela conferida, mantendo,
alterando ou revogando a respectiva decisão.
4. Em situações nas quais o juízo arbitral esteja
momentaneamente impedido de se manifestar, desatende-se
provisoriamente as regras de competência, submetendo-se o
pedido de tutela cautelar ao juízo estatal; mas essa
competência é precária e não se prorroga, subsistindo
apenas para a análise do pedido liminar.
5. Recurso especial provido. (STJ - Terceira Turma - REsp
nº 1.297.974/RJ - Relatora Ministra Nancy Andrighi - Data
do Julgamento 12/06/2012 - Data da Publicação/Fonte
DJe 19/06/2012)
Cautelares?
Lei 9.307/96
Arbitragem vs. Judiciário
AAA
CCI
OMPI
Exterior
CCBC
ABPI
Brasil
Principais Câmaras
CBAREntidades
Procedimento
simplificado
custo
tempo
Menos
Um árbitro
Arbitragem Expedita
Matérias
% Acordos durante
o procedimento
WIPO
Arbitration Rules
"Qualquer disputa, controvérsia ou demanda originada de
ou relativa a este contrato e a quaisquer de suas
alterações subseqüentes, incluindo, sem limitação, sua
formação, validade, eficácia, interpretação, execução,
descumprimento ou extinção, bem como demandas
extracontratuais, serão submetidas à, e decididas em
caráter final por, arbitragem de acordo com o Regulamento
de Arbitragem da OMPI. O tribunal arbitral será composto
por [três árbitros] [um único árbitro]. A arbitragem terá lugar
[especificar local]. O idioma a ser utilizado no
procedimento arbitral será [especificar idioma]. A disputa,
controvérsia ou demanda será decidida de acordo com a
lei do [especificar jurisdição]."
Cláusula padrão
"Qualquer disputa, controvérsia ou demanda originada
de ou relativa a este contrato e a quaisquer de suas
alterações subseqüentes, incluindo, sem limitação, sua
formação, validade, eficácia, interpretação, execução,
descumprimento ou extinção, bem como demandas
extracontratuais serão submetidas à mediação de
acordo com o Regulamento de Mediação da OMPI. A
mediaçâo terá lugar [especificar local]. O idioma a ser
utilizado na mediação será [especificar idioma.
Se a disputa, controvérsia ou demanda não tiver sido solucionada em
virtude da mediação, ou na medida em que esta não tenha sido
solucionada dentro de um prazo de [60][90] dias contados do começo
da mediação, esta será, mediante a apresentação de um
Requerimento de Arbitragem por uma das partes, submetida à, e
decidida em caráter final por, arbitragem de acordo com o
Regulamento de Arbitragem [Acelerada] da OMPI. Não obstante, se
antes da expiração do referido prazo de [60][90] dias, qualquer uma
das partes se abstiver de participar ou de continuar a participar na
mediação, a disputa, controvérsia ou demanda será, mediante a
apresentação de um Requerimento de Arbitragem pela outra parte,
submetida à, e decidida em caráter final por,, arbitragem de acordo
com o Regulamento de Arbitragem [Acelerada] da OMPI. [O tribunal
arbitral será composto por [um único árbitro] [três árbitros].]* A
arbitragem terá lugar [especificar local]. O idioma a ser utilizado no
procedimento arbitral será [especificar idioma]. A disputa, controvérsia
ou demanda submetida à arbitragem será decidida de acordo com a
lei do [especificar jurisdição]." (*O Regulamento de Arbitragem
[Acelerada] da OMPI determina que o tribunal arbitral deve ser
constituído por um único arbitro.)
cláusula
Mediação e Arbitragem podem ser
complementares
Arbitragem
Litígio é submetido ao julgamento de
terceiro, imparcial, com base em
critérios e procedimentos específicos e
simplificados, assegurada a possibili‐
dade de defesa e contraditório
Com decisão
Decisão não exclui o Judiciário
Características
1999
gTLDs + diversos ccTLDs
(i) o seu nome de domínio é idêntico ou
confusamente semelhante a uma marca
comercial ou marca de serviços sobre a qual o
queixoso possui direitos; e
(ii) não possui quaisquer direitos ou
interesses legítimos em relação ao
nome de domínio; e
(iii) o seu nome de domínio foi
registado e está a ser usado de má-fé.
Requisitos
(i) circunstâncias que indiquem que o
detentor registou ou adquiriu o nome de
domínio fundamentalmente com o
objectivo de vender, alugar ou, de outro
modo transferir o registo do nome de
domínio ao queixoso que é proprietário da
marca comercial ou marca de serviço ou a
um concorrente do queixoso, por um valor
considerado excessivo em relação aos
seus custos directos documentados
relacionados com o nome de domínio; ou
(ii) o detentor tenha registado o nome de
domínio de forma a impedir que o
proprietário da marca comercial ou marca
de serviço use a marca num nome de
domínio correspondente, desde que o
detentor apresente conduta que reflicta
este padrão de comportamento; ou
(iii) o detentor tenha registado o nome de domínio
fundamentalmente com o objectivo de perturbar o
negócio de um concorrente; ou
(iv) ao utilizar o nome de domínio, o detentor tenha
tentado intencionalmente atrair, para efeitos de ganho
comercial, utilizadores da Internet ao seu sítio da Web
ou qualquer outra localização online, criando uma
probabilidade de confusão com a marca do queixoso
quanto à fonte, patrocínio, afiliação ou subscrição do
seu sítio da Web ou localização ou produto ou serviço
presentes no seu sítio da Web ou localização.
Prova de
má-fé
(i) anteriormente a qualquer notifica‐
ção que seja enviada ao detentor em
relação ao litígio, exista da parte do
detentor utilização, ou preparativos
demonstráveis de utilização, do nome
de domínio ou de um nome corres‐
pondente ao nome de domínio em
ligação com uma oferta 'bona fide' de
bens ou de serviços; ou
(ii) o detentor (como indivíduo, empresa ou outra
organização) seja geralmente conhecido pelo
nome de domínio, mesmo que não tenha
adquirido quaisquer direitos sobre a marca
comercial ou marca de serviço; ou
(iii) o detentor faça uma utilização não
comercial legítima ou honesta do
nome de domínio, sem intenção de
obter ganho comercial no redireccio‐
namento enganador do consumidor
ou de manchar a marca comercial ou
marca de serviço em questão.
Direito ou
interesses legítimos
origem dos processos
decisões
Casos
UDRP
2010
"de modo a causar
prejuízos ao reclamante"
registro OU uso
de má-fé
registrada
depositada antes
do registro do domínio
notoriamente
conhecida
nome de domínio idêntico
ou similar a marca
titulo de estabelecimento
nome empresarial
nome civil
pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido
nome artístico singular
ou coletivo
nome de domínio anterior
nome de domínio idêntico
ou similar a:
UM dos requisitos
a seguir
Requisitos
OMPI
CCBC
Mais de 30 casos
SACI-ADM
Um pouco de
história
Esgotamento das
possibilidades de registro
identficação dos nomes a
serem registrados
ato do registro e renovações
geração de conteúdo
automatização absoluta
Profissionalização
dos registros
recorde de fraudes
Ampliação dos casos
de Cybersquating
Tendências
anti-spam
sigilo comercial
legítimo?
evitar contato pelos titulares da marca
cobertura para cyberflights
ilegítimo?
Respondent é aquele informado no
"who is database"
Possibilidade de emendar a inicial
Provedor (Registrar) pode indicar o
real registrante
Pode auxiliar na
caracterização da má-fé
visão atual
Uso de recursos de privacidade
subsidiárias
marca registrada em outra
empresa do grupo
fusões ou joint ventures
licenciante e licenciado
Complainant
quando são, na verdade,
uma só entidade
cyberflight
serviços de privacidade
Respondents
registro pelo mesmo Respondent ou
por mesmo grupo econômico
Domínios
admissível em alguns casosMúltiplas partes ou domínios
não suficiente, por si só, para transferência
respostas informais muitas vezes são aceitas
Respostas informais e revelia
mediante requerimento
do Painelista
fatos novos
provas novas
apenas em
casos especiais
Sucessivas manifestações das partes
possibilidade de suspensão do caso
preocupação com track record
devolução parcial de custas
Transação durante o litígio
Desafios
procedimentais
principalmente no caso de
domínio com termos genéricos
serviço em si não é ilegítimo
envolvendo marca registrada
de terceiros pode ser má fé
voetam.comexemplos
marcas com neologismos
conteúdo concorrente
elementos relacionados à marca
marcas de alto renome
ou notoriamente conhecidas
Caracteriza má-fé
PPC Pages
uso no comérciomarcas distintivas
"secondary meaning"marcas descritivas
civil law?
Common law rights
possívelSACI
Marcas não registradas ou com
registro em tramitação
registrado como marca
common law rightsnão registrado, mas utilizado no comércio
UDRP
pode caracterizar má féSACI
transferJulia Roberts
transferMadonna
exemplos
Nomes pessoais
licença exclusiva ou não?análise contratual
site deve vender apenas aquela marca
site deve deixar clara a relação com a
marca
inaceitável o bloqueio de todas as
variações da marca
deniedokidataparts.com
transfermastercards.com
transferassistenciaelectrolux.com.br
exemplos
Direitos do licenciado,
distribuidor ou revendedor
apenas para casos genuínos de crítica não
comercial
transfermontyroberts.netexemplos
liberdade de expressão não justifica
registro de domínio "confunsingly similar"
visão 1
deniedbridgestone-firestone.net
deniedryanaircampaign.org
exemplos
é legítimo se restar evidente se tratar de crítica
e for indiscutivelmente não-comercial
preponderante para litígios envolven‐
do partes americanas
visão 2
o mesmo vale para "fan sites"
Liberdade de Expressão
é "confusingly similar"entendimento majoritário
deniedwallmartcanadasucks.com
transfernicolekidmannude.com
canceledfuckphillips.com
exemplos
Marcas adicionadas de
termos pejorativos
deniedallocation.com
transfertheoldcourse.com
exemplos
renome da marca
registro de outros
domínios genéricos
forma de uso do domínio
exceções dependem de
isoladamente, tendem a configurar uso legítimo
transferitoken-itau.com
transferbradesco24hs.com
exemplosjunto com a marca, uso ilegítimo
Termos genéricos
demanda outros elementos para
caracterizar má-fé
transferproban.com.brexemplos
Posse passiva ou ausência de
uso de domínio
Principais
controvérsias
Modelos de documentos e
bancos de dados
Operação por meios
exclusivamente eletrônicos
.com, .ind, .orgFim do sistema fechado de gTLDs
.com, .net, .ind, .org
concentração total em .com
22 terminações
terminações indicativas de países
Até hoje:
.hotel
.web
.doctor
.final
.ltda
expressões genéricas
.nyc
.paris
.rio
sinais geográficos
.google
.amazon
.itau
.vivo
.natura
.bradesco
.ipiranga
.uol
esporte.globo
jornalnacional.globo
saopaulo.globo
globo
@globo
.globo
marcas
1409
novas terminações!
Abertos a qualquer expressãoJanela de Candidaturas 2011/2012
adquirir território exclusivo e
totalmente personalizado na web
promover posicionamento sem igual da
marca na Internet
acabar com limitação de novos registros
adquirir a gestão direta de uma raiz de
nome de domínio independente
diferenciar conteúdos legítimos e oficiais
de outros potencialmente fraudulentos
criar ambiente seguro e controlado
para transações
operar modelo de negócio a partir da oferta de SLDs
evitar a apropriação por empresas com
nomes assemelhados
Oportunidade
USD$ 185,000
USD$ 26,000 mínimo por applicationinvestimentos para viabilizar o sistema
USD$ 100,000 por applicationcusto do procedimento
USD$ 60,000 por applicationseguro contra riscos do sistema
prevenção contra cybersquatters
justificativa
Evaluation Fee
Custos indiretos
Custo Médio
Números concretos
centenas de candidaturas já aprovadas!
potencialmente dezenas a cada mês!
blocos de novas terminações prometidas
para a partir dos próximos meses
500mil
terminações?!
Em alguns anos..
novas janelas de registro no futuro
próximo
O que vem por aí
nos próximos meses?
Limited Public Interest
Comunity Rights
String Confusion
(i) takes unfair advantage of the distinctive
character or the reputation of the objector’s
registered or unregistered trademark or service
mark (“mark”)
(ii) unjustifiably impairs the distinctive
character or the reputation of the
objector’s mark
(iii) otherwise creates an impermissible
likelihood of confusion between the
applied-for gTLD and the objector’s mark
Legal Rights
Possibilidades de oposição
Clearing House, URS, PDDRP, UDRP
Proteção de Direitos
Novos Nomes
de Domínio
(gTLDs)
Futuro?
Procedimentos c/
Nomes de Domínio
Arbitragem &
Propriedade
Intelectual