IP aspects in deal making: key questions from VCs

IP aspects in deal
making
10 Dezembro de 2013

João Marcelino

Os empreendedores em frente dos investidores

“Shark Tank “ in progress

Captar capital onde quer que ele esteja

Que questões colocam os VCs, antes de alocar
dinheiro à empresa?

Que questões colocam os VCs, antes de alocar
dinheiro à empresa?
Importância relativa da PI
1. Equipa de Gestão
2. Oportunidade de mercado
3. Tecnologia

4.

PI e plano de vendas e marketing

5. Projeções financeiras
6. Plano de negócios

Equipa de gestão

Oportunidade de mercado

Tecnologia

PI
Plano de Marketing

Projeções
financeiras

Vendas
estimadas

Plano de negócios

Que questões colocam os VCs, relacionadas com
PI antes de alocar dinheiro à empresa?
1. Estratégia geral de PI
2. Gestão do segredo
3. Liberdade para operar
(freedom to operate)
4. Devida diligência (due
diligence)

Estratégia geral de PI

Gestão do segredo

Liberdade de operação

Devida diligência

• Tem estratégia agressiva de
PI?
– Proteger o que se inventa –
patentes;
– Bloquear concorrentes e abrir
novas oportunidades de
negócio – patentes
abrangentes.

• Estratégia de PI
sincronizada com
estratégia de negócio?
• Portefólio protege o
core?
• Patentes no estrangeiro?
• Atividade da empresa
infringe PI de
concorrentes?

Gestão do segredo
• Há publicações
destruidoras da novidade?
• A empresa lida com
acordos de não revelação
(non-disclosure
agreements)?

Gestão do segredo
• Há cuidados especiais
implementados para a
preservação das
informações secretas?
• Há processos valiosos sob
segredo?
• A proteção assenta
somente em segredo?

Liberdade para operar (freedom to
operate)
• A comercialização do produto
ou os testes necessários,
podem ser feitos sem infringir
direitos válidos de PI?
• Em que territórios?
• Os direitos conflituantes são
vulneráveis?
• No caso de haver direitos em
vigor que possam ser
infringidos, foi explorada a
hipótese de licenciamento
cruzado?

Liberdade para operar (freedom to
operate)
Dossier FTO:
– Parecer:
• Responder à pergunta: a
empresa pode funcionar no
mercado tendo em conta
direitos de terceiros?
• Identifica, se for caso disso,
a PI que bloqueie ou limite a
capacidade da empresa
vender um determinado
produto ou estabelecer uma
posição dominante de
patente.
• Assinado por um consultor
independente (ex: AOPI).

Devida diligência (due diligence)
• Investigar:
– Propriedade;
– Cadeias de títulos;
– Práticas de marcação de
produtos;
– Taxas de manutenção em
vigor;
– Questões de litígio.

Investigar:
– Propriedade
• Direito inequívoco da empresa
à sua PI:
– Contratos de trabalho e
invenções;
– Contratos de trabalho e PI em
geral, da empresa;
– Direitos dos antigos
empregadores;
– Direitos das Universidades;
– Direitos do Estado;
– Direitos dos colaboradores e
sub-contratantes;
– Direitos dos co-inventores.

Investigar:
– Cadeias de títulos
• Mostrar o elo entre a
empresa e o inventor.
• Especialmente
importante quando há
fusões e aquisições.

Investigar:
– Marcação de produtos
• Falta de marcação (Pat nº )
pode implicar
impossibilidade de
recuperar danos por
violação.

Investigar:
– Taxas de manutenção
• Falta de pagamento de
taxas de manutenção
em vigor nas patentes
pode levar à
caducidade dos
direitos.

Investigar:
– Questões de
contencioso:
• Litígios atuais ou
potenciais;
• Parecer de não
violação;
• Opinião de nulidade
de patentes
conflituantes.

Investigar:
– Questões de
minimização de riscos
• Seguros
– Seguro de garantia da
PI (80% dos custos num
processo de violação
incluindo defesa no
caso de contra-ataque);
– Seguro de defesa da PI
(paga os custos
associados à defesa
num processo de
violação);
– Outros.

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