1) O documento discute a proteção legal de nomes comerciais e marcas registradas. 2) Ele estabelece que o registro de uma marca ou nome comercial não garante uso exclusivo em todos os segmentos, especialmente quando não há risco de confusão entre os consumidores. 3) O documento analisa jurisprudência do STJ que entende que a proteção a nomes comerciais e marcas deve ser relativizada e restrita ao ramo de atividade da empresa.

1. 1
MARCA OU NOME COMERCIAL
– O REGISTRO NÃO GARANTE O USO EXCLUSIVO –
Marco Aurélio Bicalho de Abreu Chaga
O registro mais antigo gera a proteção no ramo de
atuação de empresa que o detém, mas não impede a utilização do nome em
segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão,
prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego.
Assim decidiu a 3ª Turma do STJ – SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, recentemente, considerando que a tutela do nome
comercial deve ser entendida de modo relativo. (Resp 262.643).
EMENTA
“DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME
COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E
MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS
INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES
EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO
EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES
DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU
VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO.
PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDADE
DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da
Lei n. 5.772/71. Interpretação.
2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome
comercial.
Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade
empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda
os consumidores contra indesejáveis equívocos.
3. Utilização de um vocábulo idêntico - FIORELLA - na
formação dos dois nomes empresariais - FIORELLA
PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA
LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as
premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar
colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os
consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas
e inconfundíveis.
4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O
registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação
da empresa que o detém, mas não impede a utilização de
nome em segmento diverso, sobretudo quando não se
verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem
indevida no seu emprego.

2. 2
5. Recurso a que se nega provimento.” (RECURSO ESPECIAL Nº
262.643 - SP (2000/0057551-8) RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA
GIUSTINA(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS).
A empresa recorrente sustentou que o fato do termo ter
sido devidamente registrado em momento anterior como marca e parte de seu
nome empresarial, é suficiente para proibir o seu uso pela recorrida, por conta
do caráter absoluto da proteção conferida pelo registro.
O TJ/SP considerou irrelevante a anterioridade do
registro para solucionar conflito entre os nomes empresarias, pois a
similitude das denominações não gera confusão entre os consumidores,
especialmente por serem distintas e inconfundíveis as áreas de atividade
das empresas, circunstância que impede a ocorrência de concorrência
desleal.
O Relator do processo no STJ, desembargador
convocado Vasco Della Giustina, destacou em seu voto que além de identificar
o empresário individual ou a sociedade empresária, a proteção ao nome
comercial tem por finalidade tutelar o crédito empresarial, evitar a concorrência
desleal e proteger os consumidores contra indesejáveis equívocos.
Também ressaltou que a utilização precisa do nome
empresarial constitui inegável instrumento de proteção ao consumidor, pois
possibilita o exercício de seu livre direito de escolha, bem como lhe proporciona
meios para a obtenção de reparações, em virtude de eventuais prejuízos
decorrentes das relações de consumo.
Mesmo reconhecendo a relevância jurídica da proteção
ao nome comercial, aquele Relator entendeu que, no caso em questão, a
utilização de vocábulo idêntico na formação dos dois nomes empresariais
não caracteriza o seu emprego indevido, tendo em vista a ausência de
possibilidade de confusão entre os consumidores e a atuação
empresarial em atividades diversas e inconfundíveis.
Logo, não obstante a existência de registro anterior,
este não tem a capacidade de elidir de forma absoluta o uso da marca, posto
que as atividades econômicas das empresas se deem em campos distintos.
É certo que, por força do Art. 1.288 do Código Civil, o
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e, ainda, de
reavê-la, mas, no tocante à marca, essa propriedade e seu uso e gozo estão
circunscritos ao seu objeto social e à atividade que desenvolve.
É estéril a insistência em se alegar que “tem o direito à
exclusividade” do uso de marca, porque a registrou, esquecendo-se que essa
exclusividade não é absoluta e tanto isso é verdade que inúmeras Decisões do
Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS – TJMG contemplam
essa assertiva ao deixar claro que o respeito ao direito de exclusividade está

3. 3
restrito ao mesmo ramo de atividade, e em outras EMENTAS, seguindo essa
mesma linha, ao se valerem da expressão: “no mesmo segmento de
mercado”,
Portanto, tendo em vista a regra da especificidade das
marcas, na colisão entre estas e nomes de empresa, há uma tendência a
transferir a regra para o objeto da empresa pertinente, e reconhecer a
existência de uma lesão à propriedade no contexto da concorrência pertinente -
o que é, em princípio, de bom direito.
Sob esse prisma, vale citar a decisão do STJ no
REsp.0009142/91-SP, na qual se entendeu que no caso de conflito entre
signos distintivos, “tem incidência, por raciocínio integrativo, o principio da
especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a
determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se
distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver
concomitantemente no universo mercantil.” (grifamos)
EMENTA
“Direito comercial. Marca e nome comercial. Colidência. Registro.
Classe de atividade. Princípio da especificidade (art. 59 da Lei nº 5.772/71).
Intepretação lógico-sistemática. Recurso conhecido e provido.
I – Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é
feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O
nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante
para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o
arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio.
II – Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio
integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário.
Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividades das
empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada
obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil.”
(Recurso Especial nº 9.142-0 – SP, da 4ª Turma do STJ, Rel.: MINISTRO
SÁLVIO DE FIGUEIREDO. Decisão Unânime. Data do julgamento:
31/03/1992). (sublinhamos).
Em seu voto, o Ministro Relator, nesse julgamento
assevera que:
“Cumpre nesse ponto observar que todos os arestos citados trazem como
condição sine qua non, para que se justifique a impossibilidade de conciliação,
atuem ambas as empresas no mesmo ramo de atividade. Nessa mesma
direção, ementou ainda a eg. Terceira Turma, no Resp 12.694-SP, relatado
pelo Sr. Ministro Waldemar Zveiter, com a seguinte ementa:
“Comercial. Registro de marca. Nome comercial.
I – Com o advento de norma que rege a matéria nos
afastamos do sistema que atribuía a ocupação

4. 4
(utilização prolongada), meio que gerava a aquisição
da propriedade de marca. Assim, vigente lei especial, o
INPI é o órgão onde, registrada a Marca, se lhe atribui
validade erga omnes da propriedade. Quanto ao nome
comercial, sua validade e publicidade são requisitos
conferidos pela Junta Comercial, por isso que ambos
os titulares (Marca e nome comercial) têm legitimidade,
cada qual no seu campo específico de atividade, para
utilizá-los, evitando que o nome comercial resulte em
instrumento de captação de clientela, deslealmente
aplicado no ramo explorado pela Marca”.
“No Código de Propriedade Industrial está expresso, em seu art. 59:
“Será garantida no território nacional a propriedade da
marca e seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro
de acordo com o presente Código, para distinguir seus
produtos, mercadorias ou serviços de outros idênticos
ou semelhantes, na classe correspondente à sua
atividade”.
Ora, se entre marca prevalece o princípio da
especificidade, em interpretação sistemática, razão não há para não adotá-lo
quando em conflito marca e nome comercial.
Corolário do nosso direito marcário impõe-se, em
raciocínio integrativo, que o princípio da especificidade regule também as
relações entre marca e nome comercial.
Dentro desse enfoque, laborou em equívoco, data
vênia, o v. acórdão recorrido ao afirma “irrelevante serem diversos os gêneros
de atividade comercial”.
Com efeito, se distinto, de molde a não importar confusão, nada obsta
possam conviver harmonicamente no universo mercantil.” (grifamos)
A doutrina, também, referenda esse entendimento ao
expressar, na lição do festejado autor Lucas Rocha Furtado que “o segundo
princípio norteador da proteção conferida pelas marcas corresponde ao da
especificidade. “isso significa que o direito de utilização da marca compreende,
precisamente, os produtos a que ela se refere”. E referindo-se expressamente
ao art. 59 da Lei 5772/71 (Código de Propriedade Industrial), assevera que ele
disciplina tal princípio. E acrescenta: “a lei nº 9.279/96 não estabelece
dispositivo expresso concernente à proteção decorrente do registro de uma
marca.
Entretanto, pode-se chegar à mesma conclusão – a
marca protege apenas o segmento do mercado para a qual foi registrada
– por meio do próprio conceito de marca. Nos termos do art. 123, I, da Lei nº
9.279/96, considera-se ”marca de produto ou serviço: aquela usada para
distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem

5. 5
diversa”. (Trechos retirados do livro “Sistema de Propriedade Industrial no
Direito Brasileiro - Comentários à nova legislação sobre marcas e patentes –
Lei nº 9.278, de 14 de maio de 1996”, do citado Autor, Lucas Rocha Furtado).