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REGISTRO DE MARCA COM IMITAÇÃO IDEOLÓGICA DEVE SER
ANULADO, MESMO SENDO ELA COMPOSTA POR TERMOS DE USO
COMUM OU EVOCATIVOS
TRADEMARK REGISTRATION THAT PRESENTS IDEOLOGICAL
IMITATION MUST BE ANNULLED, EVEN IF COMPOSED OF
COMMON OR EVOCATIVE TERMS
Newsletter
Junho/June
PROPRIEDADE INTELECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY
Prezados,
Em maio, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”)
decidiu que não é possível a coexistência, no
mesmo segmento de mercado, de marcas
passíveis de confusão pelo consumidor,
mesmo que elas sejam compostas por termos
de uso comum e evocativas.
Dear Sirs.,
In May, the Brazilian Superior Court of Justice,
Brazil’s highest court for non-constitutional matters
(“STJ”), ruled that trademarks that are liable to
create confusion to the consumer cannot coexist in
the same market segment, even if they are
evocative or composed of common terms.
2
Trata-se de controvérsia originada após o INPI
permitir a coexistência das marcas “Megafral”
e “Bigfral” para designar fraldas descartáveis. A
titular do registro anterior, referente à marca
“Bigfral”, alegou que a mera substituição do
prefixo “Big” por “Mega” não é suficiente para
afastar a confusão entre as marcas, de modo
que elas não deveriam coexistir no mesmo
segmento de mercado.
Em primeira instância, o Autor teve seu pedido
provido, após restar decidido pela nulidade do
ato do INPI que concedeu o registro da marca
“Megafral”. No entanto, em sede de apelação,
o Tribunal Regional da 2ª Região (TRF-2)
reformou a sentença, considerando que a
marca “Megafral” era composta por termos de
uso comum e evocativos.
Em sede de Recurso Especial, a relatora,
ministra Nancy Andrighi, restabeleceu a
sentença, opondo-se ao acórdão prolatado
pelo TRF-2, de modo a confirmar a anulação do
ato do INPI de concessão do registro da marca
“Megafral”.
De acordo com a ministra, era inegável a
existência de afinidade ideológica entre as
marcas, visto que ambas transmitem a ideia de
fralda grande, podendo implicar associação
indevida por parte dos consumidores,
independente das marcas serem consideradas
evocativas ou compostas por termos de uso
comum.
A ministra destacou que a Lei de Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96) admite o registro de
marcas evocativas (isto é, que guardam relação
com o produto ou serviço designado), mas
desde que dotados de suficiente distintividade.
Dessa forma, uma vez concedido o direito de
uso exclusivo da marca “Bigfral”, dotada de
suficiente distintividade, não seria possível
admitir a coexistência com a marca
“Megafral”.
The controversy was originated after the Brazilian
Patent and Trademark Office (“INPI”) allowed the
coexistence of the trademarks “Megafral” and
“Bigfral” to designate disposable diapers. The owner
of the prior trademark registration, "Bigfral",
claimed that the replacement of the prefix "Big"
with "Mega" was not sufficient to cease the
confusion between the trademarks, so that they
should not coexist in the same market segment.
In the original suit, the judge ruled in favor of the
plaintiff, deciding for the nullity of the act of the
INPI that granted the registration of the trademark
“Megafral”. However, the trial court reversed the
judgment of the lower court by arguing that the
trademark “Megafral” was evocative and composed
of common terms.
The owner of the trademark “Bigfral” then filed a
special appeal to STJ, which decided for the nullity
of the act of the INPI that granted the registration
of the trademark “Megafral”.
According to the reporting judge, the similarity of
the trademark was undeniable and since both
trademarks convey the idea of a large diaper, there
was a real possibility of confusion by the
consumers, regardless of whether the trademarks
are considered to be evocative or composed of
common terms.
The judge stressed that the Industrial Property Law
(Law 9,279 of May 14, 1996) allows the registration
of evocative trademarks (trademarks that relate to
the designated product or service) since they are
enough distinctive. Thus, once that the trademark
“Bigfral” was granted with exclusive rights, being
sufficiently distinctive, it would not be possible its
coexistence with the trademark “Megrafral”.
3
MICROSOFT NÃO PODE COLETAR DADOS DE USUÁRIOS SEM
EXPRESSO CONSENTIMENTO
MICROSOFT CANNOT COLLECT DATA FROM USERS WITHOUT
PROPER CONSENT
Prezados,
Em maio, a 9º Vara Federal de São Paulo
determinou, em sede de antecipação de tutela,
que a Microsoft adotasse em trinta dias os
procedimentos necessários para permitir que os
usuários do sistema operacional Windows 10
que não queiram autorizar o uso de seus dados
tenham a possibilidade de fazê-lo de forma
simples, fácil e direta.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal do Estado de São
Paulo (“MPF”) em face da Microsoft Informática
requerendo a adoção das providências
necessárias à adequação de todas as licenças do
sistema operacional Windows 10, para que não
haja mais a coleta de informações e dados
pessoais de seus usuários sem prévia e expressa
autorização.
Dear Sirs.,
In May, the 9th Federal Court of São Paulo granted a
preliminary injunction in order to compel Microsoft
to adopt in thirty days the necessary procedures to
allow the users of the Windows 10 operating system
that do not want to consent with the use of its data
to have the possibility of doing it in a simple, easy
and direct way.
The controversy was originated by the Federal
Public Prosecution Office of the State of São Paulo
("MPF") that filed a civil class action against
Microsoft Computing requiring the adoption of the
necessary measures to ensure that there is no more
collection of information and personal data of the
users of the Windows 10 operating system without
previous and express consent.
PROTEÇÃO DE DADOS
DATA PROTECTION
A relatora ressaltou, por fim, que não há
necessidade de se provar o efetivo engano dos
consumidores para que ocorra a tutela da
marca registrada anteriormente.
Em caso de dúvidas sobre o assunto acima, por
favor, não hesitem em nos contatar.
The reporting judge finally pointed out that is not
necessary to prove that the consumers were indeed
confused by the trademarks in order to be possible
to protect the prior registration.
In case of any doubts about this subject, please do
not hesitate to contact us.
4
Na inicial, o MPF alega que desde 2015 a
Microsoft comercializa produtos que coletam
dados pessoais dos usuários mesmo sem
expressa permissão, em violação à Constituição
Federal, ao Código de Defesa do Consumidor e
ao Marco Civil da Internet, tendo em vista que
não há opção clara que limite a coleta de dados
do usuário do sistema operacional do Windows
10.
O Autor alega, ademais, que durante a
instalação e atualização do sistema operacional,
a Microsoft apresenta como opção padrão a
ativação da coleta massiva de dados, e que a
desativação dessa coleta, apesar de
parcialmente possível, é muito complexa para
ser realizada pelos usuários.
A Microsoft, em resposta, alegou que os dados
obtidos servem para oferecer um sistema
operacional mais personalizado para o usuário,
de modo a melhorar sua experiência com o
produto.
Na decisão que concedeu a antecipação de
tutela, a Juíza reconheceu que, apesar da
disponibilização de dados ocorrer com o
consentimento dos usuários, os procedimentos
para a não habilitação ou desabilitação da
coleta de dados são tão complexos que
impedem que o usuário possa efetivamente
proibir o acesso aos seus dados.
A Juíza frisou ainda que a atitude da Microsoft
viola o Código de Defesa do Consumidor e o
Marco Civil da Internet, que exigem que sejam
fornecidas informações claras, precisas e
destacadas.
In the complaint, MPF argues that since 2015
Microsoft is commercializing products that collect
personal data from users without express consent,
in clear violation to the Brazilian Federal
Constitution, the Consumer Protection Code and the
Brazilian Internet Bill of Rights, since there is no
clear option that limits the collection of user data
from the Windows 10 operating system.
MPF also claims that during the installation and
update of the operating system, Microsoft
introduces as a standard option the massive
collection of users data, and that disabling this
collection, although partially possible, is too
complex to be performed by the users.
Microsoft argued in response that the collected data
is intended to provide a more customized operating
system for the user in order to improve their
experience with the product.
In the decision that granted the preliminary
injunction, the Judge acknowledged that, although
data collection occurs with the consent of the users,
the procedures for not enabling or disabling data
collection are so complex that prevent the user from
prohibiting the access to their data.
The judge also pointed out that Microsoft violates
the Consumer Protection Code and the Brazilian
Internet Bill of Rights, which require that users must
be provided with clear, precise and precise
information.
5
A decisão mencionou ainda que para além da
questão de haver ou não consentimento para a
coleta de dados, fato é que é altamente
controvertido, à luz do Código de Defesa do
Consumidor, que para se ter acesso um
produto ou serviço de qualidade superior
como o Windows 10, o consumidor tenha que
praticamente abrir mão de sua privacidade,
sendo obrigado a compartilhar seus dados.
Por fim, estabeleceu-se que Microsoft
adotasse em trinta dias os procedimentos
necessários para permitir que os usuários do
sistema operacional Windows 10 que não
queiram autorizar o uso de seus dados tenham
a possibilidade de fazê-lo de forma simples,
fácil e direta.
Em caso de dúvidas sobre o assunto acima, por
favor, não hesitem em nos contatar.
The decision also stated that, in addition to the
question of whether or not the users consent to
the collection of their data, it is highly
controversial, in the light of the Consumer
Protection Code, that in order to have access to a
quality product or service such as Windows 10, the
consumer has to almost give up their privacy,
being forced to share their data.
Finally, it was established that Microsoft should
adopt in thirty days the necessary procedures to
allow the users of the Windows 10 operating
system that don’t want to consent with the use of
its data to have the possibility of doing it in a
simple, easy and direct way.
In case of any doubts about this subject, please do
not hesitate to contact us.
6
Rio de Janeiro
Rua Lauro Müller, 116 – 25º andar
Condomínio do Edifício Rio Sul Center
Botafogo – Rio de Janeiro, RJ – Brasil 22.290-906
T +55 21 3262 3000 F +55 21 3262 3011
São Paulo
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T +55 11 3077 3500 F +55 11 3077 3501
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REGISTRO DE MARCA COM IMITAÇÃO IDEOLÓGICA DEVE SER ANULADO

  • 1. CONTATO PRINCIPAL / KEY CONTACT: Paula Mena Barreto Sócia/Partner T: +55 21 3262-3028 E: paula.menabarreto@cmalaw.com REGISTRO DE MARCA COM IMITAÇÃO IDEOLÓGICA DEVE SER ANULADO, MESMO SENDO ELA COMPOSTA POR TERMOS DE USO COMUM OU EVOCATIVOS TRADEMARK REGISTRATION THAT PRESENTS IDEOLOGICAL IMITATION MUST BE ANNULLED, EVEN IF COMPOSED OF COMMON OR EVOCATIVE TERMS Newsletter Junho/June PROPRIEDADE INTELECTUAL INTELLECTUAL PROPERTY Prezados, Em maio, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) decidiu que não é possível a coexistência, no mesmo segmento de mercado, de marcas passíveis de confusão pelo consumidor, mesmo que elas sejam compostas por termos de uso comum e evocativas. Dear Sirs., In May, the Brazilian Superior Court of Justice, Brazil’s highest court for non-constitutional matters (“STJ”), ruled that trademarks that are liable to create confusion to the consumer cannot coexist in the same market segment, even if they are evocative or composed of common terms.
  • 2. 2 Trata-se de controvérsia originada após o INPI permitir a coexistência das marcas “Megafral” e “Bigfral” para designar fraldas descartáveis. A titular do registro anterior, referente à marca “Bigfral”, alegou que a mera substituição do prefixo “Big” por “Mega” não é suficiente para afastar a confusão entre as marcas, de modo que elas não deveriam coexistir no mesmo segmento de mercado. Em primeira instância, o Autor teve seu pedido provido, após restar decidido pela nulidade do ato do INPI que concedeu o registro da marca “Megafral”. No entanto, em sede de apelação, o Tribunal Regional da 2ª Região (TRF-2) reformou a sentença, considerando que a marca “Megafral” era composta por termos de uso comum e evocativos. Em sede de Recurso Especial, a relatora, ministra Nancy Andrighi, restabeleceu a sentença, opondo-se ao acórdão prolatado pelo TRF-2, de modo a confirmar a anulação do ato do INPI de concessão do registro da marca “Megafral”. De acordo com a ministra, era inegável a existência de afinidade ideológica entre as marcas, visto que ambas transmitem a ideia de fralda grande, podendo implicar associação indevida por parte dos consumidores, independente das marcas serem consideradas evocativas ou compostas por termos de uso comum. A ministra destacou que a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) admite o registro de marcas evocativas (isto é, que guardam relação com o produto ou serviço designado), mas desde que dotados de suficiente distintividade. Dessa forma, uma vez concedido o direito de uso exclusivo da marca “Bigfral”, dotada de suficiente distintividade, não seria possível admitir a coexistência com a marca “Megafral”. The controversy was originated after the Brazilian Patent and Trademark Office (“INPI”) allowed the coexistence of the trademarks “Megafral” and “Bigfral” to designate disposable diapers. The owner of the prior trademark registration, "Bigfral", claimed that the replacement of the prefix "Big" with "Mega" was not sufficient to cease the confusion between the trademarks, so that they should not coexist in the same market segment. In the original suit, the judge ruled in favor of the plaintiff, deciding for the nullity of the act of the INPI that granted the registration of the trademark “Megafral”. However, the trial court reversed the judgment of the lower court by arguing that the trademark “Megafral” was evocative and composed of common terms. The owner of the trademark “Bigfral” then filed a special appeal to STJ, which decided for the nullity of the act of the INPI that granted the registration of the trademark “Megafral”. According to the reporting judge, the similarity of the trademark was undeniable and since both trademarks convey the idea of a large diaper, there was a real possibility of confusion by the consumers, regardless of whether the trademarks are considered to be evocative or composed of common terms. The judge stressed that the Industrial Property Law (Law 9,279 of May 14, 1996) allows the registration of evocative trademarks (trademarks that relate to the designated product or service) since they are enough distinctive. Thus, once that the trademark “Bigfral” was granted with exclusive rights, being sufficiently distinctive, it would not be possible its coexistence with the trademark “Megrafral”.
  • 3. 3 MICROSOFT NÃO PODE COLETAR DADOS DE USUÁRIOS SEM EXPRESSO CONSENTIMENTO MICROSOFT CANNOT COLLECT DATA FROM USERS WITHOUT PROPER CONSENT Prezados, Em maio, a 9º Vara Federal de São Paulo determinou, em sede de antecipação de tutela, que a Microsoft adotasse em trinta dias os procedimentos necessários para permitir que os usuários do sistema operacional Windows 10 que não queiram autorizar o uso de seus dados tenham a possibilidade de fazê-lo de forma simples, fácil e direta. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal do Estado de São Paulo (“MPF”) em face da Microsoft Informática requerendo a adoção das providências necessárias à adequação de todas as licenças do sistema operacional Windows 10, para que não haja mais a coleta de informações e dados pessoais de seus usuários sem prévia e expressa autorização. Dear Sirs., In May, the 9th Federal Court of São Paulo granted a preliminary injunction in order to compel Microsoft to adopt in thirty days the necessary procedures to allow the users of the Windows 10 operating system that do not want to consent with the use of its data to have the possibility of doing it in a simple, easy and direct way. The controversy was originated by the Federal Public Prosecution Office of the State of São Paulo ("MPF") that filed a civil class action against Microsoft Computing requiring the adoption of the necessary measures to ensure that there is no more collection of information and personal data of the users of the Windows 10 operating system without previous and express consent. PROTEÇÃO DE DADOS DATA PROTECTION A relatora ressaltou, por fim, que não há necessidade de se provar o efetivo engano dos consumidores para que ocorra a tutela da marca registrada anteriormente. Em caso de dúvidas sobre o assunto acima, por favor, não hesitem em nos contatar. The reporting judge finally pointed out that is not necessary to prove that the consumers were indeed confused by the trademarks in order to be possible to protect the prior registration. In case of any doubts about this subject, please do not hesitate to contact us.
  • 4. 4 Na inicial, o MPF alega que desde 2015 a Microsoft comercializa produtos que coletam dados pessoais dos usuários mesmo sem expressa permissão, em violação à Constituição Federal, ao Código de Defesa do Consumidor e ao Marco Civil da Internet, tendo em vista que não há opção clara que limite a coleta de dados do usuário do sistema operacional do Windows 10. O Autor alega, ademais, que durante a instalação e atualização do sistema operacional, a Microsoft apresenta como opção padrão a ativação da coleta massiva de dados, e que a desativação dessa coleta, apesar de parcialmente possível, é muito complexa para ser realizada pelos usuários. A Microsoft, em resposta, alegou que os dados obtidos servem para oferecer um sistema operacional mais personalizado para o usuário, de modo a melhorar sua experiência com o produto. Na decisão que concedeu a antecipação de tutela, a Juíza reconheceu que, apesar da disponibilização de dados ocorrer com o consentimento dos usuários, os procedimentos para a não habilitação ou desabilitação da coleta de dados são tão complexos que impedem que o usuário possa efetivamente proibir o acesso aos seus dados. A Juíza frisou ainda que a atitude da Microsoft viola o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet, que exigem que sejam fornecidas informações claras, precisas e destacadas. In the complaint, MPF argues that since 2015 Microsoft is commercializing products that collect personal data from users without express consent, in clear violation to the Brazilian Federal Constitution, the Consumer Protection Code and the Brazilian Internet Bill of Rights, since there is no clear option that limits the collection of user data from the Windows 10 operating system. MPF also claims that during the installation and update of the operating system, Microsoft introduces as a standard option the massive collection of users data, and that disabling this collection, although partially possible, is too complex to be performed by the users. Microsoft argued in response that the collected data is intended to provide a more customized operating system for the user in order to improve their experience with the product. In the decision that granted the preliminary injunction, the Judge acknowledged that, although data collection occurs with the consent of the users, the procedures for not enabling or disabling data collection are so complex that prevent the user from prohibiting the access to their data. The judge also pointed out that Microsoft violates the Consumer Protection Code and the Brazilian Internet Bill of Rights, which require that users must be provided with clear, precise and precise information.
  • 5. 5 A decisão mencionou ainda que para além da questão de haver ou não consentimento para a coleta de dados, fato é que é altamente controvertido, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que para se ter acesso um produto ou serviço de qualidade superior como o Windows 10, o consumidor tenha que praticamente abrir mão de sua privacidade, sendo obrigado a compartilhar seus dados. Por fim, estabeleceu-se que Microsoft adotasse em trinta dias os procedimentos necessários para permitir que os usuários do sistema operacional Windows 10 que não queiram autorizar o uso de seus dados tenham a possibilidade de fazê-lo de forma simples, fácil e direta. Em caso de dúvidas sobre o assunto acima, por favor, não hesitem em nos contatar. The decision also stated that, in addition to the question of whether or not the users consent to the collection of their data, it is highly controversial, in the light of the Consumer Protection Code, that in order to have access to a quality product or service such as Windows 10, the consumer has to almost give up their privacy, being forced to share their data. Finally, it was established that Microsoft should adopt in thirty days the necessary procedures to allow the users of the Windows 10 operating system that don’t want to consent with the use of its data to have the possibility of doing it in a simple, easy and direct way. In case of any doubts about this subject, please do not hesitate to contact us.
  • 6. 6 Rio de Janeiro Rua Lauro Müller, 116 – 25º andar Condomínio do Edifício Rio Sul Center Botafogo – Rio de Janeiro, RJ – Brasil 22.290-906 T +55 21 3262 3000 F +55 21 3262 3011 São Paulo Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 360 – 10º andar Vila Nova Conceição – São Paulo, SP – Brasil 04543-000 T +55 11 3077 3500 F +55 11 3077 3501 Nova Iorque 1251 Avenue of the Americas – 27th floor (Suite 2873) New York, NY 10020-1104 - USA T +1 212 335 4541 Para saber mais sobre Campos Mello Advogados, visite nosso site www.cmalaw.com ou entre em contato a qualquer momento. To learn more about Campos Mello Advogados, visit www.cmalaw.com or contact us any time to discuss your current needs. We look forward to hearing from you. PARA MAIS INFORMAÇÕES / FOR MORE INFORMATION