O documento discute diferentes tipos de contratos relacionados à propriedade intelectual e transferência de tecnologia, incluindo licenças, franquias e cessão de direitos. Detalha requisitos, características, remuneração e prazos de cada tipo de contrato.

1. Rodrigo Azevedo
propriedade.digital
rodrigo.azevedo@silveiro.com.br
facebook / linkedIn: RodAzeve
Art. 37
Propriedade material da obra
gera direitos?
de Patentes
de Marcas
de Desenhos Industriais
de Direitos Autorais
de Software
similar ao aluguel
propriedade não
se altera
possibilidade de
fracionamento de
direitos
deve indicar o número do pedido
ou da marca registrada e respeitar
o disposto nos Artigos 139, 140 e
141da Lei n. 9.279/96 (LPI).
deve descrever as condições
relacionadas à exclusividade ou
não da licença
deve indicar a possibilidade ou não
de sublicenciamento
remuneração só é possível após o
registro da marca
valor fixo por unidade vendida
percentual incidente sobre o preço
líquido de venda
modalidades
limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐
dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº.
436/58, conforme artigo 50 da Lei nº.
8.383/91
empresas com vínculo
majoritário de capital
valores "praticados
no mercado"
Remuneração
no máximo pelo prazo de vigência dos direitosPrazo
Marcas
deve indicar o número e título do
pedido ou da patente e respeitar o
disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da
Lei n. 9.279/96 (LPI)
deve descrever as condições
relacionadas à exclusividade ou
não da licença
deve indicar a possibilidade de
sublicenciamento
após a concessão, remuneração
pode retroagir até a data de
averbação do contrato, no caso de
licença de patente depositada e
ainda não concedida
remuneração só é possível após a
concessão da patente
valor fixo por unidade vendida
percentual incidente sobre o preço
líquido de venda
modalidades
limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐
dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº.
436/58, conforme artigo 50 da Lei nº.
8.383/91
empresas com vínculo
majoritário de capital
valores "praticados
no mercado"
Remuneração
no máximo pelo prazo de vigência dos direitosPrazo
Patentes e
Desenhos Industriais
Necessidade
de Averbação
e Requisitos do INPI?
Características:
Licença
de Patentes
de Marcas
de Desenhos Industriais
de Direitos Autorais
de Software
similar à
compra e venda
propriedade
é transferida
possibilidade de
fracionamento de
direitos
quando envolverem remuneração
e o titular desses direitos for
domiciliado no exterior
ver requisitos para licença
Marcas
quando envolverem remuneração
e o titular desses direitos for
domiciliado no exterior
ver requisitos para licença
Patentes e
Desenhos Industriais
Necessidade
de Averbação e
Requisitos do INPI?
Características
Cessão
regula as condições de obtenção de
técnicas, métodos de planejamento e
programação, bem como pesquisas,
estudos e projetos destinados à
execução ou prestação de serviços
especializados
deve ser detalhado com clareza definindo
os serviços que serão executados
Objeto
número de homens/hora ou dia
detalhado por tipo de técnico
valor total da prestação do serviço,
ainda que estimado
limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐
dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº.
436/58, conforme artigo 50 da Lei nº.
8.383/91
empresas com vínculo
majoritário de capital
valores "praticados
no mercado"
Remuneração
cabível a comprovação de que os
mesmos já foram realizados
pelo prazo previsto para a
realização do serviço
Prazo
apenas os contratos de assistência
técnica em que o prestador de
serviços é domiciliado no exterior
Necessidade
de Averbação e
Requisitos do INPI?
Características
Assistência Técnica
e Científica
conhecimentos e de técnicas não
amparados por direitos
conhecimentos e técnicas não
amparados por propriedade
industrial depositados ou
concedidos no Brasil (Know How)
Parágrafo único. A decisão relativa
aos pedidos de registro de
contratos de que trata este artigo
será proferida no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data do
pedido de registro.
Art. 211. O INPI fará o registro dos
contratos que impliquem transfe‐
rência de tecnologia, contratos de
franquia e similares para produzi‐
rem efeitos em relação a terceiros.
LPI
Registro Declaratório Eletrônico de
Operações Financeiras (RDE/ROF)
do Banco Central do Brasil
Essencial para remessa de
recursos ao exterior
Resolução 54/2013O que não precisa averbar?
IN 16/2013
Resolução 135/2014
Legislação aplicável
Bilíngue é solução?Língua
Arbitragem?
Foro competente?
identificação perfeita dos produtos
e/ou processos, bem como o setor
industrial
em que será aplicada a tecnologia
Objeto
Licença de Marca
Licença de Patente
Transferência de Tecnologia
Prestação de serviços
Tratamento tributário diverso
Averbação nem sempre obrigatória no
INPI
AN 15/75Já foi proibido
UM CONTRATO SÓ?
Múltiplos Objetos
Prepostos
Empregados
Subcontratados
Partes?
o que é isso?Informação confidencial?
Obrigações das partes
Prazo
Cível
Criminal
Multa
Pena
NDA
Não-solicitação
tempo
espaço
mercado
Limitada
Remunerada?
Para validade:Não-concorrência
valor fixo por unidade vendida
percentual incidente sobre o preço
líquido de venda
modalidades
limites de dedutibilidade fiscal estabeleci‐
dos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº.
436/58, conforme artigo 50 da Lei nº.
8.383/91
empresas com vínculo
majoritário de capital
"níveis de preços praticados
nacional e internacionalmente em
contratações similares"
Remuneração
§ 3º do art. 12 da lei nº 4.131/62
visando a permitir a dedução das
despesas de assistência técnica
1) Declaração do interesse da contratante
na prorrogação do prazo de vigência do
Certificado de Averbação, explicitando os
motivos;
2) Apresentação dos resultados em
termos de produção física e
vendas líquidas para os produtos
objeto da contratação (conforme
formulário de averbação);
3) Apresentação dos dados relativos a
estimativas de produção física e vendas
líquidas para os produtos objeto da
contratação (conforme formulário de
averbação)
empresa cessionária pode
requerer a prorrogação do prazo
de vigência dos Certificados de
Averbação emitidos pelo INPI por
mais cinco anos
limitado a cinco anosPrazo
Cópia autenticada do contrato ou
instrumento representativo do ato,
devidamente legalizado
tradução para o vernáculo quando redigido em
idioma estrangeiro;
carta explicativa justificando a
contratação;
ficha-cadastro da empresa
cessionária da transferência de
tecnologia ou franqueada;
procuração
Requisitos
1. Requerimento de Averbação e Registro
de Contratos e Faturas e Petição
2. Pagamento GRU
3. Exame Formal
4. Publicação
Exigências5. Exame Técnico
6. Averbação ou Indeferimento
7. Recurso
Procedimento de Averbação
Requisitos e
outros aspectos contratuais
Necessidade
de Averbação?
Transferência de Tecnologia
+ Patente?
+ Desenho Industrial?
+ Direito Autoral?
Marca + Assistência Técnica +
Transferência de Tecnologia
Art. 6º O contrato de franquia deve
ser sempre escrito e assinado na
presença de 2 (duas) testemunhas
e terá validade independentemente
de ser levado a registro perante
cartório ou órgão público.
Lei 8.955/94
caracterização completa do pedido ou da
marca registrada envolvida na franquia
histórico resumido da empresa
balanços e demonstrativos
financeiros da empresa
perfil do franqueado "ideal"
situação perante o INPI das
marcas e patentes envolvidas
entregue ao franqueado 10 dias
antes da assinatura do contrato
apresentação da circular de oferta
ou declaração de recebimento da
Circular de Oferta de Franquia
(COF), contendo
condições de exclusividade
possibilidade de subfranqueamento
se haverá prestação de serviços
taxa de franquia (valor fixo pago no
início da negociação)
taxa de royalties (percentual sobre
o preço líquido de vendas)
taxa de publicidade (percentual
sobre vendas)
outras taxas
modalidadesRemuneração
até o prazo de vigência das
marcas envolvidas na franquia
Prazo
Requisitos para averbação no INPI
Necessidade
de Averbação e
Requisitos do INPI?
CaracterísticasFranquia
Reflexos proteção autoral
Titularidade de direitos nos contratos
de desenvolvimento
Contratos de
Desenvolvimento
Desenvolvimento de softwares de
grande porte ou para necessidades
específicas de empresas
Oferta de licença
Shrinkwrap
Clickwrap
Tipos mais comuns
Contrato
de Licença
de Uso
Ampla massificação de licenças de
software para o consumidor em geral
Icms
Iss
Repercussões tributáriasContratos distintos, com reflexos distintos
Contratos de Sigilo ou Confidencialidade
Suporte técnico
Contratos de Manutenção ou de
Prestação de Serviços
Cessão de direitos
Licença para distribuição e
comercialização
Licenças para pré-instalação de software
Licenças para desenvolvimento de
outros sistemas
Outras Licenças
Outros contratos de software
Impacto da evolução histórica do software
Limitem concorrência
Eximam o desenvolvedor das
responsabilidades por vícios ou
infrações a direitos de terceiros
Cláusulas Nulas
Salvo para cessão de direitosDesnecessidade de forma escrita
Presunção de onerosidade
Prazo de cinco anos quando não há
contrato escrito웤ꃓ߀߁߂߃߄߅߆߇߈߉ߊߋߌߍߎߏߐߑߒߓߔߕߖߗߘߙߚߛߜߝߞߟߠߡߢߣߤߥߦߧߨߩߪ߲߫߬߭߮߯߰߱߳ߴߵ߶߷߸߹ߺĀ‫ﱰ‬箍
Arts. 49 e 50 (LDA)
Princípio da Interpretação Restritiva
Titularidade dos direitos não se altera
Qualquer uso não previsto no
contrato é violação
50 anos
Mesmo sabendo-se que os direitos
de autor têm prazo de duração
Muitas vezes perpétuo
Programa elaborado para uma
generalidade indeterminada de pessoas
Em geralDistribuidor - Usuário
Texto pré-impresso
Outras formas de consentimento
Buscam vincular pela mera abertura do envelope
Não são assinados
Impossibilidade de contra-proposta
ou negociação
Possibilidade de devolução do
produto ou não instalação no caso
de não aceitação
Possibilidade de instalação em
outras máquinas
Cópia de segurança
Salvaguardas do licenciante
Definição clara da titularidade de direitos
Características que o diferenciam do
contrato de Desenvolvimento
Garantia
Suporte técnico
O licenciante também se vincula ao licenciado
Território
Direitos
Plataformas / Mídias / Mercados
Linguas / Linguagens
Quantidade de conteúdo /
Tiragem / Cópias
exclusividade
usos permitidos
formas peculiares
de aceite
possibilidade de adaptações
propriedade sobre criações derivadas
direito de sublicenciar ou ceder
publicação digital
possibilidade de auditoriaroyalties
valor fechado
preço
garantia de autoria ou
titularidade de direitos
compromisso arbitral
créditos de autoriadireitos morais
registros
possibilidade de defesa de direitos
pelo licenciado ou cessionário
acesso a fontes ou
segredos de negócio
domínio públicoprazo
rescisão
confidencialidade e não-concorrência
devolução de mídias / fontes / conteúdos
Cláusulas
Software de pacote ou de prateleira
Ruptura do lacre = aceitação
Antônio Chaves - licenças "rasga-envoltório"
Possibilita conhecimento prévio
Nào possibilita análise do material ou manuais
Licenças estampadas na caixa
Possibilita análise de manuais e
demais documentos
Nào possibilita conhecimento prévio
Licenças no envelope na mídia,
envolta em embalagem plástica
Shrinkwrap
Consentimento ocorrendo com o ato
de abertura do envelope ou a caixa
Aparece na tela antes da instalação
Clickwrap
Click = aceitação
Lei competente
Foro competente
Qualidade do produto
Permanência das informações (contrato)
Dificuldades conseqüentesContrato eletrônico
Para demonstração por determinado períodoShareware
GratuitoFreeware
Segue obrigação de respeitar licençaEm ambos os casos
Modalidades especiais
Comércio eletrônico cria a versão virtual
Necessidade de agilizar e viabilizar licenças
Massificação
Formação dos contratosRegras das legislação civil
Normas protetivas do consumidor
Requisitos estabelecidos pela LDA e LS
Contratos de licença como qualquer outro
Claro que sim, desde que interpreta‐
do de acordo com as regras do CDC
ou do novo CCB e extirpadas as
cláusulas abusivas
Vale contrato de adesão?
54 cdcConceito
Termos claros, caracteres ostensivos e
legíveis
Cláusulas com limitação de direitos em destaque
Prévio
Pena de não obrigação do consumidor
Acesso ao inteiro teor dos contratos
Deveres de informacão e transparência
Necessidade de ser em português
Interpretação em favor do consumidor
Doação
Total
Parcial
No hardware
Redistribuição
Licenças Microsoft proibemExageros
Nem por isso contrato deixa de ser válido
Considera nula cláusulas abusivas
Exigências
CDC
Contrato de adesão
Mostrar que era claro e visível
Assinatura digitalQue era a pessoaClickwrap
Software houses
Clicar ou abrir o pacote
Consentimento pela conduta
Ação objetivaConsentimento não se dá pelo silêncio
Problema da prova do consentimento
Licenças "Shrinkwrap" e
Licenças "Clickwrap"
Licença de Software
Programas especiais
Objetivo específico
Adaptações de software pré-existente
Software feito para a específica
necessidade do contratante
Normalmente é escrito, e assinado pelas partes
Há ampla negociação de seus
termos e cláusulas
Relativas à supervisão do desenvol‐
vimento e à sua recepção
Código-Fonte
Atualizações
Relativas à titularidade dos direitos
Modo de criação
Modo de consecução do programa
Meios que se utilizarão
Mecanismos de implantação e de
operacionalização
Assistência técnica
Independentemente do contrato, o
desenvolvedor fica obrigado a assegurar a
prestação dos serviços técnicos comple‐
mentares, necessários ao bom funciona‐
mento do programa
Cláusulas
Contrato de Desenvolvimento
Contratos de Software
Lei 9.610/98
Outros Contratos de
Direitos Autorais
Principais Tipos
Contratos de
Transferência de
Tecnologia