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HERMÈS VS METABIRKINS: o case envolvendo Propriedade Intelectual e NFT
Larissa Gomes Sônego*
RESUMO
À medida que as tecnologias foram se desenvolvendo novas ferramentas foram criadas,
capazes de auxiliar funções e abrir novas possibilidade e modelos de negócios. O
surgimento da tecnologia blockchain utilizada para a criação de NFT’s proporcionou à
indústria criativa ideias inovadoras para comercializar as obras do intelecto humano.
Esses novos formatos de ativos intelectuais também fizeram surgir novas reflexões e
horizontes em relação a Propriedade Intelectual. O que antes era apenas
comercializado em meio físico, hoje já é possível produzir e adquirir totalmente no
ambiente virtual. Contudo, alguns conflitos envolvendo a forma de uso destas
tecnologias também surgiram. O uso de Marcas e Design agora passam a ser utilizados
neste novo Mundo Virtual ou Metaverso”, abrindo precedentes legais e discussões que
antes não existiam. Em 14 de janeiro de 2022 o Tribunal Distrital dos Estados Unidos
Corte do Sul de Nova York recebeu o primeiro processo movido pela label Hermès
contra um designer gráfico que criou no Universo Digital uma Marca de NFT’s chamada
MetaBirkins e que tem como produto artes digitais inspiradas no design da bolsa Birkin
abrindo margem para diferentes interpretações e analogias em relação as Leis de
Propriedade Intelectual.
Palavras-chave: Propriedade Intelectual. NFT. Non Fungible Token. Hermès.
MetaBirkins.
1 INTRODUÇÃO
Visando a proteção de todas as criações do intelecto humano a Propriedade
Intelectual é uma das áreas mais importantes para que o esforço criativo seja
preservado. As legislações que auxiliam a proteção destes ativos intelectuais
conseguem proteger tanto aqueles que criaram determinado ativo, quanto o próprio bem
em nome daquele que é titular, contudo, ainda embora as leis tenham essa abrangência
em relação a proteção, alguns cenários até então nunca vistos começam a fazer com
que as leis vigentes encontrem impasses para a resolução de determinados conflitos.
A globalização em massa aliada aos fatores de rápido desenvolvimento
tecnológico e o surgimento da economia digital fizeram com que o mundo se tornasse
hiper conectado e fez surgir novas formas de mercado, de comunicação e de relações
sociais. Além disso, o surgimento da pandemia causada pela Covid-19 fez com que as
pessoas mais do que nunca pensassem em meios para viver e sobreviver, assim como
meios para conviverem em sociedade novamente, ainda embora o distanciamento
social físico fosse a nova realidade mundial.
2
Diante de todos esses fatos novas ferramentas surgiram para que o ser
humano pudesse acompanhar na mesma velocidade todos as transformações que o
mundo vive sem abrir mão da segurança jurídica. Algumas destas ferramentas, como
por exemplo, a tecnologia blockchain, se mostraram capazes de desempenhar diversos
papeis, podendo ser utilizadas para diferentes finalidades e situações, impactando
também o ramo da Propriedade Intelectual.
2 BLOCKCHAIN E A ORIGEM DOS NFT’s
Dentre as ferramentas capazes de auxiliar, tornar mais célere, menos oneroso
e mais segura algumas operações estão aquelas que utilizam uma tecnologia
denominada como blockchain. A replicação e compartilhamento de arquivos digitais é
algo muito comum na rede. É possível ter um arquivo salvo em determinado computador
e enviar através de e-mail várias copias para diferentes pessoas, e dependendo do
formato que o arquivo for enviado é possível realizar alterações, replicações e
modificações, tornando aquele arquivo diferente do seu “modelo original”. (GUPTA,
2020)
Através destas novas ferramentas ao utilizar a tecnologia blockchain em
determinado arquivo é possível “marca-lo” “registra-lo” e fazer com que a forma original
deste arquivo seja resguardada mesmo que haja replicação e compartilhamento do
mesmo, pois a sua origem e detalhes estão “gravados” no “DNA” do arquivo. (GUPTA,
2020)
“Com o advento do blockchain, por outro lado, foi criado um ambiente,
um protocolo, que permite de forma matemática ter um ativo digital
finito, entendido como uma quantidade finita ou infinita, ditada por uma
forma precisa, verificável e aberta código, que dita especificações e
operação, desde que usem as mesmas regras.” (DE CANDIA, 2021)
A utilização de blockchain hoje é capaz de permitir inúmeras transações e
relações jurídicas que antes precisavam ser realizadas estritamente de forma presencial
e que ainda assim apresentavam algum risco. A utilização de blockchain permite que
todas essas operações sejam realizadas de forma virtual e terem garantido e conferido
sua materialidade e segurança.
A tecnologia está assim descrita por Manav Gupta (2020): “An asset can be
tangible (a house, a car, cash, land) or intangible (intellectual property, patents,
copyrights, branding). Virtually anything of value can be tracked and traded on a
blockchain network, reducing risk and cutting costs for all involved”. Em outras palavras
o autor diz que a tecnologia blockchain permite com que aquele que está adquirindo ou
3
recebendo determinado produto tenha o beneficio de lastrear toda a cadeia que
acompanhou determinado bem, até o lastramento da sua origem. (GUPTA, 2020)
Foi a partir deste conceito tecnológico e das habilidades fornecidas que
algumas formas de blockchain puderam ser utilizadas para a criação do que é chamado
NFT ou Non Fungible Token (Tokens Não Fungíveis).
Os NFT’s são determinados tipos de ativos digitais que, além de receber o
“registro” “marcação” da sua origem proporcionado pelo uso tecnologia blockchain, ele
também é totalmente imutável e único, não podendo ser replicado. Ou seja, quando,
através do uso de determinados blockchain, um ativo digital é transformado em NFT ele
passa a ser único, com suas próprias características como: detentor, origem, data, hora
e segundos. Segundo a visão de Alfredo Antonio De Candia (2021):
“Assim, graças a esta tecnologia, podemos criar informações
criptográficas e informáticas únicas, que não podem ser modificadas,
nem mesmo pelo autor, virtualmente indestrutíveis e não replicáveis,
por isso não podemos copiar e colar e reproduzi-las indefinidamente,
porque não seremos capazes de têm os mesmos parâmetros originais
do mesmo ativo.
Eu poderia criar um NFT semelhante, mas nunca idêntico, porque
graças ao protocolo e marcação de tempo, eu não poderia voltar no
tempo e aplicar a mesma data, hora e segundos do NFT original, sem
mencionar o bloco e hash que seria diferente necessariamente.”
Resumidamente os NTF’s são compostos por informações que podem ser
verificadas, são únicas e não comportam modificações, e que foram geradas a partir do
uso de tecnologia blockchain, conferindo unicidade das informações de identificação de
determinado ativo virtual. (CANDIA, 2021)
Ao passo que possibilidades como essa surgiram dentro do cenário da
economia digital diversas pessoas puderam ser beneficiadas e se beneficiar. Além das
inúmeras áreas e funções que esses tokens puderam abranger uma delas foi a indústria
criativa mais especificamente o ramo do mercado de designer gráficos digitais. “A
Indústria Criativa é aquela indústria que tem sua origem na criatividade e talentos
individuais, eivadas de potencial para a geração de empregos e riquezas através da
geração e exploração de Propriedade Intelectual” (CHALRUB, 2019)
O modelo de aquisição de obras de artes originais e autênticas de autores
renomados que antes só poderiam ser adquiridas e colecionadas em por meios físicos
tangíveis agora passam a poder ser produzidas, comercializadas e adquiridas
unicamente pelo meio digital, e com um adendo que as obras físicas não tem: um
certificado digital que utiliza de meios e tecnologias (blockchain) capazes de atestas a
4
originalidade e autenticidade da obra, além das obras continuarem sendo únicas, uma
vez que não é possível a replicação do arquivo original.
O mercado de NFT’s cresce cada vez mais a cada dia, os valores agregados
aos ativos intangíveis são determinados pelo apreço que os colecionadores tem sobre
determinado design, um mercado dentro da indústria criativa que até então nunca
existiu, e é justamente por ser algo novo que os impasses jurídicos assim como as
soluções começam a surgir.
2.1 OS NFT’S DA INDÚSTRIA CRIATIVA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL
As artes digitais comercializadas por NFT podem estar dispostas de inúmeras
formas. Ainda embora o token não fungível não possa ser replicado, pois ele é único,
ele pode ser comercializado e circular dentro da cadeia digital. Por este motivo as
normativas inerentes a Propriedade Intelectual devem ser apreciadas e resguardadas,
uma vez que a arte digital comercializada como NFT também é uma exteriorização do
intelecto e da criatividade humano, e carece de proteção legal, ainda que todas as
operações se concretizem em meio digital.
A partir do momento que uma arte NFT é disponibilizada no mercado surge
também um artista e as normas que recaem sobre ele e sua atividade, e a esse recairá
a proteção e o Direito de Autor.
Determinado artista pode produzir e comercializar seus NFTs através de uma
marca, e que muitas vezes essa marca será capaz de distinguir a tendencia e o mood
de determinado artista em relação aos demais, tem-se como exemplo a Marca
MetaBirkin (que seja objeto de análise de case mais adiante) que já ganhou
popularidade dentro deste segmento de mercado e ao fazer referência à Marca
Metabirkins automaticamente o público alvo já remete e relaciona ao estilo de arte de
Rothschild. (THE FASHION LAW, 2021)
Os desenhos industriais ou marcas de design (como são denominados nos
EUA) também então presentes em um NFT, isso porque designs tanto 3D quanto 2D
podem ser protegidos pelas regulações de Propriedade Intelectual. (INPI, 2020)
O sistema e as legislações de proteção referente a Propriedade Intelectual não
são globais, cada país tem suas normas e regulamentações, contudo, há tratados e
acordos internacionais que impõe aos países signatários critérios mínimos para legislar
sobre a matéria, tornando semelhante em vários pontos os direitos preservados. Um
deles é a proteção de Marca e Desenho Industrial (Design) em classes internacionais
5
especificas, como a de NICE para Marcas e a Classificação de Locarno para design e
desenhos industriais. (INPI, 2020)
A proteção legal conferida pelas normas abrangerá as classes que forem
solicitadas no momento do pedido de registro, tendo os titulares, portanto, uma proteção
legal exclusiva à área requerida. (INPI, 2020)
A análise para concessão do Registro dentro das áreas e classes solicitadas
tem como principal requisito a atuação dentro classificação, ou seja, não é possível
requerer o registro em determinada classe somente para cercar a concorrência e obter
a proteção, é preciso ser ativo economicamente dentro da classe. (INPI, 2022)
Importante destacar que as proteções legais conferidas pelas Leis de
Propriedade Intelectual existem para poder preservar o ativo e dar ao titular
exclusividade de uso para fins econômicos e mercadológicos, principalmente.
Mas o que acontece quando um ativo intelectual que tem conferida as devidas
proteções legais inerentes à Propriedade Intelectual é utilizado por terceiros em outros
formatos de mercado que até então não existiam e não eram explorados? Estaria
havendo um uso indevido e a respectiva violação dos direitos?
3 CASE: HERMÈS VS METABIRKINS
Conforme o mercado digital evolui novos artistas e novas marcas de NFT vão
surgindo, um deles é o artista Mason Rothschild que criou a Marca MetaBirkins e que
se baseia no Design (idêntico) da bolsa Birkin da Marca Hermès. O artista propõe em
suas obras estampas e grafismos variados projetados em bolsas Birkin e vende as artes
através de NFT’s. (THE FASHION LAW, 2021)
O artista inicialmente havia desenvolvido um único NFT denominado Baby
Birkin, o NFT foi vendido por aproximadamente $23.500 (vinte e três mil e quinhentos
dólares) tendo uma grande repercussão e alcance. “The one-off Baby Birkin NFT was
auctioned on the Basic Space platform in May 2021 and sold for $23,500.” (LEDGER
INSIGHTS, 2022)
Após o sucesso da venda do NFT o artista criou a marca MetaBirkins, que logo
ganhou notoriedade através do Instagram (https://www.instagram.com/metabirkins/ ) e
do site (https://metabirkins.com/ ). Passando então o artista a fazer uso da marca e d
design da bolsa Birkin que é de propriedade da Hermès e tem seu devido registro no
Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (a marca também tem seus
registros no INPI).
6
3.1 OS TRAMITES LEGAIS: DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PROCESSO
Ao tomar conhecimento do caso a Hermès em primeiro momento notificou o
artista para que esse se abstivesse do uso, produção e comercialização da Marca e
Design registrados da Hermès em relação a bolsa Birkin, sob o argumento de que além
de possuírem os respectivos registros o trade dress da marca e da bolsa são há anos
mundialmente conhecidos, e que o uso através de NFT’s do nome MetaBirkins e do
Design das bolsas viola a proteção legal conferida ao titular dos registros e configura
também crime de falsificação, ainda que por meio intangível (digital). (THE FASHION
LAW, 2021)
O artista em respostas a Hermès se manifestou alegando que não estaria
infringindo nenhuma diretriz legal e que suas expressões e exteriorizações artísticas
estão totalmente de acordo com a primeira ementa constitucional e que há um
movimento social e cultural por trás dos NFT’s em combate a crueldade animal e a
história.
“Dear Hermès, [...] The First Amendment gives me every right to creat
art based on my interpretations of the world around me. There are
contless examples of artists who reference the world and the products
and cultural artifacts in it. With that indertanding, MetaBirkins is a playful
abstraction of na existing fashion-culture landmark. I re-interpreted the
form, materiality and name of a known cultural touchpoint. MetaBirkins
are also a commentary on fashion’s history of animal cruelty, and its
current embrace of fur-free initiatives and alternative textiles.”
(@METABIRKINS, 2021)
Não obstante com a declaração do artista a Hermès notificou a plataforma
digital OpenSea onde o NFT estava sendo comercializado para que ela removesse o
anuncio das MetaBirnkins. A plataforma consentindo com a solicitação da Hermès
excluiu o anuncio e todo o conteúdo inerente as artes digitais do artista. (LEDGER
INSIGHTS, 2022)
“7. On December 16, 2021, Hermès notified both Defendant and the
NFT platform OpenSea of the blatant violation of Hermès’ intellectual
property by his use of the METABIRKINS trademark. Shortly after
receiving this notice, OpenSea removed the infringements from its
Case 1:22-cv-00384 Document 1 Filed 01/14/22 Page 3 of 47 4
platform. Defendant, however, was not deterred, and reinvigorated his
advertising on Discord and his infringing NFTs quickly appeared on the
Rarible platform.” (Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul
de Nova York. Case 1:22-cv-00384 Document 1. Jan. 2022)
Após o envio das notificações e o recebimento das respostas, em 14 de janeiro
deste ano a Hermès peticionou perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do
Sul de Nova York a Ação Judicial visando a reparação dos danos assim como a
abstenção e exclusão do uso da marca Hermès e Birkin em face de Mason Rothschild.
7
Em resposta a Hermès o artista alega que não será intimidado com a ação e
que assim que for citado para manifestação reivindicará seus direitos para que possa
continuar utilizando sua marca e obras artísticas.
3.2 OS ARGUMENTOS DE ACUSAÇÃO
A petição inicial protocolada em 14 de janeiro perante o Tribunal Distrital dos
Estados Unidos Corte do Sul de Nova York inicialmente apontou alguns motivos que
deram causa a propositura da ação.
10. These claims arise under the Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. §
1051, et seq., particularly under 15 U.S.C. § 1114(1). This Court has
subject matter jurisdiction over the claims in this action which relate to
trademark infringement, dilution, cybersquatting and false designations
of origin and false descriptions pursuant to the provisions of 28 U.S.C.
§§ 1331 and 1338 and 15 U.S.C. § 1121. 11. (Tribunal Distrital dos
Estados Unidos Corte do Sul de Nova York. Case 1:22-cv-00384
Document 1. Jan. 2022)
O primeiro ponto discutido na ação conforme a petição inicial protocolada junto
a Corte Nova Iorquina é que a Hermès tem o respectivo registro Federal e Estadual
Marca e do Design, e que o artista estaria fazendo uso indevido e não autorizado tanto
da Marca Hermès quanto da Marca Birkin assim como o Design, ferindo não somente
as leis de propriedade industrial, mas também as de direito autoral. Com isso, o crime
de falsificação estaria ocorrendo pois ainda embora o produto esteja sendo
comercializado digitalmente, o que o consumidor pretende ao adquiri-lo é ter uma bolsa
Birkin ainda que em formato digital.
28. In addition to being registered in the U.S., Hermès has registered
the BIRKIN word mark and trade dress worldwide to identify its iconic
handbag and has continuously used the BIRKIN Mark and BIRKIN
Trade Dress since the BIRKIN handbag was first introduced in U.S.
commerce in 1986. (Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul
de Nova York. Case 1:22-cv-00384 Document 1. Jan. 2022)
A conselheira geral da Kering Americans, Ewa Abrams pontuou que o ramo da
Propriedade Intelectual vem enfrentando grandes desafios, principalmente no que tange
à proteção dos ativos intelectuais no mercado digital, a caracterização de falsificações
está se tornando um problema e precisa ser discutido. Existem até mesmo casos em
que os produtos são copiados digitalmente antes mesmo de serem lançados pela
marca. Segundo Jeff Trexler, diretor associado do Fashion Law Institute “In principle,
one could say that an unauthorised image and associated NFT are counterfeits”
(VOGUE BUSINESS, 2022)
Em comunicado fornecido ao Financial Times , a empresa comentou:
“A Hermès não autorizou nem consentiu a comercialização ou criação
de nossa bolsa Birkin por Mason Rothschild no metaverso. Esses NFTs
infringem a propriedade intelectual e os direitos de marca registrada da
8
Hermès e são um exemplo de produtos falsos da Hermès no
metaverso.” (HIGHSNOBIETY, 2021)
Além de alegar estar ocorrendo a falsificação da Birkin, a Hermès também
alega que o uso da Marca e do Design violam o trade dress da marca, uma vez que, o
artista utiliza de todos os elementos visuais e conceituais da marca com intuito de se
apropriar, confundir os consumidores e lucrar. (HIGHSNOBIETY, 2021)
A tomada de ações para que o artista se abstenha do uso é para que se possa
impedir o fenômeno da diluição marcaria, uma vez que permitido o uso sem a devida
autorização ou licença fará com que mais artistas e terceiros se apropriem da Marca e
do Design exclusivos da Hermès podendo vir a ocorrer a diluição marcaria e fazendo
com que o apreço e credibilidade da marca se torne fraco e genérico.
8. Defendant’s widespread use of the METABIRKINS mark constitutes
trademark infringement and dilution of the famous BIRKIN Mark. The
METABIRKINS NFTs feature the distinctive design of the BIRKIN
handbag, which in conjunction with the use of the METABIRKINS Mark,
adds to the likelihood of confusion and dilution. While Hermès has not
yet minted and sold its own NFTs, this is a new and burgeoning
marketplace. Consumers see a wide variety of brands, including luxury
fashion brands exploiting the NFT space and would expect that NFTs
featuring famous brands are affiliated with those brands, or wonder why
the famous brands are permitting such dilutive use of their valuable
assets and think less highly of them. (Tribunal Distrital dos Estados
Unidos Corte do Sul de Nova York. Case 1:22-cv-00384 Document 1.
Jan. 2022)
Comercializar um produto com o mesmo nome, design e características em um
ambiente totalmente novo e que está começando a ser explorado, que é o caso do
Metaverso e das NFT’s, faz com que o consumidor seja induzido a pensar que aquela
determinada arte está associada à marca, causando confusão entre os consumidores,
o que corresponderia também a pratica de concorrência desleal.
Ademais, a marca pautou seus pedidos na ação nos seguintes termos:
[...]FIRST CAUSE OF ACTION TRADEMARK INFRINGEMENT 15
U.S.C. § 1114[...]
[...]SECOND CAUSE OF ACTION FALSE DESIGNATIONS OF
ORIGIN, FALSE DESCRIPTIONS AND REPRESENTATIONS 15
U.S.C. § 1125(a)[...]
[...]THIRD CAUSE OF ACTION FEDERAL TRADEMARK DILUTION
15 U.S.C. § 1125(c)[...]
[...]FOURTH CAUSE OF ACTION CYBERSQUATTING UNDER THE
ANTI-CYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT 15
U.S.C. § 1125(d)[...]
[...]FIFTH CAUSE OF ACTION INJURY TO BUSINESS REPUTATION
AND DILUTION NEW YORK GENERAL BUSINESS LAW § 360-1[...]
[...]SIXTH CAUSE OF ACTION COMMON LAW TRADEMARK
INFRINGEMENT[...]
[...]EVENTH CAUSE OF ACTION MISAPPROPRIATION AND
UNFAIR COMPETITION UNDER NEW YORK COMMON LAW[...]
9
3.3 ARGUMENTOS DE DEFESA
Apesar da Hermès ter uma forte base legal para materializar sua pretensão os
argumentos aduzidos pela defesa também merecem ser apreciados. Primeiramente o
artista alega que conforme a primeira ementa constitucional ele é livre para explorar e
se manifestar artisticamente, inclusive para usar como inspiração outras obras artísticas
existentes, e que a criação de arte por meio de NTF não estaria fugindo deste cenário.
Dando sequência, quanto ao argumento de que o artista estaria cometendo
crime de falsificação ao comercializar os NFT’s utilizando do design e marca de
propriedade da Hermès, em sua defesa ele alega que nunca foi sua intenção falsificar
a bolsa Birkin ou vende-la com intuito de induzir ao erro e confusão os consumidores,
tanto o é que toda a proposta de venda é feita com base na inspiração e no amor que o
artista tem pela marca, deixando exposto de forma clara que o artista não tem nenhum
vinculo com a marca.
Figura 1: MetaBirkins
Fonte: https://metabirkins.com/
Além disso, um dos maiores argumentos da defesa se refere as classes em
que a Marca Hermès e a bolsa Birkin têm seus respectivos registros. Ocorre que a
Hermès tem a proteção legal na classe de produtos que incluem artigos de couro e
bolsas de couro, e apesar de já ter requerido a proteção dos seus ativos na classificação
que engloba dados eletrônicos teve seu cancelamento pela falta de uso, já que o nicho
ainda não era explorado pela marca.
For the Hermes trademark, one class was canceled relating to
electronic “images, sound and data concerning wearing apparel, shoes,
10
handbags, watches,” and more. The cancellation refers to a lack of
evidence of continuing use. (LEDGER INSIGHTS, 2022)
A falta de registro para a classe que está sendo discutida a violação abre um
grande pretexto para se discutir até que ponto o Direito de Precedência é valido, já que
a maca comercializa a bolsa Birkin há mais de 30 anos. Conforme Jeff Trexler em
entrevista para a Vogue Business (2022), “não é tão simples assim porque as marcas
são registradas por categoria. “Birkin” está registrado em categorias que incluem artigos
de couro e bolsas de couro, então o criador da arte digital pode argumentar que a
Hermès não registrou as marcas pertinentes para arte digital e também pode
argumentar que esta imagem está protegida como uso justo, comentando sobre o
significado cultural do Birkin.”
A defesa ainda não foi protocolada devido aos prazos e tramites legais, mas o
artista que já tomou conhecimento da ação se manifestou dizendo que não será
intimidado com a ação e que assim que for citado para manifestação reivindicará seus
direitos para que possa continuar utilizando sua marca e obras artísticas.
Importante também destacar que a proteção conferida pelos registros de
Marcas de Design (Desenho Industrial) são destinadas a produtos fabricados e não
digitais, mas que, em decorrência dos últimos acontecimentos no início do corrente ano
O Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA (USPTO) requereu um pedido
de manifestação sobre a proteção de design digitais para imagens que “não exigem uma
tela de exibição física ou outro artigo tangível para serem visíveis”, como as imagens
disponíveis em realidade virtual, realidade aumentada e hologramas. (VOGUE
BUSINESS, 2022)
Por fim, o artista alega que a comercialização das MetaBirkins com variadas
estampas representa diferentes propósitos e simbolizam um movimento cultural e
social, que busca combater o uso de matérias primas animais ou degradantes ao
ecossistema. Mason Rothschild diz que o primeiro NFT que criou inspirado na bolsa
Birkin, a Baby Birkin, teve como gancho e aproveitar um movimento jovem em pró da
expansão das NFT’s também para a militância de causas politicas e sociais, e que o
nascimento das MetaBirkins veio com o mesmo intuito. (HIGHSNOBIETY, 2021)
4 CONCLUSÃO
Diante de conflitos como esse torna-se unanime a importância de resguardar e
manter a proteção dos ativos intelectuais de qualquer marca e design
independentemente do alcance ou tamanho da empresa ou do artista. Essa importância
se dá principalmente para momentos históricos como esse, quando um novo formato de
11
mercado proporcionado pela Economia Digital e a Industria Criativa é iniciado,
conectando mais do que nunca o “Mundo Virtual ou Metaverso” ao “Mundo Real”.
As normativas e legislações existentes até então foram elaboradas com base
no que se tinha disponível e nas possíveis hipóteses do que poderia vir a existir em um
futuro próximo, mas é inegável que realidades virtuais como está, ativos intelectuais
intangíveis sendo comercializado por tokens não fungíveis trouxeram questões e
conflitos não previstos.
Conforme a adaptação da sociedade vai evoluindo, aderindo e se adaptando a
estas novas tecnologias as marcas que até então ofereciam seus produtos da forma
tradicional passaram também a pertencer a este mercado, portanto, o judiciário deve
pautar suas decisões analisando minuciosamente todos os pontos para que não haja
uma violação de propriedade intelectual para nenhuma das partes.
Pois, se de um lado existe uma empresa com Marca e Design registrados, com
reconhecimento mundial em relação ao seu conceito e designs do outro lado também
há um artista que inspirado nas criações das grandes Maison cria designs, para militar
sobre arte e políticas.
REFERÊNCIAS
CAMÉLIA DA SILVA, Alberto Luíz. Concorrência desleal: atos de confusão. São Paulo:
Saraiva, 2013.
CHALHUB, Daniel; CID, Rodrigo; CAMPOS, Pedro. Propriedade Intelectual na
Industria Criativa. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.
DE CANDIA, ALFREDO ANTONIO. Dominando NFT: Guia Prático para iniciantes e
avançados. Kindle, 2021.
GUPTA, Manav. Blockchain. IBM, 2020. Disponível em: IBM - Brasil | IBM. Acesso em: fev.
2022.
HIGHSNOBIETY. The “baby Birkin” nft just sold for more than the real. Disponível
em: Discover and Shop What's Next | Highsnobiety. Acesso em: fev. 2022.
INPI. Manual de Marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/. Acesso
em: fev. 2022.
INPI. Manual do Usuário: Módulo de Desenho Industrial do Peticionamento Eletrônico
do INPI. Disponível em: http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-
industrial/wiki/Referencias. Acesso em: fev. 2022.
12
INSTAGRAM. @metabirkins. Disponível em: <
https://www.instagram.com/metabirkins/>. Acesso em: fev. 2022.
LEDGER INSIGHTS. Hermès sues MetaBirkins NFT project over trademarks.
Disponível em: Hermes sues MetaBirkins NFT project over trademarks. May not be slam
dunk - Ledger Insights - enterprise blockchain. Acesso em: fev. 2022.
METABIRKINKS. MetaBirkins. Disponível em: MetaBirkins. Acesso em: fev. 2022.
NEW YORK. Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul de Nova York. Case
1:22-cv-00384 Document 1. Autor: Hermès Internacional e Hermès of Paris. Réu:
MASON ROTHSCHILD. New York, 14 de janeiro de 2022.
THE FASHION LAW. From Baby Birkins to MetaBirkins, Brands Are Facing Inssue in
the Metaverse. Disponível em: https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins. Acesso
em: fev. 2022
THE FASHION LAW. Hermès Files Amended Complaint in Budding Battle Over
MetaBirkins NFTs. Disponível em: https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins.
Acesso em: fev. 2022
THE FASHION LAW. Hermès Named MetaBirkins NFT Creator in TradeMark
Infrigement, Diluition Lawsuit. Disponível em:
https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins. Acesso em: fev. 2022
THE FASHION LAW. MetaBirkins Creator Aims to Get Hermès Lawsuit Tossed Out.
Disponível em: https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins. Acesso em: fev. 2022
THE FASHION LAW. MetaBirkins Creator Says He Received a Cease & Desist from
Hermès, Claims Fair Use. Disponível em:
https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins. Acesso em: fev. 2022
VOGUE BUSINESS. The “Baby Birkin” NFT and the legal scrutiny on digital
fashion. Disponível em: <https://www.voguebusiness.com/technology/the-baby-birkin-
nft-and-the-legal-scrutiny-on-digital-fashion>. Acesso em: fev. 2022.
YAHOO NEWS. NFT artist: MetaBirkins project aims to create same kind of illusion
that it has in real life. Disponível em: NFT artist: 'MetaBirkins' project aims to create
'same kind of illusion that it has in real life' (yahoo.com). Acesso em: fev. 2022.

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  • 1. 1 HERMÈS VS METABIRKINS: o case envolvendo Propriedade Intelectual e NFT Larissa Gomes Sônego* RESUMO À medida que as tecnologias foram se desenvolvendo novas ferramentas foram criadas, capazes de auxiliar funções e abrir novas possibilidade e modelos de negócios. O surgimento da tecnologia blockchain utilizada para a criação de NFT’s proporcionou à indústria criativa ideias inovadoras para comercializar as obras do intelecto humano. Esses novos formatos de ativos intelectuais também fizeram surgir novas reflexões e horizontes em relação a Propriedade Intelectual. O que antes era apenas comercializado em meio físico, hoje já é possível produzir e adquirir totalmente no ambiente virtual. Contudo, alguns conflitos envolvendo a forma de uso destas tecnologias também surgiram. O uso de Marcas e Design agora passam a ser utilizados neste novo Mundo Virtual ou Metaverso”, abrindo precedentes legais e discussões que antes não existiam. Em 14 de janeiro de 2022 o Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul de Nova York recebeu o primeiro processo movido pela label Hermès contra um designer gráfico que criou no Universo Digital uma Marca de NFT’s chamada MetaBirkins e que tem como produto artes digitais inspiradas no design da bolsa Birkin abrindo margem para diferentes interpretações e analogias em relação as Leis de Propriedade Intelectual. Palavras-chave: Propriedade Intelectual. NFT. Non Fungible Token. Hermès. MetaBirkins. 1 INTRODUÇÃO Visando a proteção de todas as criações do intelecto humano a Propriedade Intelectual é uma das áreas mais importantes para que o esforço criativo seja preservado. As legislações que auxiliam a proteção destes ativos intelectuais conseguem proteger tanto aqueles que criaram determinado ativo, quanto o próprio bem em nome daquele que é titular, contudo, ainda embora as leis tenham essa abrangência em relação a proteção, alguns cenários até então nunca vistos começam a fazer com que as leis vigentes encontrem impasses para a resolução de determinados conflitos. A globalização em massa aliada aos fatores de rápido desenvolvimento tecnológico e o surgimento da economia digital fizeram com que o mundo se tornasse hiper conectado e fez surgir novas formas de mercado, de comunicação e de relações sociais. Além disso, o surgimento da pandemia causada pela Covid-19 fez com que as pessoas mais do que nunca pensassem em meios para viver e sobreviver, assim como meios para conviverem em sociedade novamente, ainda embora o distanciamento social físico fosse a nova realidade mundial.
  • 2. 2 Diante de todos esses fatos novas ferramentas surgiram para que o ser humano pudesse acompanhar na mesma velocidade todos as transformações que o mundo vive sem abrir mão da segurança jurídica. Algumas destas ferramentas, como por exemplo, a tecnologia blockchain, se mostraram capazes de desempenhar diversos papeis, podendo ser utilizadas para diferentes finalidades e situações, impactando também o ramo da Propriedade Intelectual. 2 BLOCKCHAIN E A ORIGEM DOS NFT’s Dentre as ferramentas capazes de auxiliar, tornar mais célere, menos oneroso e mais segura algumas operações estão aquelas que utilizam uma tecnologia denominada como blockchain. A replicação e compartilhamento de arquivos digitais é algo muito comum na rede. É possível ter um arquivo salvo em determinado computador e enviar através de e-mail várias copias para diferentes pessoas, e dependendo do formato que o arquivo for enviado é possível realizar alterações, replicações e modificações, tornando aquele arquivo diferente do seu “modelo original”. (GUPTA, 2020) Através destas novas ferramentas ao utilizar a tecnologia blockchain em determinado arquivo é possível “marca-lo” “registra-lo” e fazer com que a forma original deste arquivo seja resguardada mesmo que haja replicação e compartilhamento do mesmo, pois a sua origem e detalhes estão “gravados” no “DNA” do arquivo. (GUPTA, 2020) “Com o advento do blockchain, por outro lado, foi criado um ambiente, um protocolo, que permite de forma matemática ter um ativo digital finito, entendido como uma quantidade finita ou infinita, ditada por uma forma precisa, verificável e aberta código, que dita especificações e operação, desde que usem as mesmas regras.” (DE CANDIA, 2021) A utilização de blockchain hoje é capaz de permitir inúmeras transações e relações jurídicas que antes precisavam ser realizadas estritamente de forma presencial e que ainda assim apresentavam algum risco. A utilização de blockchain permite que todas essas operações sejam realizadas de forma virtual e terem garantido e conferido sua materialidade e segurança. A tecnologia está assim descrita por Manav Gupta (2020): “An asset can be tangible (a house, a car, cash, land) or intangible (intellectual property, patents, copyrights, branding). Virtually anything of value can be tracked and traded on a blockchain network, reducing risk and cutting costs for all involved”. Em outras palavras o autor diz que a tecnologia blockchain permite com que aquele que está adquirindo ou
  • 3. 3 recebendo determinado produto tenha o beneficio de lastrear toda a cadeia que acompanhou determinado bem, até o lastramento da sua origem. (GUPTA, 2020) Foi a partir deste conceito tecnológico e das habilidades fornecidas que algumas formas de blockchain puderam ser utilizadas para a criação do que é chamado NFT ou Non Fungible Token (Tokens Não Fungíveis). Os NFT’s são determinados tipos de ativos digitais que, além de receber o “registro” “marcação” da sua origem proporcionado pelo uso tecnologia blockchain, ele também é totalmente imutável e único, não podendo ser replicado. Ou seja, quando, através do uso de determinados blockchain, um ativo digital é transformado em NFT ele passa a ser único, com suas próprias características como: detentor, origem, data, hora e segundos. Segundo a visão de Alfredo Antonio De Candia (2021): “Assim, graças a esta tecnologia, podemos criar informações criptográficas e informáticas únicas, que não podem ser modificadas, nem mesmo pelo autor, virtualmente indestrutíveis e não replicáveis, por isso não podemos copiar e colar e reproduzi-las indefinidamente, porque não seremos capazes de têm os mesmos parâmetros originais do mesmo ativo. Eu poderia criar um NFT semelhante, mas nunca idêntico, porque graças ao protocolo e marcação de tempo, eu não poderia voltar no tempo e aplicar a mesma data, hora e segundos do NFT original, sem mencionar o bloco e hash que seria diferente necessariamente.” Resumidamente os NTF’s são compostos por informações que podem ser verificadas, são únicas e não comportam modificações, e que foram geradas a partir do uso de tecnologia blockchain, conferindo unicidade das informações de identificação de determinado ativo virtual. (CANDIA, 2021) Ao passo que possibilidades como essa surgiram dentro do cenário da economia digital diversas pessoas puderam ser beneficiadas e se beneficiar. Além das inúmeras áreas e funções que esses tokens puderam abranger uma delas foi a indústria criativa mais especificamente o ramo do mercado de designer gráficos digitais. “A Indústria Criativa é aquela indústria que tem sua origem na criatividade e talentos individuais, eivadas de potencial para a geração de empregos e riquezas através da geração e exploração de Propriedade Intelectual” (CHALRUB, 2019) O modelo de aquisição de obras de artes originais e autênticas de autores renomados que antes só poderiam ser adquiridas e colecionadas em por meios físicos tangíveis agora passam a poder ser produzidas, comercializadas e adquiridas unicamente pelo meio digital, e com um adendo que as obras físicas não tem: um certificado digital que utiliza de meios e tecnologias (blockchain) capazes de atestas a
  • 4. 4 originalidade e autenticidade da obra, além das obras continuarem sendo únicas, uma vez que não é possível a replicação do arquivo original. O mercado de NFT’s cresce cada vez mais a cada dia, os valores agregados aos ativos intangíveis são determinados pelo apreço que os colecionadores tem sobre determinado design, um mercado dentro da indústria criativa que até então nunca existiu, e é justamente por ser algo novo que os impasses jurídicos assim como as soluções começam a surgir. 2.1 OS NFT’S DA INDÚSTRIA CRIATIVA E A PROPRIEDADE INTELECTUAL As artes digitais comercializadas por NFT podem estar dispostas de inúmeras formas. Ainda embora o token não fungível não possa ser replicado, pois ele é único, ele pode ser comercializado e circular dentro da cadeia digital. Por este motivo as normativas inerentes a Propriedade Intelectual devem ser apreciadas e resguardadas, uma vez que a arte digital comercializada como NFT também é uma exteriorização do intelecto e da criatividade humano, e carece de proteção legal, ainda que todas as operações se concretizem em meio digital. A partir do momento que uma arte NFT é disponibilizada no mercado surge também um artista e as normas que recaem sobre ele e sua atividade, e a esse recairá a proteção e o Direito de Autor. Determinado artista pode produzir e comercializar seus NFTs através de uma marca, e que muitas vezes essa marca será capaz de distinguir a tendencia e o mood de determinado artista em relação aos demais, tem-se como exemplo a Marca MetaBirkin (que seja objeto de análise de case mais adiante) que já ganhou popularidade dentro deste segmento de mercado e ao fazer referência à Marca Metabirkins automaticamente o público alvo já remete e relaciona ao estilo de arte de Rothschild. (THE FASHION LAW, 2021) Os desenhos industriais ou marcas de design (como são denominados nos EUA) também então presentes em um NFT, isso porque designs tanto 3D quanto 2D podem ser protegidos pelas regulações de Propriedade Intelectual. (INPI, 2020) O sistema e as legislações de proteção referente a Propriedade Intelectual não são globais, cada país tem suas normas e regulamentações, contudo, há tratados e acordos internacionais que impõe aos países signatários critérios mínimos para legislar sobre a matéria, tornando semelhante em vários pontos os direitos preservados. Um deles é a proteção de Marca e Desenho Industrial (Design) em classes internacionais
  • 5. 5 especificas, como a de NICE para Marcas e a Classificação de Locarno para design e desenhos industriais. (INPI, 2020) A proteção legal conferida pelas normas abrangerá as classes que forem solicitadas no momento do pedido de registro, tendo os titulares, portanto, uma proteção legal exclusiva à área requerida. (INPI, 2020) A análise para concessão do Registro dentro das áreas e classes solicitadas tem como principal requisito a atuação dentro classificação, ou seja, não é possível requerer o registro em determinada classe somente para cercar a concorrência e obter a proteção, é preciso ser ativo economicamente dentro da classe. (INPI, 2022) Importante destacar que as proteções legais conferidas pelas Leis de Propriedade Intelectual existem para poder preservar o ativo e dar ao titular exclusividade de uso para fins econômicos e mercadológicos, principalmente. Mas o que acontece quando um ativo intelectual que tem conferida as devidas proteções legais inerentes à Propriedade Intelectual é utilizado por terceiros em outros formatos de mercado que até então não existiam e não eram explorados? Estaria havendo um uso indevido e a respectiva violação dos direitos? 3 CASE: HERMÈS VS METABIRKINS Conforme o mercado digital evolui novos artistas e novas marcas de NFT vão surgindo, um deles é o artista Mason Rothschild que criou a Marca MetaBirkins e que se baseia no Design (idêntico) da bolsa Birkin da Marca Hermès. O artista propõe em suas obras estampas e grafismos variados projetados em bolsas Birkin e vende as artes através de NFT’s. (THE FASHION LAW, 2021) O artista inicialmente havia desenvolvido um único NFT denominado Baby Birkin, o NFT foi vendido por aproximadamente $23.500 (vinte e três mil e quinhentos dólares) tendo uma grande repercussão e alcance. “The one-off Baby Birkin NFT was auctioned on the Basic Space platform in May 2021 and sold for $23,500.” (LEDGER INSIGHTS, 2022) Após o sucesso da venda do NFT o artista criou a marca MetaBirkins, que logo ganhou notoriedade através do Instagram (https://www.instagram.com/metabirkins/ ) e do site (https://metabirkins.com/ ). Passando então o artista a fazer uso da marca e d design da bolsa Birkin que é de propriedade da Hermès e tem seu devido registro no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (a marca também tem seus registros no INPI).
  • 6. 6 3.1 OS TRAMITES LEGAIS: DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PROCESSO Ao tomar conhecimento do caso a Hermès em primeiro momento notificou o artista para que esse se abstivesse do uso, produção e comercialização da Marca e Design registrados da Hermès em relação a bolsa Birkin, sob o argumento de que além de possuírem os respectivos registros o trade dress da marca e da bolsa são há anos mundialmente conhecidos, e que o uso através de NFT’s do nome MetaBirkins e do Design das bolsas viola a proteção legal conferida ao titular dos registros e configura também crime de falsificação, ainda que por meio intangível (digital). (THE FASHION LAW, 2021) O artista em respostas a Hermès se manifestou alegando que não estaria infringindo nenhuma diretriz legal e que suas expressões e exteriorizações artísticas estão totalmente de acordo com a primeira ementa constitucional e que há um movimento social e cultural por trás dos NFT’s em combate a crueldade animal e a história. “Dear Hermès, [...] The First Amendment gives me every right to creat art based on my interpretations of the world around me. There are contless examples of artists who reference the world and the products and cultural artifacts in it. With that indertanding, MetaBirkins is a playful abstraction of na existing fashion-culture landmark. I re-interpreted the form, materiality and name of a known cultural touchpoint. MetaBirkins are also a commentary on fashion’s history of animal cruelty, and its current embrace of fur-free initiatives and alternative textiles.” (@METABIRKINS, 2021) Não obstante com a declaração do artista a Hermès notificou a plataforma digital OpenSea onde o NFT estava sendo comercializado para que ela removesse o anuncio das MetaBirnkins. A plataforma consentindo com a solicitação da Hermès excluiu o anuncio e todo o conteúdo inerente as artes digitais do artista. (LEDGER INSIGHTS, 2022) “7. On December 16, 2021, Hermès notified both Defendant and the NFT platform OpenSea of the blatant violation of Hermès’ intellectual property by his use of the METABIRKINS trademark. Shortly after receiving this notice, OpenSea removed the infringements from its Case 1:22-cv-00384 Document 1 Filed 01/14/22 Page 3 of 47 4 platform. Defendant, however, was not deterred, and reinvigorated his advertising on Discord and his infringing NFTs quickly appeared on the Rarible platform.” (Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul de Nova York. Case 1:22-cv-00384 Document 1. Jan. 2022) Após o envio das notificações e o recebimento das respostas, em 14 de janeiro deste ano a Hermès peticionou perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul de Nova York a Ação Judicial visando a reparação dos danos assim como a abstenção e exclusão do uso da marca Hermès e Birkin em face de Mason Rothschild.
  • 7. 7 Em resposta a Hermès o artista alega que não será intimidado com a ação e que assim que for citado para manifestação reivindicará seus direitos para que possa continuar utilizando sua marca e obras artísticas. 3.2 OS ARGUMENTOS DE ACUSAÇÃO A petição inicial protocolada em 14 de janeiro perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul de Nova York inicialmente apontou alguns motivos que deram causa a propositura da ação. 10. These claims arise under the Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. § 1051, et seq., particularly under 15 U.S.C. § 1114(1). This Court has subject matter jurisdiction over the claims in this action which relate to trademark infringement, dilution, cybersquatting and false designations of origin and false descriptions pursuant to the provisions of 28 U.S.C. §§ 1331 and 1338 and 15 U.S.C. § 1121. 11. (Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul de Nova York. Case 1:22-cv-00384 Document 1. Jan. 2022) O primeiro ponto discutido na ação conforme a petição inicial protocolada junto a Corte Nova Iorquina é que a Hermès tem o respectivo registro Federal e Estadual Marca e do Design, e que o artista estaria fazendo uso indevido e não autorizado tanto da Marca Hermès quanto da Marca Birkin assim como o Design, ferindo não somente as leis de propriedade industrial, mas também as de direito autoral. Com isso, o crime de falsificação estaria ocorrendo pois ainda embora o produto esteja sendo comercializado digitalmente, o que o consumidor pretende ao adquiri-lo é ter uma bolsa Birkin ainda que em formato digital. 28. In addition to being registered in the U.S., Hermès has registered the BIRKIN word mark and trade dress worldwide to identify its iconic handbag and has continuously used the BIRKIN Mark and BIRKIN Trade Dress since the BIRKIN handbag was first introduced in U.S. commerce in 1986. (Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul de Nova York. Case 1:22-cv-00384 Document 1. Jan. 2022) A conselheira geral da Kering Americans, Ewa Abrams pontuou que o ramo da Propriedade Intelectual vem enfrentando grandes desafios, principalmente no que tange à proteção dos ativos intelectuais no mercado digital, a caracterização de falsificações está se tornando um problema e precisa ser discutido. Existem até mesmo casos em que os produtos são copiados digitalmente antes mesmo de serem lançados pela marca. Segundo Jeff Trexler, diretor associado do Fashion Law Institute “In principle, one could say that an unauthorised image and associated NFT are counterfeits” (VOGUE BUSINESS, 2022) Em comunicado fornecido ao Financial Times , a empresa comentou: “A Hermès não autorizou nem consentiu a comercialização ou criação de nossa bolsa Birkin por Mason Rothschild no metaverso. Esses NFTs infringem a propriedade intelectual e os direitos de marca registrada da
  • 8. 8 Hermès e são um exemplo de produtos falsos da Hermès no metaverso.” (HIGHSNOBIETY, 2021) Além de alegar estar ocorrendo a falsificação da Birkin, a Hermès também alega que o uso da Marca e do Design violam o trade dress da marca, uma vez que, o artista utiliza de todos os elementos visuais e conceituais da marca com intuito de se apropriar, confundir os consumidores e lucrar. (HIGHSNOBIETY, 2021) A tomada de ações para que o artista se abstenha do uso é para que se possa impedir o fenômeno da diluição marcaria, uma vez que permitido o uso sem a devida autorização ou licença fará com que mais artistas e terceiros se apropriem da Marca e do Design exclusivos da Hermès podendo vir a ocorrer a diluição marcaria e fazendo com que o apreço e credibilidade da marca se torne fraco e genérico. 8. Defendant’s widespread use of the METABIRKINS mark constitutes trademark infringement and dilution of the famous BIRKIN Mark. The METABIRKINS NFTs feature the distinctive design of the BIRKIN handbag, which in conjunction with the use of the METABIRKINS Mark, adds to the likelihood of confusion and dilution. While Hermès has not yet minted and sold its own NFTs, this is a new and burgeoning marketplace. Consumers see a wide variety of brands, including luxury fashion brands exploiting the NFT space and would expect that NFTs featuring famous brands are affiliated with those brands, or wonder why the famous brands are permitting such dilutive use of their valuable assets and think less highly of them. (Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul de Nova York. Case 1:22-cv-00384 Document 1. Jan. 2022) Comercializar um produto com o mesmo nome, design e características em um ambiente totalmente novo e que está começando a ser explorado, que é o caso do Metaverso e das NFT’s, faz com que o consumidor seja induzido a pensar que aquela determinada arte está associada à marca, causando confusão entre os consumidores, o que corresponderia também a pratica de concorrência desleal. Ademais, a marca pautou seus pedidos na ação nos seguintes termos: [...]FIRST CAUSE OF ACTION TRADEMARK INFRINGEMENT 15 U.S.C. § 1114[...] [...]SECOND CAUSE OF ACTION FALSE DESIGNATIONS OF ORIGIN, FALSE DESCRIPTIONS AND REPRESENTATIONS 15 U.S.C. § 1125(a)[...] [...]THIRD CAUSE OF ACTION FEDERAL TRADEMARK DILUTION 15 U.S.C. § 1125(c)[...] [...]FOURTH CAUSE OF ACTION CYBERSQUATTING UNDER THE ANTI-CYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT 15 U.S.C. § 1125(d)[...] [...]FIFTH CAUSE OF ACTION INJURY TO BUSINESS REPUTATION AND DILUTION NEW YORK GENERAL BUSINESS LAW § 360-1[...] [...]SIXTH CAUSE OF ACTION COMMON LAW TRADEMARK INFRINGEMENT[...] [...]EVENTH CAUSE OF ACTION MISAPPROPRIATION AND UNFAIR COMPETITION UNDER NEW YORK COMMON LAW[...]
  • 9. 9 3.3 ARGUMENTOS DE DEFESA Apesar da Hermès ter uma forte base legal para materializar sua pretensão os argumentos aduzidos pela defesa também merecem ser apreciados. Primeiramente o artista alega que conforme a primeira ementa constitucional ele é livre para explorar e se manifestar artisticamente, inclusive para usar como inspiração outras obras artísticas existentes, e que a criação de arte por meio de NTF não estaria fugindo deste cenário. Dando sequência, quanto ao argumento de que o artista estaria cometendo crime de falsificação ao comercializar os NFT’s utilizando do design e marca de propriedade da Hermès, em sua defesa ele alega que nunca foi sua intenção falsificar a bolsa Birkin ou vende-la com intuito de induzir ao erro e confusão os consumidores, tanto o é que toda a proposta de venda é feita com base na inspiração e no amor que o artista tem pela marca, deixando exposto de forma clara que o artista não tem nenhum vinculo com a marca. Figura 1: MetaBirkins Fonte: https://metabirkins.com/ Além disso, um dos maiores argumentos da defesa se refere as classes em que a Marca Hermès e a bolsa Birkin têm seus respectivos registros. Ocorre que a Hermès tem a proteção legal na classe de produtos que incluem artigos de couro e bolsas de couro, e apesar de já ter requerido a proteção dos seus ativos na classificação que engloba dados eletrônicos teve seu cancelamento pela falta de uso, já que o nicho ainda não era explorado pela marca. For the Hermes trademark, one class was canceled relating to electronic “images, sound and data concerning wearing apparel, shoes,
  • 10. 10 handbags, watches,” and more. The cancellation refers to a lack of evidence of continuing use. (LEDGER INSIGHTS, 2022) A falta de registro para a classe que está sendo discutida a violação abre um grande pretexto para se discutir até que ponto o Direito de Precedência é valido, já que a maca comercializa a bolsa Birkin há mais de 30 anos. Conforme Jeff Trexler em entrevista para a Vogue Business (2022), “não é tão simples assim porque as marcas são registradas por categoria. “Birkin” está registrado em categorias que incluem artigos de couro e bolsas de couro, então o criador da arte digital pode argumentar que a Hermès não registrou as marcas pertinentes para arte digital e também pode argumentar que esta imagem está protegida como uso justo, comentando sobre o significado cultural do Birkin.” A defesa ainda não foi protocolada devido aos prazos e tramites legais, mas o artista que já tomou conhecimento da ação se manifestou dizendo que não será intimidado com a ação e que assim que for citado para manifestação reivindicará seus direitos para que possa continuar utilizando sua marca e obras artísticas. Importante também destacar que a proteção conferida pelos registros de Marcas de Design (Desenho Industrial) são destinadas a produtos fabricados e não digitais, mas que, em decorrência dos últimos acontecimentos no início do corrente ano O Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA (USPTO) requereu um pedido de manifestação sobre a proteção de design digitais para imagens que “não exigem uma tela de exibição física ou outro artigo tangível para serem visíveis”, como as imagens disponíveis em realidade virtual, realidade aumentada e hologramas. (VOGUE BUSINESS, 2022) Por fim, o artista alega que a comercialização das MetaBirkins com variadas estampas representa diferentes propósitos e simbolizam um movimento cultural e social, que busca combater o uso de matérias primas animais ou degradantes ao ecossistema. Mason Rothschild diz que o primeiro NFT que criou inspirado na bolsa Birkin, a Baby Birkin, teve como gancho e aproveitar um movimento jovem em pró da expansão das NFT’s também para a militância de causas politicas e sociais, e que o nascimento das MetaBirkins veio com o mesmo intuito. (HIGHSNOBIETY, 2021) 4 CONCLUSÃO Diante de conflitos como esse torna-se unanime a importância de resguardar e manter a proteção dos ativos intelectuais de qualquer marca e design independentemente do alcance ou tamanho da empresa ou do artista. Essa importância se dá principalmente para momentos históricos como esse, quando um novo formato de
  • 11. 11 mercado proporcionado pela Economia Digital e a Industria Criativa é iniciado, conectando mais do que nunca o “Mundo Virtual ou Metaverso” ao “Mundo Real”. As normativas e legislações existentes até então foram elaboradas com base no que se tinha disponível e nas possíveis hipóteses do que poderia vir a existir em um futuro próximo, mas é inegável que realidades virtuais como está, ativos intelectuais intangíveis sendo comercializado por tokens não fungíveis trouxeram questões e conflitos não previstos. Conforme a adaptação da sociedade vai evoluindo, aderindo e se adaptando a estas novas tecnologias as marcas que até então ofereciam seus produtos da forma tradicional passaram também a pertencer a este mercado, portanto, o judiciário deve pautar suas decisões analisando minuciosamente todos os pontos para que não haja uma violação de propriedade intelectual para nenhuma das partes. Pois, se de um lado existe uma empresa com Marca e Design registrados, com reconhecimento mundial em relação ao seu conceito e designs do outro lado também há um artista que inspirado nas criações das grandes Maison cria designs, para militar sobre arte e políticas. REFERÊNCIAS CAMÉLIA DA SILVA, Alberto Luíz. Concorrência desleal: atos de confusão. São Paulo: Saraiva, 2013. CHALHUB, Daniel; CID, Rodrigo; CAMPOS, Pedro. Propriedade Intelectual na Industria Criativa. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. DE CANDIA, ALFREDO ANTONIO. Dominando NFT: Guia Prático para iniciantes e avançados. Kindle, 2021. GUPTA, Manav. Blockchain. IBM, 2020. Disponível em: IBM - Brasil | IBM. Acesso em: fev. 2022. HIGHSNOBIETY. The “baby Birkin” nft just sold for more than the real. Disponível em: Discover and Shop What's Next | Highsnobiety. Acesso em: fev. 2022. INPI. Manual de Marcas. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/. Acesso em: fev. 2022. INPI. Manual do Usuário: Módulo de Desenho Industrial do Peticionamento Eletrônico do INPI. Disponível em: http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho- industrial/wiki/Referencias. Acesso em: fev. 2022.
  • 12. 12 INSTAGRAM. @metabirkins. Disponível em: < https://www.instagram.com/metabirkins/>. Acesso em: fev. 2022. LEDGER INSIGHTS. Hermès sues MetaBirkins NFT project over trademarks. Disponível em: Hermes sues MetaBirkins NFT project over trademarks. May not be slam dunk - Ledger Insights - enterprise blockchain. Acesso em: fev. 2022. METABIRKINKS. MetaBirkins. Disponível em: MetaBirkins. Acesso em: fev. 2022. NEW YORK. Tribunal Distrital dos Estados Unidos Corte do Sul de Nova York. Case 1:22-cv-00384 Document 1. Autor: Hermès Internacional e Hermès of Paris. Réu: MASON ROTHSCHILD. New York, 14 de janeiro de 2022. THE FASHION LAW. From Baby Birkins to MetaBirkins, Brands Are Facing Inssue in the Metaverse. Disponível em: https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins. Acesso em: fev. 2022 THE FASHION LAW. Hermès Files Amended Complaint in Budding Battle Over MetaBirkins NFTs. Disponível em: https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins. Acesso em: fev. 2022 THE FASHION LAW. Hermès Named MetaBirkins NFT Creator in TradeMark Infrigement, Diluition Lawsuit. Disponível em: https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins. Acesso em: fev. 2022 THE FASHION LAW. MetaBirkins Creator Aims to Get Hermès Lawsuit Tossed Out. Disponível em: https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins. Acesso em: fev. 2022 THE FASHION LAW. MetaBirkins Creator Says He Received a Cease & Desist from Hermès, Claims Fair Use. Disponível em: https://www.thefashionlaw.com/?s=metabirkins. Acesso em: fev. 2022 VOGUE BUSINESS. The “Baby Birkin” NFT and the legal scrutiny on digital fashion. Disponível em: <https://www.voguebusiness.com/technology/the-baby-birkin- nft-and-the-legal-scrutiny-on-digital-fashion>. Acesso em: fev. 2022. YAHOO NEWS. NFT artist: MetaBirkins project aims to create same kind of illusion that it has in real life. Disponível em: NFT artist: 'MetaBirkins' project aims to create 'same kind of illusion that it has in real life' (yahoo.com). Acesso em: fev. 2022.