자금이 충분하지 않은 스타트업이 해외출원을 고려할 때 기본적으로 알아둘 정보를 담았습니다. 스타트업 해외특허 출원 가이드

1. 해외 지식재산권 출원 전략
2019. 4. 16.
특허법인 가산
변리사/파트너 채승원 (csw@kspat.com)
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2. 1. 결정의 시간! – 최초출원일로부터 1년
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국내출원
(원천 IDEA X)
해외출원완료
(X+a)
1년
국내개량출원
(원천 IDEA X+a)
- 출원대상국가의 특정 어려움
- 해외출원 비용 부담(대략적으로 1개국 당
출원비용 500만원)
국문PCT출원(국제출원)
완료(X+a) 1년 6개월
해외출원완료
(PCT출원기반)
(X+a)
PCT출원비용(TOTAL 250만원~300만원)
발명의 특허성 판단시점을 최초의 국내출원일로 소급 받기 위해 국내출원일로부터 1년 이내에
해외출원 또는 PCT출원 완료 필요!
- 1개국 또는 2개국 출원, 출원 대상 국가 확정 가능, 해외출원 비용 부담 가능
→ 최초출원일로부터 1년 이내에 해당 국가에 대해 직접출원(파리조약 기초) 완료하는 것이 유리
- 출원 대상 국가 확정 어려움, 최초출원일로부터 1년이 되어가는 시점에 해외출원 비용 부담
→ PCT출원 비용을 부담하고 1년 6개월의 시간을 버는 것이 유리(PCT출원 비용은 시간을 버는 비용)

3. 2. 어느 국가에 출원할 것인가?
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속지주의(territorial principle):
- 국제 특허라는 것은 없음! 특정 국가에서 권리행사하려면 해당 국가의 특허등록이 필요!
- PCT출원은 어느 국가에 출원해야 할지 알기 어려울 때 1년6개월의 시간을 더 버는 의미 →
PCT출원으로 실질적인 권리가 생기는 것은 아님!
- 권리행사의 가능성이 있는 국가, 특허/실용신안 권리행사가 실질적으로 가능한 국가에 특허출원
진행해야!
IP5(세계5대특허청)
- 미국(US)
- 중국(CN)
- 유럽(EPO)
- 한국(KR)
- 일본(JP)
→ 세계특허출원의
80% 이상을 차지
지식재산보호원의 국가별 IP GUIDEBOOK 참조(https://www.ip-navi.or.kr/guidebook/newGuidebookList.navi?area_code=guidebook_list&continent_code=total)
인도(IN)
- 물질특허 2005년부터 특허로서 인정
- S/W, BM 특허등록 극히 어려움. 컴퓨터
프로그램이 아닌 하드웨어에 구현되어
기술의 혁신을 가져오는 정도를 요함
- 특허분쟁 건수 극소수(년간 50건 이하)
동남아시아
- 필리핀: 출원건수 연간
3천건 수준, 법과 정치적
환경 미숙
- 말레이시아: 상표권, 저작권
침해가 많음(교묘, 범죄조직
개입되기도)
- 인도네시아: 연간 특허소송
거의 이뤄지지 않고 있음.
- 베트남: 특허법률시스템
역사가 짧고, 지금까지
특허분쟁 사례 거의 찾을 수
없음
- 태국: 연간 만건 수준 출원,
상표 위주의 분쟁

4. 3. 다국가 출원 시 심사 전략
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속지주의(territorial principle):
- 각 국가의 특허청은 타 국가의 특허청 심사결과에 제약 되지 않고 독자적으로 판단. 다만,
기본적으로 심사결과가 공유 되는 점을 고려한 전략 수립 필요
- 국가별 특허청의 심사 character 고려(아래의 IP5 특허청 외에는 타국 심사결과에 대한 의존도 높음)
- 유럽특허청(EPO): 심사에 오랜 기간이 소요되나, 심사관의 전문성이 매우 높고, 심사 품질이
뛰어남.
- 한국특허청(KIPO): 심사 속도가 매우 빠름. 다만, 심사관 1인당 심사 물량이 많음.
- 일본특허청(JPO): 전통분야(기계, 화학)의 심사 역량이 뛰어남. 심사 속도는 보통.
- 중국특허청(CNIPO): 심사 속도 보통, 명세서 지지 요건 엄격.
- 미국특허청(USPTO): 심사 속도 보통, 심사 품질 중상, 최근 S/W 관련 특허에 대한 성립성
부정 성향 있음. 영어권 선행 문헌에 대한 의존의 경향이 있음. → IP5 중 유일하게 출원과
동시에 심사진행
사안 별 예시 전략:
- 선행문헌 존재 가능성 낮음: 심사결과 신뢰 받는 유럽특허청에서의 심사촉진 절차(PACE request,
PPH)를 통해 유럽특허청의 신속한 등록결정 → 타국가 특허청에 긍정적 영향
- 선행문헌 존재 가능성 높음: 선행문헌 존재 가능성 문헌이 비영어권 문헌인 경우, 해당 국가의
심사를 최대한 지연 + 유럽특허청 심사 최대한 지연

5. 4. 심사촉진 제도 - PPH
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PPH(Patent Prosecution Highway) – 심사촉진에 따른 관납료 없음
제1 국 특허청에서 등록가능하다는 평가
+ 제2 국에서, 제1 국의 등록가능
청구항과 동일하게 보정
→ 제2 국에서 우선심사 진행(제2 국
등록 아님)
→ 제2 국에서 제1 국 대비 넓은
권리범위의 특허등록 가능성이 원천
차단되는 단점
PCT출원의 국제조사보고서(PCT출원 시
자동 진행)에서 선행문헌(X, Y등급)
제시되지 않음.
→ PCT출원의 국내단계 진입국에서
PPH 통하여 우선심사 진행

6. 4. 심사촉진 제도 – 각 국가 자체 우선심사제도
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주요국 특허청은 소정의 관납료를 받고 우선심사를 진행
- 청구항을 제1 국의 등록 청구항으로 수정하는 것 불필요
- 대부분 관납료 납부 필요(속행료 개념)
▪ 한국특허청: 우선심사제도(관납료 20만원) + 외부기관선행문헌조사의뢰(조사료
약50~60만)
▪ 벤처기업인증, 실시준비 등의 사유 만족 시 외부기관선행문헌조사를 자체 조사로
대체 가능
▪ 미국특허청: TRACK ONE(Accelerate Examination Request)
▪ 관납료 비싸지만 최초 심사 결과를 3개월 이내에 받아볼 수 있음, 등록도 빠름.
▪ 관납료(대기업: $4000 / 중소기업: $2000 / 개인: $1000)
▪ PCT국내 단계 진입 출원은 신청 불가 (BY-PASS출원이 효과적)
▪ 유럽특허청: PACE REQUEST(많이 알려지지 않은 제도)
▪ 별도 관납료 없음.
▪ 신청 가능한 출원 수 제한 없음. 다만, 대부분의 출원에 대해서 신청하는 경우
유럽특허청에서 선택 요청 할 수 있음.
▪ PACE REQUEST 신청하지 않는 경우, 유럽특허 등록에 3~5년(또는 그 이상)
소요되고 매년 출원 유지료 납부(1년에 100만원 가량)해야 하므로 중소기업이
유럽특허 감당하기 어려움.
▪ 적극 활용할 만한 제도(실무 경험상 최초 심사결과 2년~3년 단축)

7. 5. TIPS
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▪ 미국특허청 TIP: PCT출원 기초로 미국특허출원 고려 시 BY-PASS 출원(PCT출원
기초의 계속출원(CA) 적극 활용
✓ 효과1: PCT출원의 명세서를 수정하여 미국출원 가능(심사료 절감, 오타 수정 가능)
▪ 타국가의 경우, PCT출원의 명세서를 원문 그대로 번역해야 하므로, 청구항 일부
삭제도 원문 그대로의 번역문을 제출한 후 삭제해야 함.
▪ 2단계의 절차를 1단계로 줄일 수 있음으로 비용 절감.
✓ 효과2: TRACK ONE 진행 가능(PCT출원의 국내단계 진입 형태로 미국출원 진행 시
TRACK-ONE 불가)
✓ 효과3: PCT출원의 국내단계 진입 마감일이 많이 남았더라도, early entry request
없이 심사 시작 됨.
▪ PCT출원 기초로 특정 국가 출원 진행 시 TIP
✓ 국내단계 진입 마감일이 많이 남은 경우, 반드시 조기처리요청(Early entry request)
진행 해야함.
✓ 그렇지 않은 경우, 국내단계 진입 마감일까지 해당 국가 특허청은 해당 출원을 심사
queue에도 넣지 않고, 단순히 대기. → 시간이 많이 흘렀는데 특허청의 심사결과가
나오지 않는 경우의 원인.

8. 5. TIPS
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가지치기 전략:
- 특허등록결정이 있더라도, 해당 특허가 중요 특허인 경우 분할출원/계속출원을
진행하여 특허가 아닌 특허 포트폴리오를 형성할 필요가 있음.
- 비용 대비 효율적이며, 추후 IP valuation 또는 특허분쟁시 큰 힘이 됨.
- HOW? 해외 특허의 특허등록결정 시, 국내특허사무소에서 단순히 특허등록 및
등록료 납부 안내만 하는 경우가 많으므로, 분할출원/계속출원을 위한 신규의
청구항SET을 마련해 줄 것을 요청!
- 특허선진국의 특허 강자들은 대부분 사용하는 전략!