Proteggere le idee è fondamentale per designer e creativi. Uno sguardo storico e case studies contemporanei. Consigli e approfondimenti durante la Venice Design Week 2011 intervento introdotto da arch. Balasso e dott. Tagliaferro e curato dell'avvocato Mauro dell' Università, Studio Legale Barzanò & Zanardo, Vicenzaseguito da Emanuele Montelione, Consulente proprietà industriale Università dell'Università degli Studi di Perugia

1. IL DESIGN REGISTRATO, L’ESPERIENZA ITALIANA, COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE MAURO DELLUNIVERSITÀ È possibile difendere le idee? Venezia, 8 Ottobre 2011

2. 19 MARZO 1474 “PROTEZIONE DELLE INVENZIONI” DECRETO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA © 2010 Barzanò & Zanardo

3. “ Protezione delle invenzioni” prime codificazioni nel mondo

4. La proprietà industriale italiana entra nella era moderna ? raccoglie e razionalizza la legislazione italiana in materia di proprietà industriale oltre a prevedere la semplificaz. normativa ed il coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE PERCHÉ? Affastellamento di norme nazionali e comunitarie poco coordinate tra loro Legge brevetti Legge marchi Legge…. il Medioevo della proprietà industriale?! Codice di proprietà industriale d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 La proprietà industriale prima del codice 2005 Riforma del codice d.lgs. n. 131 del 13 agosto 2010

5. Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale Assenza di tutela Innovazione

10. Da una parte la domanda di Marchio nazionale del 23.9.2005 dall’altra parte la domanda di Marchio comunitario con priorità risalente alla domanda francese del 23.4.2007 Classe 14

11. Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale Assenza di tutela Innovazione

12. Riferimenti normativi Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari Regolamento d’esecuzione approvato dalla Commissione il 22 ottobre 2002 Regolamento sulle tasse approvato dal comitato sulle tasse il 31 ottobre 2002 Decreto legislativo 30, 2005 (Codice della proprietà industriale, CPI) DM 33, 2010 (Regolamento di attuazione del CPI) Legge 633, 1941 (legge sul diritto d’autore) Art. 2598 codice civile (concorrenza sleale) Convenzione di Unione di Parigi Convenzioni dell’Aja per la registrazione internazionale del design

14. PROCEDURE DI REGISTRAZIONE NAZIONALE SINGOLI UFFICI BREVETTI & MARCHI NAZIONALI

15. PROCEDURE DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale O.M.P.I. (W.I.P.O.)

16. PROCEDURE DI REGISTRAZIONE COMUNITARIA Ufficio per l’Arminizzazione del Mercato Interno U.A.M.I. (O.H.I.M)

17. LA REGISTRAZIONE COMUNITARIA: STATI MEMBRI Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda

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22. PROTEZIONE DI UN DISEGNO O MODELLO NAZIONALE DISEGNO/MODELLO NAZIONALE REGISTRATO IN FRANCIA L’IMPORTAZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È LEGALE LA PRODUZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È LEGALE Fonte slide : UAMI

23. VANTAGGI DEL CARATTERE UNITARIO X LA PRODUZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE L’IMPORTAZIONE SENZA IL CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE (Regolamento n. 3295/94 del Consiglio) DISEGNO/MODELLOCOMUNITARIO Fonte slide : UAMI

43. LA REGISTRAZIONE DI MODELLO: QUALI VANTAGGI? STRUMENTO GIURIDICO CHE TUTELA EFFICACEMENTE LE CREAZIONI DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO: AZIONABILE CONTRO I TERZI STRUMENTO GIURIDICO CHE INFORMA I TERZI DELLA POLITICA DI TUTELA DI UN’AZIENDA: DETERRENTE ALLA COPIATURA DEI TERZI STRUMENTO GIURIDICO VALIDO FINO A PROVA CONTRARIA: ONERE DELLA PROVA A CARICO DI CHI CHE NE CONTESTA EVENTUALMENTE LA VALIDITÀ BENE IMMATERIALE AVENTE UN PROPRIO VALORE E COME TALE ISCRIVIBILE A BILANCIO AZIENDALE , CON OPPORTUNI CRITERI DI VALUTAZIONE STRUMENTO GIURIDICO CHE ANNULLA UNA SUCCESSIVA REGISTRAZIONE SU STESSI MODELLI

46. DEROGA ALL’ESCLUSIONE Protezione dei “disegni o modelli” aventi lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili in sistemi modulari

48. PEZZI DI RICAMBIO “… non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario ” • I disegni o modelli di pezzi di ricambio sono registrabili • Il diritto non può essere utilizzato per controllare il mercato dei pezzi di ricambio • Diritto di vietare che i concorrenti sul mercato dei prodotti complessi copino il proprio disegno/modello

49. Disegno/modello registrato per una parte di prodotto Prodotto complesso del concorrente che usa il disegno/modello protetto Violazione del diritto Produzione di pezzi di ricambio per riparazioni Legale Protezione dei disegni e modelli per parti di prodotti complessi X Fonte slide : UAMI

51. Louis Vuitton Gianni Versace Articoli di abbigliamento (classe 2)

52. Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali e naturali (classe 5) Jonathon Gall A. Willoughby

53. Arredamento (classe 6) Eillen Gray I. Lappalainen Etorre Sottsass

54. Matteo Thun G. Nelson Ologi Orologeria ed altri strumenti di misura, di controllo, di segnalizazzione (Classe 10)

56. WEB DESIGN esempi di registrazione

57. WEB DESIGN esempi di registrazione

58. Utilizzo della registrazione La vostra azienda protegge i disegni o modelli con la registrazione? Base: campione totale, sondaggio utenti potenziali. Risposta semplice Campione totale: Registrano tutti o alcuni: 59% Campione totale Campione per paese Fonte : UAMI, sondaggio degli utenti potenziali

60. Motivi della registrazione Motivi della protezione Base: registrano tutti i dis./mod. (556) 23% 70% Strategia aziendale Per non essere copiati Motivi della mancata protezione Base: non registrano dis./mod. (976) 16% 20% Il ciclo di vita del dis./mod. è troppo breve Non apporta vantaggi Criteri utilizzati per decidere quali disegni o modelli proteggere Base: registrano alcuni disegni/modelli (935) 21% 52% Se può essere facilmente copiato È un disegno/modello innovativo Fonte : UAMI, sondaggio degli utenti potenziali

61. Intenzione d’uso Fattori dai quali dipende il ricorso all’UAMI Base: non sono sicuri se registrare i disegni/modelli attraverso l’UAMI o meno (442). Risposta multipla Fonte slide : UAMI

62. Intenzione d’uso Motivi per non rivolgersi all’UAMI Base: non registrerebbero disegni/ Fonte slide : UAMI

66. RAPPRESENTANZA (art. 77) I principi generali sono identici a quelli del marchio comunitario “ Nessuno ha l’obbligo di farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio” §1 Tuttavia, le persone fisiche o giuridiche che non hanno nella Comunità domicilio, né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo devono farsi rappresentare in ogni procedimento presso l’Ufficio Eccezione: la rappresentanza professionale non è mai necessaria per il deposito di una domanda di disegno o modello comunitario

69. Condizioni che la domanda deve soddisfare per l’ottenimento di una data di deposito (art. 36 (1) ) : Altri elementi obbligatori (art. 36 (2) ) una richiesta di registrazione indicazioni che permettano d’identificare il richiedente una rappresentazione riproducibile del disegno o modello (o un campione) indicazione dei prodotti ai quali il disegno o modello è destinato ad essere applicato    

74. Prodotti/Classificazione L’indicazione dei prodotti dovrà permettere la classificazione secondo l’Accordo di Locarno I prodotti dovranno preferibilmente essere identificati utilizzando i termini figuranti nell’elenco dei prodotti della classificazione

76. Domande multiple (art. 37) Più disegni e modelli possono essere riuniti in una sola domanda, a condizione che i prodotti appartengano tutti alla stessa classe (eccettuato il caso in cui si tratti di decorazioni) Caratteristiche Non esiste limite quanto al numero di disegni o modelli richiesti Risparmio per il richiedente Nel caso in cui i prodotti appartegano a classi diverse, invito a presentare piu’ domande Ogni disegno o modello avrà vita autonoma (differimento, nullità, rinuncia, rinnovo, ecc.)

77. 3. TEMPISTICHE MAIL ROOM MAIL DISPATCH MAIL ROOM MAIL DISPATCH EXAM ESAME REGISTRATION REGISTRAZIONE PUBLICATION PUBBLICAZIONE DEFERMENT DIFFERIMENTO 3 MESI

82. 5. Fase patologica cause di nullità Vi sono due procedimenti per annullare un disegno o modello comunitario registrato (lo stesso vale per il marchio comunitario) 1.Domanda rivolta all’Ufficio (art. 24 par. 2) 2.Domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione rivolta ad uno dei tribunali dei disegni e modelli comunitari (art. 24 par. 3) – ad es. Corte specializzata Trib. Venezia

83. Effetti della dichiarazione di nullità  Il disegno o modello è annullato ex tunc  La dichiarazione di nullità vale per il territorio nazionale o regionale in cui la registrazione è opponibile (per il design comunitario: i 27 Stati Membri dell’Unione europea)  La dichiarazione di nullità può essere limitata ad una parte del disegno o modello  Gli effetti della nullità possono variare secondo le legislazioni nazionali applicabili

85. Tribunale di Torino 3.9.2008 (reclamo) FIAT vs Great Wall © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati

86. © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati

87. Cause di nullità Il disegno o modello : è in conflitto con un disegno o modello anteriore (art. 25 par. 1 lett. d-e) è in conflitto con un diritto d’autore anteriore (art. 25 par 1 lett. f) costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi indicati nell’articolo 6ter della Convenzione di Parigi (art. 25 par. 1 lett. g)

88. Ai sensi del nuovo art. 33-bis , c.p.i. vengono tipizzate le ipotesi di depositi illeciti di modelli e design: non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che risulti contrario all’ordine pubblico o al buon costume STEMMI E LICEITÀ DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DESIGN Inoltre viene estesa anche al design la tutela dei segni protetti ex art. 6-ter della Convenzione di Unione Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale 1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all' ordine pubblico o al buon costume ; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa. 2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato .

89. Domanda di nullità (art. 25) Chi può presentarla? Qualsiasi persona fisica o giuridica a condizione che giustifichi un interesse diretto (per esempio la nullità fondata sull’assenza di diritto del richiedente non può essere richiesta che dal soggetto che è legittimamente proprietario del diritto sul disegno o modello; inoltre, solo il titolare di un diritto anteriore può agire in violazione del suo diritto) Alcune autorità competenti degli Stati membri abilitate dalla legislazione nazionale (per lett. d) e g)) QUALCHE CASO

90. RCD n. 389648-0001 del 22 agosto 2005

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93. Decisione ICD 000004653 11 aprile 2008 © 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro Delluniversità - Tutti i diritti riservati

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97. Le modifiche che la recente novella ha apportato al testo dell’art. 239 del codice consentono di estendere la protezione accordata dalla legge sul diritto d’autore a disegni e modelli anche alle opere di disegno industriale cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001. L’ENNESIMO INTERVENTO SUL DESIGN INDUSTRIALE FLOS-ARCO-FLUIDA: C-168/09

98. REGIME TRANSITORIO DELLA TUTELA DEI MODELLI Oggi la tutela del diritto d’autore sui modelli e disegni si applica anche alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 16 aprile 2001 , erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio . Rimangono salvi i diritti acquisiti da terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 , prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, “ limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso ”. EFFETTI tutela contro commercializzazione di prodotti riproducenti opere del design realizzate anche prima del 16 aprile 2001 (data limite fissata dalla precedente normativa), con intuibili ripercussioni sul mercato di tali prodotti.

99. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’INNOVAZONE ITALIA ASINA D'EUROPA?

100. L'andamento dei depositi di brevetti europei nell'ultimo decennio riconosce I NUMERI CI CONDUCONO A FARE QUALCHE RIFLESSIONE… un costante tasso di crescita di richieste di brevetto anche per l'Italia a fine anni '90 l’Italia correva su livelli analoghi a quelli di Olanda, Svizzera e Germania (Francia, Regno Unito e Giappone già 10 anni fa vantavano richieste di brevetto/registrazione cinque volte superiori a quelle italiane) oggi l’Italia non solo è rimasto indietro rispetto ai cugini europei, ma c’è anche da registrare che sono state perse posizioni anche nei confronti di Stati extra-CE come ad es. la Corea del Sud Ma n otiamo che …

101. I NUMERI CI CONDUCONO A FARE UNA RIFLESSIONE… Nonostante lo sforzo legislativo che ha permesso all’Italia di “uscire dal medioevo”… Il sistema azienda Italia è ancora diffidente circa le potenzialità della difesa esperibile e del valore dei beni aziendali di proprietà immateriale È scarsamente propensa a valorizzare e proteggere i propri assets intangibili

102. RESTIAMO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI O APPROFONDIMENTI! BARZANÒ & ZANARDO Via del Commercio, 56 36100 - VICENZA T -0444-348.210 [email_address]