Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia

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AVV. PROF. MARIO PACCOIA
OPERAZIONI STRAORDINARIE, PATENT BOX
E CRISI D’IMPRESA

DUE DILIGENCE DEI DIRITTI IP
L’insieme degli accertamenti e delle verifiche svolte per accertare
l’effettiva consistenza (in termini quantitativi e qualitativi) di marchi,
brevetti, know how e altri diritti immateriali di un soggetto
indispensabile nel caso di operazioni straordinarie quali
l’acquisto di azienda (o di un ramo), la fusione tra due società, la
scissione, etc.
19° Meeting Nazionale ACEF «Sotto i cieli d’Europa»
Uomini e Imprese

LO SCOPO
Verificare:
i. l’effettiva possibilità del venditore di disporne
ii. che i titoli e i diritti di proprietà industriale siano in regola dal punto
di vista amministrativo
iii. che non vi siano vincoli (ad es. pegno) o trascrizioni pregiudizievoli
iv. l’esatto contenuto (in concreto) e le eventuali criticità che
potrebbero insorgere
v. l’esistenza di eventuali controversie (concluse o in corso)
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Oltre che per determinare il valore dell’IP (che potrebbe impattare o
meno sul valore della target)
 al fine di predisporre specifiche, o ulteriori, garanzie relative ai diritti
trasferiti (ad es. in ordine alla titolarità, all’assenza di controversie o
contestazioni al riguardo, al fatto che questi non violano diritti di terzi)
o di apprestare gli accorgimenti necessari per il relativo sfruttamento
(ad es. posso anche comprare un marchio registrato ma non utilizzato
da iniziare ad usare subito).
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MARCHI
• Effettiva titolarità
• Durata, scadenza, corretta effettuazione dei rinnovi
• Effettivo utilizzo del marchio (per evitare la decadenza)
• Corretto utilizzo (con modalità idonee ad evitare, ad es., la volgarizzazione)
• L’esistenza o meno di segni distintivi possibilmente in conflitto
• L’esistenza di eventuali controversie
• I rischi relativi alla contraffazione o alla concorrenza sleale
• L’esistenza e la durata di eventuali contratti (di licenza esclusiva, limitazione
territoriale, coesistenza)
Uomini e Imprese

Le indagini devono quindi essere condotte su:
• REGISTRI (entrando in tutti i record dei fascicoli per verificare nel
merito le vicissitudini ante registrazione (ad es. le opposizioni o le
eventuali restrizioni)
USO(commissionando apposite indagini e tramite verifica in concreto sul web e sui
social)
 Oltre alla documentazione è, in ogni caso, importante verificare il
requisito della distinguibilità tramite un’analisi critica in concreto
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Art. 7 CPI
Con il recepimento della direttiva UE 2015/2436 è entrato in vigore il
23 marzo 2019 il D.lgs. n.15 del 20 febbraio 2019.
• È stato soppresso il requisito della rappresentazione grafica;
• Si ampia il novero di segni potenzialmente registrabili anche non
espressamente contemplati da Legislatore: marchi sonori, marchi
olfattivi, marchi di colore, marchi di gusto, marchi di movimento,
marchi filmici e marchi tattili.
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BREVETTI
• Effettiva titolarità
• Durata e possibilità di rinnovo, gestioni rinnovi e pagamento tasse di
manutenzione
• Requisiti di validità (novità e attività inventiva)
• Effettiva attuazione
• Esistenza di eventuali controversie o trascrizioni
• Esistenza di eventuali contratti (di ricerca e sviluppo, licenze, cessioni)
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In particolare
• Oltre che per la verifica dei requisiti formali e la determinazione del
valore (ad es. se un brevetto è prossimo alla scadenza, vale meno), le
valutazioni di cui sopra possono avere anche un valore “strategico”
 se il brevetto non è coltivato in tutte le sue estensioni territoriali,
potrebbe non essere così interessante
• Importante analizzare attentamente i contratti di lavoro
(azienda/collaboratori e dipendenti inventori) per valutare i rischi e le
possibili conseguenze economiche relativi a un’invenzione industriale
 la disciplina dei diritti di utilizzazione economica, infatti, varia a
seconda delle tre tipologie previste dall’art. 64 CPI
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ART. 64 CPI
1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del
rapporto e a tale scopo retribuita  i diritti derivanti dall'invenzione (titolarità del brevetto e diritti
patrimoniali) appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne
riconosciuto autore.
2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta
nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego  i diritti
derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore (salvo sempre il diritto di
essere riconosciuto autore) spetta - qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o
utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale - un equo premio corrisposto una tantum  per
la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione
del datore di lavoro.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che
rientri nel campo di attività del datore di lavoro  quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo
o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, ma i diritti di natura patrimoniale sono
attribuiti al lavoratore/autore dell’invenzione.
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NOMI A DOMINIO E ACCOUNT SOCIAL NETWORKS
• .eu
• .com
• .it
• Youtube
• Twitter
• Linkedin
• Google+
• Facebook
• Instagram
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Valutazione utile, ad esempio, nel caso in cui non sia stata consegnata
e/o esaminata tutta la documentazione rilevante.
Chi acquista un marchio da un fallimento non è “garantito” dal fatto di
operare all’interno di una procedura  dopo l’acquisto scopre che un
concorrente aveva un marchio praticamente identico unitamente ad un
accordo di coesistenza  modifica marchio
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Cass. Civ., 17 settembre 2019, n. 23092
Quando un contratto di licenza per l’utilizzo di un marchio contiene una
clausola risolutiva espressa nel caso di perdita del controllo sull’organo
gestionale della società licenziataria
Non è detto che alla cessione della maggioranza azionaria corrisponda
in concreto la perdita della governance della società
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SCISSIONE
- Art. 2506 bis, c. 2, c.c.: “Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è
desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero
patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in
proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse,
così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se
l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento
rimane in capo alla società trasferente.»
- Art. 2573, c.2, c.c.: «Quando il marchio è costituito da un segno figurativo,
da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il
diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.»
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In caso di omessa menzione di un marchio:
• Prima, attività interpretativa del progetto di scissione
N.B.  importanza di inserire clausole di chiusura (ad es. nel caso n cui
la scissa abbia molti marchi in portafoglio e ne dimentichi uno
nell’elencazione contenuta nel progetto)
• Poi, se si ritiene che operi la norma suppletiva di cui all’art. 2573,
mancherebbe comunque il presupposto per l’applicabilità dell’art.
2506 bis, c. 2, c.c.  il marchio (letteralmente «di fantasia») segue
l’azienda
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Sentenza T. Milano, 27 novembre 2018
- Scissione parziale  ad una delle società nascenti dalla scissione (AP)
vengono attribuiti tutti i marchi contenenti il patronimico «A………»
- Contestualmente  la suddetta società stipula un contratto di licenza
con l’altra società originata dalla scissione (T.) per autorizzarla all’uso
dei predetti marchi, anche con facoltà di inserire il patronimico nella
denominazione sociale
 La decisione ha accertato il carattere derivativo del diritto all’uso da
parte di T. del nome A…….. nella sua denominazione sociale negando la
sussistenza di un originario diritto «al mantenimento» di quest’ultima
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