Workshop organizzata da Indicam e Camera di Commercio di Torino, 19 marzo 2018

1. GLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA FORMA DEL PRODOTTO
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Torino, 19 marzo 2018
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2. 2
Design
Marchi
Brevetti
Diritto d’autore
Diritti IP – cosa tutelare?
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3. • Design
• Marchio di forma
• Diritto d’autore
• Concorrenza sleale
Come si può proteggere la FORMA di un prodotto?
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4. 15/12/16 4

5. Con il termine “disegno o modello” si intende l’aspetto del
prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle
caratteristiche:
• delle linee,
• dei contorni,
• dei colori,
• della forma,
• della struttura superficiale e/o
• dei materiali del prodotto stesso e/o
• del suo ornamento.
Design - definizione
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6. • Dir. 98/71/CE sulla Protezione Giuridica dei Disegni e Modelli
• D.Lgs. 2 febbraio 2001 no. 95 (di attuazione della Dir. 98/71/CE)
• Reg. (CE) 6/2002 su disegni e modelli comunitari
• Reg. (CE) 2245/2002 sulle modalità di esecuzione del Reg. (CE)
no. 6/2002
• D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), Artt. 31-44
• Art. 2, n. 10 Legge n. 633/41 sul diritto d’autore
Principali fonti normative - design nazionale e comunitario
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7. • registrazione comunitaria
• registrazione internazionale
• registrazione nazionale
Le procedure di registrazione del design
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8. Garantire al titolare il
• (i) diritto di uso esclusivo (fabbricazione, offerta,
commercializzazione, importazione, esportazione, etc..)
• (ii) diritto di tutelarsi dalle copie e dalle imitazioni rafforzando la
propria posizione sul mercato
Effetti della registrazione in generale
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9. • Prodotto: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, componenti,
imballaggi, contenitori, involucri;
• Principali settori: moda (es: capi di abbigliamento ed accessori),
automotive (es: automobili e loro componenti); IT (es: smartphone,
supporti informatici, etc..); arredamento; giocattoli; orologi e gioielli;
beni di largo consumo; etc..
Che cosa è possibile proteggere mediante la registrazione
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10. 1. NOVITÀ
2. CARATTERE INDIVIDUALE
Requisiti per la protezione
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11. • Caratteristica unica per il design è il periodo di grazia:
• Non perde la novità e dunque è soggetto a cd “periodo di
grazia” il disegno o modello divulgato dall’autore o dal suo avente
causa nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della
domanda di registrazione (possibilità di testare il prodotto sul
mercato).
• In seguito alla eventuale realizzazione e divulgazione di analogo
oggetto da parte di terzi, è possibile attivare gli strumenti giuridici
disponibili per la protezione come design non registrato e
concorrenza sleale.
Periodo di grazia (“grace period”)
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12. • A vantaggio di settori industriali con prodotti “a vita
commerciale breve” (es: tessile, moda, giocattoli,
informatica, etc.).
• La registrazione per prodotti destinati ad uscire dal
mercato entro un breve periodo può non
rappresentare un reale interesse.
Design non registrato
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13. • Requisiti: novità e carattere individuale
• Limiti: durata 3 anni
• Tutela: presunzione di validità del disegno/modello non registrato
> onere della prova in capo al titolare:
i. divulgazione (ragionevolmente conoscibile negli ambienti
specializzati del settore);
ii. sussistenza di per sé dei requisiti di proteggibilità;
iii. copiatura del terzo volontaria (non determinata da evento
casuale); in generale, il titolare deve provare che il contraffattore
presunto conosceva o non poteva non conoscere il design
divulgato.
(segue) Design non registrato
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14. 15/12/16 14

15. • Artt. 4 e 7 Regolamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento europeo e del Consiglio
• Artt. 7 e 9 Codice della Proprietà Industriale (CPI)
Il Marchio di forma – le Fonti Normative
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16. • Novità
• Capacità distintiva
Il Marchio di forma – i requisiti di registrazione
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17. Il Marchio di forma – le diverse tipologie
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18. • Registrazione Nazionale
• Registrazione Comunitaria
• Registrazione Internazionale
+
Individuazione delle classi merceologiche
Il Marchio di forma – procedure di registrazione
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19. Art. 7 – Regolamento 2017/1001
“Sono esclusi dalla registrazione [...] 􏰁e) i segni costituiti
esclusivamente:
i. dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del
prodotto;
ii. dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico;
iii. dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale
al prodotto􏰁.”
Il Marchio di forma – la riforma: il marchio dell’Unione Europea
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20. 15/12/16 20

21. Art. 2, n° 10 Legge n.633/41, se opere dotate di
carattere creativo e valore artistico
Diritto d’Autore – Fonti Normative
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22. • “carattere creativo” - inteso come capacità di esprimere la personalità
dell’autore e di manifestarne l’apporto individuale
• “valore artistico” - inteso, secondo l’interpretazione prevalente della
giurisprudenza, come idoneità ad essere considerate “oggetti artistici” per
quanto utili, dotati di un valore intrinseco e di un autonomo riconoscimento
 Non necessaria alcuna registrazione e protezione per 70 anni oltre la morte
dell'autore (art. 25 LdA)
Diritto d’Autore – Fonti Normative
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23. Valore Artistico - Soggettivo o Oggettivo?
La giurisprudenza italiana ha avuto modo di chiarire che
l’apprezzamento del valore artistico non può dipendere da
valutazioni astratte e “soggettive”, che in quanto tali risultano
incompatibili con la necessità di certezza del diritto
Diritto d’Autore – il valore artistico nella giurisprudenza
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24. 15/12/16 24

25. Concorrenza sleale
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Art. 2598 c.c.:
“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi,
compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti
di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a
creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi
dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui azienda”.

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Gilberto Cavagna di Gualdana