Охорона прав на добре відомі торговельні марки. Кодинець А.О.

1. Охорона прав на добре відом
торговельні марки
Анатолій Кодинець,
к.ю.н., доцент кафедри
інтелектуальної власності
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

2. Добре відомі торговельні марки – це марки, які за
рішенням спеціального державного чи судового
органу визнані відомими в Україні.
Функції такого державного органу виконує
Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної
власності.
Анатолій Кодинець

3. 1. Охорона надається без обов’язкової
реєстрації у силу факту відомості.
2. Охорона поширюється як на споріднені
товари і послуги, так і на не споріднені
товари і послуги, якщо:
- використання знака іншою особою
вказуватиме на зв'язок між ними та
власником добре відомого знака;
- інтересам власника добре відомого
знака, ймовірно, буде завдано шкоди.
Особливості охорони
добре відомих
марок

4. Правова охорона добре відомих торговельних марок в
Україні здійснюється на підставі:
1.ст. 25 Закону України “ Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг ” (включена Законом № 850-IV від 22.05.2003).
2. Ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової
власності [Знаки: загальновідомі товарні знаки].
3. Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною
палатою Державної служби інтелектуальної власності України,
затверджений наказом МОН України від15.04.2005 № 228.
Анатолій Кодинець

5. Апеляційною палатою Державної служби
інтелектуальної власності більше 90 торговельних
марок були визнані добре відомим вУкраїні
Серед них торговельні марки :
- виробників мінеральних вод
МИРГОРОДСЬКА, МОРШИНСЬКА
- виробників лікарських засобів
НО-ШПА
Анатолій Кодинець

6. - виробників алкогольних виробів
Анатолій Кодинець
- телеорганізації та виробника автомобілів

7. - Добре відомі торговельні марки у сфері інформаційних технологій
- Визнана в Україні добре відома ТМ (рішення Апеляційної палати від
10.03.2011 р.)
Анатолій Кодинець

8. Судовий порядок визнання ТМ добре відомою
Проблеми:
- Відсутня єдина процедура розгляду справ про визнання
торговельної марки добре відомою (окреме чи позовне
провадження);
- Не визначені фактичні дані (доказова база), що можуть
оцінюватися судом при визнанні торговельної марки добре
відомою;
- Відсутні вимоги до підсудності та підвідомчості таких справ
(суди загальної юрисдикції, господарські суди, першої,
апеляційної чи касаційної інстанцій);
- Значення рішення суду (індивідуальний характер дії – лише на
учасників спору або загальній дія – на всі правовідносини, що
виникають в зв'язку з використанням цієї торговельної марки).
Анатолій Кодинець

9. Судові справи:
Справа І
В справі за позовом фірми «Булгартабак-Холдинг» позивач просив
визнати використовувані ним знаки "TU-134" і "Родопі"
загальновідомими в Україні до дати подання відповідачем заявок на
тотожні знаки, а також визнати такі свідоцтва недійсними.
Суд прийняв як належні докази «загальновідомості» знаків позивача,
фактичні дані:
- використання позивачем знаків "TU-134" і "Родопі" в СРСР, а потім на
Україну протягом 26 років;
- визнання знаків "TU-134» і "Родопі" загальновідомими як знаки
позивача в Республіці Болгарія;
- реєстрація знаків "TU-134" і "Родопі" на ім'я позивача в 34 державах
- результати соціологічних досліджень.
Анатолій Кодинець

10. Судові рішення
Позовні вимоги в частині визнання знаків
загальновідомими були задоволені судами.
Судова колегія ВАСУ скасувала рішення, та
вказала, що відповідно до статті 6 bis Паризької
конвенції, загальновідомість знака повинна бути
встановлена компетентним органом ще до розгляду
спору.
Анатолій Кодинець

11. Справа ІІ.
Справа за позовом фірми Kabushiki Kaisha Sega Enterprises, Ltd.
до ТОВ «Флеш» про визнання свідоцтва України на знак для
товарів і послуг "Sega" недійсним.
Суд прийшов до висновку про загальновідомість знака "Sega" і
визнав свідоцтво України на знак для товарів і послуг "Sega",
видане на ім'я відповідача, недійсним.
Рішення було залишено в силі судами інших інстанцій.
Анатолій Кодинець

12. Справа ІІІ
До господарського суду міста Києва звернулася
Макдональдс Корпорейшн з позовом про визнання
знаків для товарів і послуг добре відомими в Україні та
визнання недійсним конфліктного свідоцтва України
на знак для товарів і послуг.
Рішенням суду позов був задоволений, рішення було
мотивовано тим, що знаки для товарів і послуг
позивача є добре відомими в Україні, а тому знак
відповідача, істотна складова частина якого становить
відтворення знаків позивача, може викликати
змішування з ними.
Анатолій Кодинець

13. У касаційній скарзі до Вищого
господарського суду України
відповідач просив рішення
місцевого господарського суду та
постанову апеляційного
господарського суду скасувати,
оскільки вимога про визнання
знака добре відомим відноситься до
безспірних прав та непідвідомча
господарському суду.
Анатолій Кодинець
АРГУМЕНТИ
ВІДПОВІДАЧА

14. ВИСНОВКИ
Відсутня єдина судова практика розгляду справ
щодо визнання торговельної марки добре відомою у
судовому порядку.
Суди розглядають дані справи у разі, як правило,
якщо вимога визнання марки добре відомою поєднана
з вимогою визнання недійсним свідоцтва на
конфліктну торговельної марку .
Суд при визнанні торговельної марки добре
відомою не зв'язаний в засобах доказування,
встановлених Порядком визнання знака добре
відомим в Україні Апеляційною палатою Державної
служби інтелектуальної власності України.
Анатолій Кодинець

15. Розпорядження правами на торговельну марку (в тому
числі на добре відому ТМ):
- на підставі ліцензійного договору (п. 8 ст. 16 ЗУ “ Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг ”, ст.
1109- 1111 ЦК України);
- на підставі договору про передання виключних
майнових прав інтелектуальної власності (п.7 ст. 16
ЗУ “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ”,
ст. 1113 ЦК України).
Анатолій Кодинець

16. п. 9 ст. 16 ЗУ - Договір про передачу права власності на знак і
ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони
укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона
договору має право на інформування невизначеного кола осіб
про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на
використання знака - факультативність реєстрації договору.
п. 2 ст. 1114 ЦК України - Факт передання виключних
майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до
цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної
реєстрації, підлягає державній реєстрації. – обов'язковість
реєстрації договору.
Анатолій Кодинець
Реєстрація договорів про передання
прав на ТМ

17. Цивільний кодекс України
від 16.01.2003 р.
Цивільний кодекс України
є основним актом цивільного
законодавства.
Актами цивільного законодавства є
також інші закони України, які
приймаються відповідно до
Конституції України та цього
Кодексу (ст. 4 п.2 ЦК України).
Анатолій Кодинець
Закон України “ Про
охорону прав на
знаки для товарів і
послуг ”
від 15 грудня 1993 р.

18. Договір про передачу майнових прав інтелектуальної
власності підлягає державній реєстрації, оскільки
необхідно внести зміни до реєстру зареєстрованих в
Україні знаків для товарів і послуг.
Анатолій Кодинець

19. Проблеми реєстрації договору про передачу прав на
добре відомі ТМ
Знак може бути визнаний добре відомим незалежно
від реєстрації його в Україні (п.1 ст. 25 ЗУ).
добре відомі торговельні марки не підлягають
державній реєстрації.
відсутній реєстр торговельних марок, визнаних
добре відомими в судовому порядку.
ВИСНОВОК
Договір про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності на добре відому (але
незареєстровану) ТМ може бути незареєстрованим, що
може мати наслідком визнання його нікчемним на
підставі п.2 ст. 1114 ЦК України.
Анатолій Кодинець

20. Рекомендації
Звернутися з заявою про реєстрацію договору про
передання прав на добре відому ТМ до Державної
служби інтелектуальної власності
отримати офіційну відповідь про неможливість
реєстрації такого договору у зв'язку з відсутністю
реєстрації в Україні добре відомої ТМ.
Офіційна відповідь може бути доказом того, що
особа вжила всіх необхідних заходів для надання
договору передбаченої законодавством правової форми.

21. Проблема визнання договору недійсним у зв'язку з
введенням в оману щодо товаровиробника.
п.7 ст. 16 ЗУ “ Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг ” передача права власності на знак не
допускається, якщо вона може стати причиною
введення в оману споживача щодо товару і послуги
або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.
Анатолій Кодинець

22. Небезпека визнання договору про передачу добре
відомої марки недійсним може виникнути у випадку, якщо
1. власник добре відомої торговельної марки:
▪ тривалий час використовував знак у відповідному
секторі суспільства;
▪ здійснював рекламування торговельної марки та
продукції, що нею позначена;
▪ зареєстрував цю марку в інших державах або в інших
державах вона була визнана добре відомою для продукції
даного виробника
2. У свідомості споживачів ця марка асоціюється з
певним виробником та продукцією, що ним виробляється.
3. Новий власник марки буде її використовувати для
інших продуктів, ніж ті для яких вона раніше застосовувалася
або недавно почав займатися товаровиробництвом.
Анатолій Кодинець

23. Рекомендації по уникненню визнання договору про
передачу добре відомої марки недійсним
Доводити до відома споживачів (в рекламі, на упаковці
продукту), що використання добре відомої ТМ:
▪ здійснюється іншим товаровиробником;
▪ використання добре відомої ТМ є правомірним на
підставі договору з колишнім власником ТМ.
Наприклад, на упаковці маркованого товару можна
зазначати наступне формулювання:
“ компанія “ABC” – власник торговельної марки на
підставі договору з компанією “BBC” від 01.10.2011 р.”
Анатолій Кодинець

24. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
КАФЕДРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
a_kodynets@ukr.net
Анатолій Кодинець