SMAU Padova 2014 BRAND NAMING: scegliere, valorizzare e tutelare il marchio online

BRAND NAMING
SCEGLIERE, VALORIZZARE
E TUTELARE IL MARCHIO
ON LINE
Gianluca Carobene – mail@carobene.com - www.carobene.com
Laura Di Iorio – b-zvicenza@barzano-zanardo.com – www.barzano-zanardo.com

2
L’associazione internazionale per la professionalità nel Web
partecipazioni internazionali
partecipazioni nazionali
• Prima associazione al mondo (dal 1996) che
raggruppa chi lavora nel Web, sia nel settore pubblico
che privato.
• Obiettivo di IWA è creare rete tra i soci, partecipare
all'evoluzione della rete e divulgare conoscenza
tramite i soci con eventi ed iniziative.
• In Italia IWA Italy è Associazione professionale
rappresentanza delle professionalità Web che rilascia
attestato di qualità secondo quanto previsto dalla
legge 4/2013, unica Associazione del settore ICT
attualmente censita dal Ministero dello Sviluppo
Economico.

4
-Verbale
-Figurativo
-Colore
-3D
-Sonoro
DISAMBIGUIZIONE
Marketing Legale
MARCA o BRAND MARCHIO o TRADEMARK
MARCHIO
MARCA??
?
È lo strumento legale con il quale le
imprese tutelano giuridicamente la
propria marca
La marca è un concetto complesso,
astratto, intangibile. Possiamo
immaginarla come una scatola che
contiene si il marchio, ma anche, la
notorietà, la storia dell’azienda, la
reputazione, gli investimenti,i valori, etc.

5
La Marca
Simbolo/logo
Tondo
avvolgente
rassicurante
Pay-off/sottotitolo
Lettering/font
Semplice
classico
tradizionale
Nome verbale:
BARILLA
Cognome italiano, abbinato alla cucina richiama il made
in Italy e la sua eccellenza.
Colore
Energia
passione
calore
© 2014 Beatrice Ferrari - Synesia

6
Provate voi
Il colore arancione è un colore caldo, simbolo di
armonia interiore, di creatività artistica, di fiducia in se
stessi e negli altri. L’arancione inoltre simboleggia la
comprensione, la saggezza, l’equilibrio e l’ambizione.
Questo colore, in cromoterapia è utilizzato per curare
la depressione.
Arancione
È il simbolo della calma, della tranquillità e dell’equilibrio. Il
colore Blu ha la capacità di generare un senso di rilassamento
che regala equilibrio nella sfera emotiva. Il Blu è leggerezza.
Blu PREGIS

7
Il NOME
Le fondamenta di un successo
Il carattere di un Marchio
Debole Forte

8
Il NOME
Debole Forte
GOOGLE
ADIDAS
DIVANI&DIVANI
IKEA
IPHONE
PERLANA

9
Il NOME
Come creare un nome
Il nome magico non esiste
risulta quindi importante non
avere troppe aspettative nel
momento della scelta
Avere alternative
Portare alla verifica finale di
disponibilità legale più
possibilità

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Il NOME
Cosa fare
Definire: Chiarire il bisogno, ciò che si vuole comunicare e come esprimere tale bisogno
(Target, territorio, lingua, valori, caratteristiche del prodotto/servizio etc.)
Elaborazione creativa: creare, inventare ricercare attraverso lavori di gruppo, individuali
o affidandosi ad agenzie esperte di brand naming  creare più nomi possibili tenendo a
mente i bisogni definiti.
Selezionare: scegliere i nomi più adeguati a seconda dei criteri fondamentali di marketing,
semiotica e proprietà industriale.
Controllo e Tutela: verificare la disponibilità attraverso ricerche legali di anteriorità.
Registrare il marchio ed il nome a dominio.
Sorvegliare il mercato.

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LA TUTELA
 Registrare un marchio permette ad un’azienda di tutelare i propri investimenti e garantirsi la permanenza sul mercato,
impedendo ad altri potenziali concorrenti di poterlo utilizzare in relazione a prodotti o servizi identici o simili;
La registrazione dura 10 anni, rinnovabile per altri 10 anni per un numero potenzialmente infinito di volte;
Il marchio è un bene che può essere ceduto, “affittato” e sfruttato al pari di ogni altro bene dell’azienda: tramite la cessione, la
concessione di licenze, il merchandising, la sponsorizzazione, il franchising, l’azienda può incassare royalties ed ammortizzare i
costi sostenuti;
 Con il trascorrere del tempo il marchio aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del patrimonio
societario iscrivibile a bilancio (i.e valore marchio Apple 2012 185,07 miliardi dollari).
TUTELA
MARKETIN
G
Creare una marca forte non è sufficiente, è necessario registrala come marchio
Perché?

12
LA TUTELA
Come si registra un marchio
Dove?
Territorialità della registrazione
Per cosa?
Classificazione di Nizza: 45 classi di
prodotti e servizi
Paesi dove è maggiore la
richiesta del prodotto
Principali mercati produttori
Paesi dove la contraffazione è
maggiormente diffusa
Prodotti/servizi dell’azienda
(es. ABBIGLIAMENTO)
Prodotti/servizi affini
(es. BORSE)
+ Merchandising
(CALENDARI - marchi notori)

13
LA TUTELA
Requisiti
Impedimenti Assoluti Impedimenti relativi
Descrittività vs Distintività (Ricordate?)
Non possono essere registrati i segni che
possono servire a designare la specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica ovvero l’epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione
del servizio o altre caratteristiche del prodotto o
servizio
LICEITÀ
NOVITÀ
Esistenza di segni distintivi anteriori di terzi
identici o confondibili:
Criteri:
-Somiglianza fonetica, visiva e concettuale
-Affinità prodotti e servizi;
-Carattere distintivo (Ricordate?)
Importanza della RICERCA
D’ANTERIORITÀ
(Ricordate?)

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LA TUTELA
Somiglianza
Visiva
Occorre tener conto del fatto che il consumatore medio
solo raramente ha la possibilità di procedere a
un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare
affidamento sull'immagine imperfetta che
ne ha mantenuto nella memoria.

15
LA TUTELA
Somiglianza
Fonetica
A seconda del territorio dove si deposita il marchio,
occorre tener presente la lingua di riferimento.

LA TUTELA
Somiglianza
Concettuale
A seconda del territorio dove si deposita il
marchio, occorre tener presente la lingua di
riferimento.

17
LA TUTELACosa posso registrare?
Parole; disegni; lettere; cifre; suoni; forme del prodotto o della sua
confezione; combinazioni o tonalità cromatiche, odori.
Tutti i segni – rappresentabili graficamente – idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da
quelli altrui.
Quindi, il nome che ho creato come può essere tutelato?
Verbale:
Figurativo:
Colore:
RED BULL
Accoppiamento blu/grigio
Ma se fossero nuovi, distintivi e fossi in grado di rappresentarli graficamente
potrei registrare anche l’odore della bevanda o il suono della lattina che si
apre.

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LA TUTELAFinalmente la registrazione
Ho l’idea innovativa
Ho il prodotto
Ho il nome
Ho il logo
Ho la registrazione
Ho il nome a dominio
Ho successo
Posso rilassarmi

19
LE VIOLAZIONI
SBAGLIATO!!!!

20
Look-alike o knock–off
Immissione sul mercato di prodotti che per aspetto esteriore, ed in particolare per il
packaging, richiamano prodotti già esistenti sul mercato.
Realizzarsi di una associazione inconscia, anche solo subliminare (ma a maggior ragione
pericolosa) tra le confezioni e quindi tra prodotti.
Sfruttamento degli investimenti altrui, senza essere gravati da spese di ideazione, di
innovazione, ma anche di marketing: da qui, per gli imprenditori imitati, riduzione delle
vendite, svilimento dell’immagine (a causa dell’associazione a prodotti di qualità inferiere)
forte disincentivo agli investimenti e diluizione del potere attrattivo del marchio

21
Esempi

22
Esempi

23
Esempi

24
Esempi

25
Esempi

26
Esempi

27
Esempi

28
Armi efficaci per combattere il look alike
MARCHIO
DESIGN
COPYRIGHT
CONCORRENZA
SLEALE

29
I segni distintivi nell’era 2.0

30
Violazione del marchio e
pratiche di concorrenza sleale nel Web
Cosa viene violato?
Funzione distintiva
(identificazione della fonte di
provenienza del prodotto)
Funzione suggestiva o
pubblicitaria (marchio
notorio / di rinomanza /
famoso)
effetto confusione
vantaggio indebito (traffic
diversion) e/o
danno alla capacità distintiva /
rinomanza

31
Il nome a dominio
Come è fatto un nome a dominio?
I domini sono vetrina con la quale l’azienda o il prodotto si presenta al
mondo nell’era digitale.
www.barzano-zanardo.com
Protocollo di
comunicazione
Dominio di secondo livello: questa è la parte memorizzabile del nome di dominio che le persone, le
organizzazioni o le imprese registrano per rappresentare il proprio posto sul web.
Dominio di primo livello si dividono in gTLD (.com,
.net, .biz, etc ) o cTLD (.it, .fr, .cn, .kr, etc.)

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Il nome a dominio
Rilevanza Collegamento chiaro tra il nome del dominio ed il marchio, il prodotto, il servizio o l’azienda.
Parole chiave Se si riesce ad inserire una parola chiave all'interno del nome di dominio, è più probabile
che il sito web appaia in testa sui motori di ricerca.
Scegliere l'estensione adatta. In base al proprio mercato di riferimento. Occorre anche pensare di
acquistare più estensioni per evitare intrusioni della concorrenza o di altri soggetti non desiderati.
Trovare domini simili. Proteggere il marchio ed aumentare la nostra cerchia di domini con nomi multipli e
vicini al principale da reindirizzare alla stessa pagina principale.
Ci sono milioni di nomi di domini diversi da
scegliere
Come scegliere un nome a dominio?
Lancio di oltre 600 gTLD che i titolari di marchi registrati possono
registrare in sunrise (prelazione) tramite TMCH
.APP .BLOG .CHAT .CLICK .CLOUD .CODES .COMPUTER .COMSEC .DATA .DIGITAL .DOCS .DOMAINS
.DOT .DOWNLOAD .EMAIL .GRAPHICS .HOST .HOSTING .IDN .MAIL .MAP .MEDIA .MOBILE .MOV
.NETWORK .ONLINE .PHONE .SEARCH .SITE .SOFTWARE .SYSTEMS .TECH .TECHNOLOGY .TUBE
.VIAJES .WEB .WEBCAM .WEBSITE .WEIBO .ZIP

33
Possibili violazioni di marchio realizzate in e con Internet
1.Presenza all’interno di un sito web di prodotti o servizi di
terzi identici o affini e recanti marchi identici o simili 
rischio di confusione;
2. Nome a dominio contenente parola uguale o simile al
marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui viene
svolta la stessa (o analoga) attività economica;
3. Nome a dominio contenente parola identica o simile ad un
marchio anteriore altrui dotato di rinomanza, per un sito
con cui viene svolta una diversa attività economica;

34
Possibili violazioni di marchio realizzate in e con Internet
1. Registrazione in malafede del dominio corrispondente al marchio altrui (“cybersquatting”
o “domain grabbing”).
2. Uso del marchio altrui come meta-tag nell’ambito delle ricerche in Internet (es:
Google).
I motori di ricerca per l’indicizzazione dei siti utilizzano:
• il nome del sito
• il titolo della pagina
• i metatag description e keywords
• il testo della pagina
• frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina
• i link
• la “link popularity” (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d. “google
bombing”)

35
L’uso del marchio del concorrente come meta-tag raramente ha lo scopo di creare
confusione con l’attività del sito del terzo
(confusione che comunque si verifica nella fase “pre-vendita”)
Lo scopo principale è di sviare traffico internet dal sito del marchio (notorio) altrui al
proprio sito internet, aumentando così il numero di accessi al proprio sito ed il
valore del sito.

36
<A href="http://www.valentino.it">Armani</A>
INDICIZZARE = DARE VISIBILITÀ
VALORIZZAZIONE DEL
BRAND

37
L’uso del marchio altrui come meta-tag può assumere rilievo sotto un duplice
profilo:
contraffazione di marchio
(art. 20, co. 1, lett. b e c cpi)
concorrenza sleale
(art. 2598 n. 3 c.c.)
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi […] di usare
nell'attività economica: […]
b) segno identico o simile al marchio registrato,
per prodotti o servizi identici o affini, se 
rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni;
c) segno identico o simile al marchio registrato
per prodotti o servizi anche non affini, se il
marchio registrato goda nello stato di rinomanza
e se  indebito vantaggio o pregiudizio.
[…] compie atti di concorrenza
sleale chiunque:
3. si vale direttamente o
indirettamente di ogni altro
mezzo non conforme ai
principi della correttezza
professionale e idoneo a
danneggiare l'altrui
azienda.

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Uso del marchio altrui come
Internet keyword nel servizio
di posizionamento AdWords di
Google.
Che cos’è Google AdWords?
È un servizio (a pagamento)
che consente, mediante la
scelta di parole chiave (key-
words), di far apparire il
proprio annuncio come “link
sponsorizzato” ogni volta che,
con il motore di ricerca, si
ricerca quella/e key-words.

39
pratiche di concorrenza sleale nel Web1. Altri usi illeciti di utilizzo del marchio altrui:
- nel testo della pagina web
- nelle didascalie di immagini
- come link
- come “username” per l’account (es: facebook.com/loropiana)
Scopo  traffic diversion
2. Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna in forum, blogs, siti il cui
nome a dominio comprende il marchio (“gripe site”, es: ABCsucks.com)
Libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero (diritto
costituzionalmente garantito)
↨
Tutela del marchio e della sua reputazione (interesse privatistico)
ILLECITO???
INTERESSI CONTRAPPOSTI

40
1. Typosquatting  in inglese, “typo”, refuso tipografico e “squatting”, occupazione
abusiva, è la registrazione di un nome di dominio del tutto simile ad un marchio noto,
ma contenente un refuso.
A quale scopo? intercettare traffico internet derivante da errori di battitura nell’URL
(sfruttamento parassitario del traffico internet dirottato).
2. Page-jacking  è il copiare la pagina di un sito web noto all’interno di un nuovo
sito web che sembra autentico per cercare di manovrare i motori di ricerca,
attraverso l’uso di meta-tag, affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di
utenti che crederanno di leggere le autentiche pagine web.
Contraffazione di marchio
e concorrenza sleale
Concorrenza sleale confusoria e possibile
violazione del diritto d’autore

41
Prevenzione in rete
WebMonitoring  attività di
monitoraggio periodico per gli usi
non consentiti del proprio marchio
nella rete Internet, tra cui:
uso improprio (uso del marchio
altrui in modo generico o descrittivo);
brand identity / commenti
dispregiativi (il marchio è citato in
un contesto positivo oppure è
oggetto di critiche, giudizi negativi o
commenti offensivi all’interno di
blogs o social networks),
uso non autorizzato (ad esempio,
se un terzo - non licenziatario -mette
in vendita prodotti recanti il marchio
altrui),
marchi confondibili (quando ci
sono marchi simili nello stesso
canale commerciale).

42
Prevenzione in rete
1. Search Engine Optimization (SEO)
Sistematicamente rintraccia l’uso (spontaneo) di un marchio in Internet,
effettuando una ricerca nel principale motore di ricerca Google.com (o
Yahoo.com/Bing.com) ed in un motore di ricerca nazionale (es.
google.it/google.fr/ecc.) a scelta.
Produce risultati in qualsiasi lingua, rintracciando i siti nei quali è contenuto il
termine oggetto della ricerca (marchio).
2. Search Engine Advertising (SEA)
È un servizio che rintraccia quei fenomeni del Web, il Pay-per-Click ed il
Keyword Advertising, utilizzati per ottenere visibilità online nei motori di
ricerca.
Questi fenomeni, mediante la scelta di parole chiave (keyword), consentono di far
apparire il proprio annuncio come “link sponsorizzato” ogni volta che, con il
motore di ricerca, si cerca quella/e keyword/s.
(Esempi dalle prime pagine di Yahoo e Bing  cfr. riquadri e link sponsorizzati)

43
Prevenzione in rete
Come utilizzare il SEO?
Mirare la ricerca, attraverso la definizione di criteri di monitoraggio precisi e su misura in base alle
specifiche esigenze. I risultati saranno poi ordinati per priorità, conformemente ai criteri forniti dal
cliente.
Perché usarlo?
1. Permette di monitorare cosa dicono gli utenti in rete del marchio; forum, blog, social network e
consente un intervento tempestivo.
2. Individua l’uso indebito del marchio permettendo di contrastarne la diluizione e lo svilimento con
interventi tempestivi (es. VeRO )

Come funziona il SEA?
È un servizio di monitoraggio costante (giornaliero) che rintraccia gli annunci ed i link sponsorizzati che
appaiono nei principali motori di ricerca quando il Vostro marchio viene digitato come termine di
ricerca.
Perché usarlo?
1. per evitare un utilizzo indiscriminato del marchio sul web ed un'appropriazione di termini e keyword
legate ai Vostri marchi. Particolarmente adatto ai fenomeni di contraffazione su siti stranieri
difficilmente monitorabili ( YANDEX)
2. per garantire che i Vostri marchi siano associati solo ai Vostri annunci o quelli dei soggetti da Voi
espressamente autorizzati (es. rivenditori ufficiali o partner).

44
Prevenzione in rete
SEO SEA

45
Avv. Gianluca Carobene
www.carobene.com | mail@carobene.com

47
2007 – Chiara Boni deposita
il proprio marchio italiano e
comunitario nelle classi
“abbigliamento” e “profumi”
SCEGLIERE IL BRAND E COME TUTELARLO

48
Gennaio 2012 – Guerlain
deposita il proprio
marchio comunitario nella
classe “profumi”

49
Febbraio 2012 - Chiara Boni
deposita un altro marchio
comunitario
SEGNI
CONFONDIBILI ?

51
INTERNET THINKING
Pensare alla rete

52
Guardare la rete
Per prevenire le
violazioni

53
SCELTA DEL NOME
E CONCORRENZA

54
Screening dei nomi a dominio
Individuare violazioni e pratiche di concorrenza sleale
Pianificare i rimedi opportuni

57
Quando e come tutelare il marchio

58
KÜNZLI
➔
Mancata pianificazione

59
K-SWISS
➔
Registrazione tempestiva del marchio

61
Künzli è costretta a rinunciare al brand che
utilizzava ancora prima di K-Swiss

62
“Künzli lost the right
to use the 5 stripes
- their invention / property -
to their former partner K-Swiss”
Da http://swisscherry.blogspot.it/

63
> Pianificazione
> Tutela legale
> COMPETITIVITÀ AZIENDALE

64
BEST PRACTICES
> Adeguata scelta del brand
> Ricerca di anteriorità
> Registrazione del marchio
> Web monitoring
> Segnalazioni e rimedi giudiziali

65
I | 35137 Padova Via Savonarola 217 Tel +39 049 8592249 Fax +39 049 8594185
I | 20122 Milano Via Sforza 19 Tel +39 02 45071207 Fax +39 02 40044452
Ufficio B&Z di ROMA
Via Piemonte, 26
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 421771
Fax +39 06 4870273
Ufficio B&Z di MILANO
Via Borgonuovo, 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 626131
Fax +39 02 6598859
www.carobene.com
Ufficio B&Z di TORINO
C.so V.Emanuele II, 61
10128 Torino, Italia
Tel. +39 011 0888500
Fax +39 011 548050
Ufficio B&Z di VICENZA
Via del Commercio, 56
36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 348210
Fax +39 0444 348147
Ufficio B&Z di BIELLA
Via Lamarmora, 21
13900 Biella, Italia
Tel. +39 015 8497843
Fax +39 015 8497858
Ufficio B&Z di RIMINI
Via Marecchiese, 314/D scala 2
47922 Rimini, Italia
Tel. +39 0541 791957
Fax +39 0541 795927
www.barzano-zanardo.com
b-zvicenza@barzano-zanardo.com
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Tutti i diritti riservati © 2014 Carobene & Partners / Barzanò & Zanardo

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