1. Transferència de tecnologia
Carles Ros
ROUSAUD Barcelona, 3 de novembre de 2011
COSTAS
DURAN

2. Procediment de negociació de la transferència de
tecnologia
El
Prepara
Contra
Acord ció de la
Auditori cte de
de negocia
a Transf
confide ció: la
tecnolò erència
ncialitat Carta
gica de
(NDA) d’Intenc
Tecnol
ions
ogia
2

3. Preparació
El Contracte
Acord de de la Auditoria
de
confidencialita negociació: tecnològic
Transferència
t (NDA) la Carta a
de Tecnologia
d’Intencions
Preparació de la negociació:
la Carta d’Intencions
• Un cop s’hagi contactat amb un interessat en la tecnologia, i de forma prèvia a l’inici de les
negociacions, és convenient establir unes regles d’obligat compliment per a ambdues parts durant
el procés.
• La Carta d’Intencions és un document on les parts:
• Declaren el seu compromís o intenció d’iniciar o continuar les negociacions per a un acord
definitiu (interès recíproc).
• Fixen els eventuals acords a que s’hagin arribat fins el moment, tot establint que les
negociacions futures partiran d’aquests acords (no cal menysprear, per tant, la importància
de la Carta d’Intencions).
• Delimiten el conjunt dels punts sobre els que s’haurà d’aconseguir un acord satisfactori.
• Estableixen regles obligatòries de caràcter temporal, amb l’objectiu d’ordenar el procés de
negociació futura, establint els terminis per a la realització dels seus components.
3

4. Preparació
El Contracte
Acord de de la Auditoria
de
confidencialita negociació: tecnològic
Transferència
t (NDA) la Carta a
de Tecnologia
d’Intencions
Preparació de la negociació:
la Carta d’Intencions
Clàusules de la Carta d’Intencions:
• Calendari i durada màxima de les negociacions.
• Persones que intervindran a la negociació per cadascuna de les parts.
• Clàusula de confidencialitat, respecte la informació privilegiada a la que es tindrà accés en el si
del procés de negociació.
• Clàusula d’exclusivitat temporal: durant el procés de negociació, no es podrà mantenir un
procés paral·lel amb un altre agent, per a un negoci anàleg.
• Nivell de vinculació del preacord.
• Assumpció de despeses originades pel procés, tant si prospera com si no la negociació.
4

5. Preparació de El Contracte
Acord de Auditoria
la negociació: de
confidencialita tecnològi
la Carta Transferència
t (NDA) ca
d’Intencions de Tecnologia
Auditoria tecnològica
• Abans de la negociació definitiva del contracte, el subjecte interessat en la tecnologia pot
sol·licitar la realització d’una auditoria de la tecnologia oferta, per tal d’acreditar qüestions com
la innovació del projecte de recerca i l’estat de la tècnica (per tal d’assegurar la possibilitat de
protecció futura), el seu nivell de desenvolupament, o el compliment de la normativa
imperativa que seria d’aplicació.
• Aquesta auditoria haurà de tener un caràcter estrictament confidencial, per tal de no perjudicar
futures actuacions en cas de què l’operació no es materialitzi.
5

6. El Contracte
Preparació de
Acord de Auditoria de
la negociació:
confidencialita tecnològic Transferènc
la Carta
t (NDA) a ia de
d’Intencions
Tecnologia
El contracte de transferència de tecnologia:
Modalitats de transferència de tecnologia
A. Transmissió de la titularitat jurídica
+
• Transmissió íntegra de la innovació a l’adquirent, sense cap reserva a favor del
transmitent.
B. Transmissió amb reserva de llicència
• El venedor transmet la propietat de la innovació, però es reserva un dret d’ús, habitualment
no exclusiu.
C. Llicència d’explotació
• El llicenciant atorga únicament un dret per a explotar la innovació, mantenint la seva
- titularitat jurídica.
6

7. El Contracte
Preparació de
Acord de Auditoria de
la negociació:
confidencialita tecnològic Transferènc
la Carta
t (NDA) a ia de
d’Intencions
Tecnologia
Elements essencials dels contractes
de transferència de tecnologia
 Determinació de la modalitat econòmica de
transferència
 Àmbit d’aplicació
 Retribució
Contracte de
transferència de  Clàusules de no competència i confidencialitat
tecnologia
 Polítiques de defensa i assistència tècnica
 Supòsits de responsabilitat
7

8.  Determinació de la modalitat econòmica
de transferència
 Àmbit d’aplicació
 Retribució
1. Determinació de la modalitat  Clàusules de no competència i confidencialitat
 Polítiques de defensa i assistència tècnica
econòmica de transferència  Supòsits de responsabilitat
• Status de protecció de la tecnologia.
• Modalitats econòmiques de transferència:
• Transmissió de la titularitat de la tecnologia, amb o sense reserva de llicència.
• Llicència d’ús de la tecnologia.
En atenció a la seva extensió, es distingeixen els següents tipus de llicència:
• Llicència exclusiva: el llicenciatari és l’únic legitimat per a explotar aquest dret.
• Llicència no exclusiva: l’explotació podrà ser desenvolupada per altres agents, tot incloent el seu
titular.
• Llicència transmissible: podrà transmetre’s el dret de llicència a una tercera persona.
• Llicència intransmissible: no és permesa la subrogació o la cessió del dret cap a tercers.
• Llicència subllicenciable: es preveu si es permès concedir una llicència per a explotar tot o part
d’una llicència principal, en cas d’estar permès pel contracte de la llicència principal.
• Llicència no subllicenciable: no es permesa l’atorgament de subllicències.
8

9.  Determinació de la modalitat econòmica
de transferència
 Àmbit d’aplicació
 Retribució
1. Determinació de la modalitat  Clàusules de no competència i confidencialitat
 Polítiques de defensa i assistència tècnica
econòmica de transferència  Supòsits de responsabilitat
Modalitats de llicència
Llicència
Exclusiva No exclusiva
Transmissible No transmissible Transmissible No transmissible
Subllic. No subllic. Subllic. No subllic. Subllic. No subllic. Subllic. No subllic.
9

10.  Determinació de la modalitat econòmica
de transferència
 Àmbit d’aplicació
 Retribució
 Clàusules de no competència i confidencialitat
 Polítiques de defensa i assistència tècnica
2. Àmbit d’aplicació  Supòsits de responsabilitat
• Àmbit temporal, geogràfic i material.
• En cas de què del contracte es derivi la concessió d’un dret d’explotació, caldrà delimitar
tant els països per als quals s’estableix aquest dret, com el termini temporal pel qual es
concedeix inicialment.
• A més, podran acotar-se les activitats per a les quals es podrà utilitzar la tecnologia, des
d’un punt de vista positiu o negatiu.
• Positiu: limitació de l’ús de la tecnologia per a unes activitats determinades.
• Negatiu: establiment d’unes activitats per a les quals no es podrà utilitzar.
• A l’àmbit material, caldrà considerar la possibilitat de reservar l’accés a tota la tecnologia
addicional al contingut del dret objecte d’acord, per evitar competidors futurs. A més, caldrà
preveure de qui seran els possibles resultats futurs en cas de què el projecte de recerca
continuï endavant. En aquest sentit, es pot preveure expressament que, en el cas de
desenvolupament de noves innovacions, el llicenciant tindrà accés a una llicència royalty-
free.
10

11.  Determinació de la modalitat econòmica
de transferència
 Àmbit d’aplicació
 Retribució
 Clàusules de no competència i confidencialitat
 Polítiques de defensa i assistència tècnica
 Supòsits de responsabilitat
3. Retribució
• Fórmules de retribució:
• Pagament inicial (lump sum).
• Quotes periòdiques fixes.
• Milestones: pagament per fites.
• Royalties: pagaments en proporció als resultats comercials, quan la tecnologia sigui
objecte d’explotació al mercat.
Els royalties poden anar contra la resta de quanties meritades per les altres fórmules de
remuneració.
• Per a determinar la quantia deguda en el cas de què la retribució depengui d’elements objectius
amb certa complexitat tecnològica, s’acostuma a incloure la referència a experts preferiblement
independents, per a què realitzin la determinació de l’assoliment de les fites o resultats
(auditoria tecnològica).
• D’altra banda, s’acostuma a reservar-se un dret d’auditoria i control sobre els comptes i
documentació interna de la part obligada al pagament de royalties, per tal de contrastar la
informació aportada.
11

12.  Determinació de la modalitat econòmica
de transferència
 Àmbit d’aplicació
 Retribució
 Clàusules de no competència i confidencialitat
4. Clàusules de no  Polítiques de defensa i assistència tècnica
 Supòsits de responsabilitat
competència i confidencialitat
• Clàusula de no competència:
Per a prevenir traspàs d’informació i del know-how als competidors, els contractes preveuen la
restricció de les següents actuacions:
• Competència directa: desenvolupar activitats que coincideixin o envaeixin les activitats de
l’altra part.
• Competència indirecta: participar o contractar amb companyies que siguin competidors de
l’altra part.
• Clàusula de no sol·licitud en casos de col·laboració entre els treballadors del llicenciant i del
llicenciatari.
• Clàusula de confidencialitat:
Les parts no podran difondre determinada informació i coneixements derivats de la tecnologia, i
dels seus posteriors desenvolupaments, als quals hagin tingut accés en virtut de la relació
contractual, com ara procediments tècnics, plànols, dibuixos, know how, etc.
12

13.  Determinació de la modalitat econòmica
de transferència
 Àmbit d’aplicació
 Retribució
 Clàusules de no competència i confidencialitat
5. Polítiques de defensa de la  Polítiques de defensa i assistència tècnica
 Supòsits de responsabilitat
innovació i assistència tècnica
• Manteniment de la patent: previsió de qui mantindrà documentalment i econòmicament la
tecnologia.
• Defensa de la innovació: indicació de quina serà la defensa dels drets en cas de violació per
part d’un tercera (qui prendrà la iniciativa, qui assumirà les despeses, etc.).
• Facultat de protecció de la innovació: possibilitat de què una de les parts requereixi l’altra part
per a què realitzi tots els passos necessaris per a obtenir la protecció de la tecnologia.
• Obligació d’explotació de la innovació.
• Dret de recuperació de la innovació: possibilitat de recuperar la tecnologia transmesa, en cas
de donar-se certs supòsits (p.e., en cas de canvi en la composició del capital social de la societat
llicenciatària).
• Consultoria i assistència tècnica: la relació no finalitza amb la transmissió o llicència de la
tecnologia, sinó que també pot incloure l’assistència i la provisió dels serveis tècnics i del know-
how, per tal de fer una transferència correcta de la tecnologia, o per assessorar en el
desenvolupament d’un producte.
13

14.  Determinació de la modalitat econòmica
de transferència
 Àmbit d’aplicació
 Retribució
 Clàusules de no competència i confidencialitat
6. Supòsits de responsabilitat  Polítiques de defensa i assistència tècnica
 Supòsits de responsabilitat
Supòsits de responsabilitat:
• En cas de pèrdua de la protecció de la innovació:
• Com a conseqüència de l’incompliment de les seves obligacions com a titular del dret
(impagament de tasses i anualitats, etc.).
• Com a conseqüència de la nul·litat de la forma de protecció de la tecnologia, ja sigui
perquè no era protegible o perquè ja es trobava protegida.
• Responsabilitat derivada dels vicis de la tecnologia objecte del contracte.
• Responsabilitat davant de l’incompliment dels deures establerts a d’altres clàusules
(confidencialitat, competència, etc.).
14

15. Carles Ros
Av. Diagonal 593, 3a planta
08014 Barcelona
Telf.: 93 503 48 68
Fax: 93 503 48 69
Mail: icostas@rcd-bcn.com
15