Tutelare dalle imitazioni la forma di un prodotto ottenendo il “privilegio” di essere l’unico soggetto legittimato a usare quella forma diventa strategico per l’impresa. "Ottenere un titolo giuridicamente valido che attesti il 'diritto di monopolio' sulla forma esterna di un prodotto", afferma lìospite della serata, l'avv. Fabio Giambrocono, "vuol dire cristallizzare in un diritto, o in un bene immateriale i valori e gli sforzi della creazione. Perciò il Design registrato oltre che favorire una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza, conferisce ad esso un ulteriore prestigio ovvero la possibilità di vantare pubblicamente un riconoscimento di unicità del prodotto nel suo genere."

1. GIAMBROCONO & C. S.P.A.
DESIGN ITALIANO
Tutelare in Italia il design dei prodotti

2. IL DESIGN ITALIANO
HOME introduzione
presentazione dei contenuti
1. Cosa si intende per design?
2. Cosa si intende per design italiano?
3. Esempi di design.
4. Quali sono i requisiti per la protezione nazionale su disegni e modelli?
5. Che differenze vi sono tra design nazionali registrati e non registrati?
6. Che diritti conferisce la protezione nazionale sui disegni e modelli?
7. A chi può essere riconosciuta la titolarità dei diritti sul design italiano?
8. Quali sono le differenze con il diritto d'autore?
9. Quando un oggetto industriale può essere tutelato da design, quando dal diritto d'autore?
10. È possibile cumulare la protezione nazionale sul design con qualche altra forma di tutela?
11. Quali sono le procedure da seguire per ottenere un design italiano registrato?
12. Quali sono le procedure da seguire per ottenere un design italiano non registrato?
13. È possibile con una domanda di registrazione ottenere la protezione di più disegni o modelli?
14. Vi sono metodi di consultazione pubblica dei design registrati nazionali?
15. Quando un design registrato è dichiarato nullo?
16. In quali casi si può parlare di contraffazione e, come agire?
17. Quanto dura la protezione nazionale? È possibile rinnovarla?
18. Ottenuti i diritti nazionali sul design, è possibile procedere con una registrazione comunitaria?
19. Ottenuti i diritti nazionali sul design, è possibile procedere con una registrazione internazionale?
20. Quando è necessario essere rappresentati da terzi e, quali sono i possibili vantaggi?
21. È possibile concedere in licenza un disegno o modello italiano?

3. Il design italiano 2
INTRODUZIONE
L'aspetto esteriore di un prodotto, ossia quella caratteristica che ne sintetizza l' essenza, è divenuto il vero
target per il successo o il fallimento del prodotto sul mercato. Infatti, questo, che oggi comunemente si
identifica come design, si configura come uno strumento estremamente caratterizzante per l'immagine di
un'impresa e per il posizionamento commerciale dei prodotti. Non è infatti un mistero che il consumatore,
posto dinnanzi a prodotti aventi stesso rendimento tecnico e funzionale, scelga quello il cui aspetto
esteriore colpisca maggiormente la sua attenzione. Tutelare dalle imitazioni la forma di un prodotto
ottenendo il “privilegio” di essere l’unico soggetto legittimato ad usare quella forma diventa “strategico per
l’impresa. Ottenere un titolo con valenza giuridica che attesta “il diritto di monopolio” sulla forma esterna
di un prodotto vuol dire cristallizzare in un diritto, o in un bene immateriale i valori e gli sforzi della
creazione.
Perciò il Design registrato oltre che favorire una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza, conferisce
ad esso un ulteriore prestigio ovvero la possibilità di vantare pubblicamente un riconoscimento di unicità
del prodotto nel suo genere.
In questo contesto, merita un discorso privilegiato il design italiano. Il made in Italy spesso è sinonimo di
qualità ed eccellenza, una nomea dovuta alla competitività sul mercato internazionale dei prodotti italiani
soprattutto in quelli che sono i settori di punta del nostro paese quali il manifatturiero e i beni culturali.
Un tale vantaggio sul mercato rende i nostri prodotti maggiormente soggetti ad una imitazione selvaggia,
motivo per cui si fa ancora più incalzante la necessità di tutelare i valori della nostra innovazione.
Sebbene in Italia la nascita di una legislazione per i disegni e modelli sia proseguita a rilento rispetto agli
altri paesi europei, un po' per la voglia di ritornare alla purezza delle forme antiche dopo le avanguardie del
primo '900, un po' per il ritardo generalizzato dell'industrializzazione italiana, a tutt'oggi possiamo guardare
alla normativa italiana in materia come ad una normativa del tutto alla pari rispetto alle europee e
decisamente conforme, per diritti scaturiti, a quella comunitaria.
In questo panorama, il metodo più efficace di tutela nei confronti della forma esterna dei prodotti resta il
design registrato. Questo garantisce a chi lo utilizza un diritto esclusivo, consentendo al titolare di
intraprendere azioni legali a propria tutela contro gli imitatori. Problema questo molto sentito dagli
imprenditori italiani ed europei nei confronti di quelli principalmente asiatici.
In conformità con quanto detto finora, visto il grande valore intellettuale ed
economico dei prodotti italiani fuori dal nostro paese, il design potrebbe
acquisire un'ulteriore forza e competitività se fosse inserito in una più ampia
strategia di marketing. La tutela dei prodotti di successo si estenderebbe fuori
dai confini nazionali e sarebbe in tal modo possibile elaborare anche un progetto
imprenditoriale per portare sul mercato nuovi prodotti e servizi.
Grazie al supporto di professionisti in materia, formulare una strategia che sia in tal senso valida permette
di raggiungere alti livelli nel business.

4. DESIGN ITALIANO © 2014 - Giambrocono& C S.p.A. 2
Figura 1. Riproduzione di un attestato di registrazione di un design in Italia
(i dati sono di fantasia, trattasi di una riproduzione didattica)

5. Il design italiano 3
1. Cosa si intende per design?
A livello generale, i termini 'design' e 'disegni e modelli' giuridicamente si equivalgono e, nel loro significato,
comprendono sia le rappresentazioni tridimensionali sia quelle bidimensionali di un prodotto.
L’Accordo di Locarno, quivi firmato l'8 ottobre 1968, fornisce una classificazione internazionale grazie alla
quale è possibile elaborare una sintetica distinzione tra i prodotti del design:
 disegni della forma di prodotti tridimensionali (una bottiglia, una forma di biscotto, un mobile ecc)
 disegni di edifici e ambienti (concept dei negozi)
 grafie bidimensionali applicati al prodotto (tessuti, decoro dei piatti)
Più in dettaglio, per disegni e modelli si intendono tutte le forme tridimensionali e bidimensionali che siano
applicate ad un oggetto, industriale o artigianale che sia, e che incidano sul suo aspetto esteriore
(comprese le parti interne a patto che siano visibili durante utilizzazione). Bisogna però sottolineare che
non è il prodotto in sé ad essere proteggibile, bensì le caratteristiche formali che ne designano l'aspetto
complessivo. Sinteticamente:
 i prodotti tutelabili sono: imballaggi, presentazioni, simboli grafici, loghi, caratteri topografici, siti
web, ornamenti, componenti di un prodotto complesso, prodotti in serie numerose;
 le caratteristiche formali soggette a tutela sono: forme, linee, contorni, colori, texture,
caratteristiche della struttura superficiale, materiale.
2. Cosa si intende per design italiano?
Il design italiano è un istituto giuridico tutela a livello nazionale i disegni e modelli. Questo tipo di tutela
della proprietà industriale si estende per tutto il territorio della penisola italiana, stato di San Marino
compreso.
Al fine di coordinare questo tipo di protezione sia a livello normativo che istituzionale
sono stati creati:
 un testo prescrittivo, "Il Codice della Proprietà industriale - Decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30",
 un ufficio di riferimento, "L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi" (UIBM), ente
deputato alla gestione delle pratiche di registrazioni oltre che di disegni e
modelli anche di brevetti e marchi.
In Italia, i design possono essere tutelati sia come "disegni o modelli registrati" sia come "disegni o modelli
non registrati". Queste due alternative ricalcano la proposta comunitaria, tanto che le differenze che
intercorrono tra i due istituti equivalgono alle differenze che intercorrono tra design comunitari registrati e
non registrati.
Figura 1 .
Territorio validità design italiano

6. Il design italiano 4
Colui che decide di tutelare un design, perciò, può scegliere or una o l'altra tipologia sia in base alle proprie
esigenze sia in base al valore commerciale che può o non può assumere il prodotto sul mercato.
3. Esempi di design.
È stato precedentemente definito come attraverso il design, registrato o non registrato che sia, si possa
ottenere il monopolio sulla forma esteriore di un prodotto bidimensionale o tridimensionale. Tuttavia tale
definizione potrebbe apparire a tratti astratta facendo rifermento alla realtà; nasce così l'esigenza di fare
un classificazione sintetica di ciò che concretamente si intende per prodotto o caratteristica tutelabile dal
design:
 prodotti ed utensili per la casa: sanitari, maniglie, mobili, stoviglie, elettrodomestici
 il package dei prodotti alimentari e il flacone dei prodotti per la pulizia della casa
 gioielli, occhiali, orologi, scarpe, tessuti
 forme di pasta, biscotti, bottiglie
 mobili, l’arredamento di un negozio, la forma di una vetrina
 veicoli e imbarcazioni
 computer
 componenti elettrici, apparecchi elettronici e macchine industriali
 la forma di un sito web, i caratteri tipografici, le icone da computer
 le mappe e le carte geografiche
 le cover dei telefoni.
4. Quali sono i requisiti per la protezione nazionale su disegni e modelli?
Perché un disegno o modello sia tutelabile a livello nazionale, devono sussistere tre requisiti fondamentali
che sono novità, carattere individuale, conformità al buon costume e all'ordine pubblico.
A) NOVITÀ
Si parla di novità quando "nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico prima della
data di deposito o di divulgazione" di un determinato design.
Tale requisito si attesta mediante un'analisi oggettiva di non identità tra un disegno o modello da registrare
e le anteriorità. Si noti che questo confronto non sarà effettuato al momento della presentazione della
domanda di registrazione, bensì qualora siano avviate delle procedure di nullità. Se il disegno o modello in
questione verrà reputato identico a qualche altro, perché differente solo per dettagli irrilevanti (variazioni
dovute ad un adeguamento tecnico al prodotto), sarà possibile dichiaralo nullo.
B) CARATTERE INDIVIDUALE
Il carattere individuale è, nella pratica, il requisito principale che un disegno o modello deve soddisfare, ed
è inoltre quello su cui si basano le procedure per attestare una contraffazione.
Dal regolamento dei disegni e modelli comunitari si definisce il concetto di carattere individuale:
"Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale
che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tal utilizzatore

7. Il design italiano 5
da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato
prima della data di presentazione della domanda di registrazione...".
Più in generale, il carattere individuale fa riferimento all'unicità della forma complessiva di un prodotto
rispetto alle anteriorità; non presentano carattere individuale né forme conosciute derivate
dall'applicazione di elementi estetici sconosciuti, né forme sconosciute derivate dall'applicazione di
elementi estetici noti.
Per utilizzatore informato, invece, si intende un soggetto dotato di particolare intendimento (derivato sia
da esperienza personale sia da conoscenza approfondita del settore), che opera nell'ambiente di
commercializzazione del prodotto e di questo ne fa un utilizzo professionale.
Se per il requisito della novità il grado di differenziazione è modesto, al contrario, lo standard di
individualità richiesto è decisamente alto, al fine di garantire al design protetto un'immagine distinguibile
che possa imporsi sul consumatore. È proprio qui che giace la differenza tra novità e carattere individuale:
se il requisito della novità tutela nei traffici commerciali i disegni o modelli conosciuti, il carattere
individuale seleziona quelli che sono d'impatto.
C) CONFORMITÀ ALL'ORDINE PUBBLICO E AL BUON COSTUME
La normativa in merito ad ordine pubblico e buon costume segue delle regole generali di eticità e, tra i
requisiti proposti, è il solo che venga formalmente controllato alla presentazione di una domanda per un
design. Si ricordi che la regole relative all'ordine pubblico e al buon costume fanno capo ai singoli stati.
Inoltre, tutti quei design che riportino o richiamino segni, emblemi, stemmi o bandiere di particolare
interesse per lo Stato saranno ritenuti impropri, e la registrazione sarà invalidata.
5. Che differenze vi sono tra design nazionali registrati e non registrati?
Le disuguaglianze che intercorrono tra design registrati e non registrati, sono aspetti fondamentali da
tenere in considerazione ogni qualvolta si decida di tutelare dei disegni o modelli. La differenziazione tra i
due istituti a livello nazionale è pari a quella a livello comunitario.
Innanzitutto è differente il metodo attraverso il quale è possibile ottenere la tutela.
Il design registrato permette di acquisire i diritti per un determinato disegno o modello in seguito ad una
registrazione. Il titolare, infatti, dovrà presentare una domanda di registrazione accompagnata dal
pagamento di alcune tasse; i documenti saranno poi formalmente esaminati, e, una volta che siano ritenuti
validi tutti requisiti richiesti, l'UIBM provvederà al rilascio di una certificazione di registrazione.
Il design non registrato, invece, permette di acquisire i diritti in seguito alla divulgazione del disegno o
modello negli ambienti specializzati del settore in cui si opera. Tale divulgazione, di cui il titolare deve avere
prova certa riguardo alla data, permette l'acquisizione automatica dei diritti senza il disbrigo di alcuna
pratica o pagamento di alcuna tassa.
La seconda differenza fa riferimento al tipo di diritti che le due tipologie di tutela conferiscono.
Il design registrato dà diritto esclusivo di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, divieto a
terzi di utilizzo senza autorizzazione, divieto di importazione ed esportazione del bene incorporante il
disegno/modello. La tutela, dunque, si estende sia alle copie pedisseque che agli oggetti simili o, per meglio
dire, a tutti gli oggetti che presentino lo stesso "carattere individuale".

8. Il design italiano 6
Il design non registrato, al contrario, consente solo di vietare a terzi l'utilizzo di un prodotto incorporante
un disegno o modello che sia riconducibile ad una copiatura pressoché integrale. Questa norma è nata ad
esempio per reprimere il commercio ambulante di copie di griffes famose.
In terzo luogo, presentano periodi di validità diversi: il design registrato presenta validità quinquennale con
possibilità di rinnovo per un massimo di 25 anni; il non registrato presenta validità triennale con la
possibilità entro il primo anno di proseguire con una registrazione o comunitaria o presso singoli stati
(all'interno dei quali vale come un comunitario registrato).
I vantaggi del modello registrato sono a questo punto evidenti. Qualunque imprenditore effettui
investimenti sulla 'forma' del prodotto e quindi sul design deve ricorrere a quest'istituto. La registrazione di
un design dà corpo ad un "bene immateriale" andando ad inserirsi nel patrimonio aziendale, in inventario e
nel bilancio. Questo, inoltre, costituisce un diritto vendibile a terzi, ed è infatti possibile concederlo in
licenza. Molte banche accettano designs registrati come garanzia a fronte di prestiti all’impresa, dal
momento che aumentano il patrimonio dell' impresa stessa.
6. Che diritti conferisce la protezione nazionale sui disegni e modelli?
La diversità di diritti che scaturiscono da ciascuno dei due istituti è un fattore essenziale da considerare
quando si sceglie di tutelare giuridicamente un design. Il titolare conoscendo il grado di protezione offerto
e i vantaggi/svantaggi del registrato rispetto al non registrato, può elaborare una strategia consona al tipo
di prodotto.
Il design registrato dà diritto esclusivo di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, divieto a
terzi di utilizzo senza autorizzazione, divieto di importazione ed esportazione del bene incorporante il
disegno/modello. Il design non registrato, al contrario, fa in modo che, di un disegno o modello considerato
copia di un altro, ne sia vietato l'utilizzo e la riproduzione.
Nonostante spesso "quantità" non sia affatto sinonimo di "qualità", nel caso della protezione registrata,
invece, il binomio quantità-qualità risulta essere garantito. Infatti, una copertura giuridica tanto estesa ad
ogni passaggio del ciclo commerciale protegge in modo certificato il titolare anche da una minima
infrazione.
Il solo diritto che viene riconosciuto ai disegni e modelli non registrati restringe di molto la garanzia di
protezione e conseguentemente la competitività che potrebbe assumere il prodotto nel panorama
internazionale. Si può facilmente dedurre come sia più facile che terzi si approfittino di una tutela così
limitata e come sia più complicato da parte del titolare dimostrare l'esistenza di un qualche diritto su un
dato design a causa dell'assenza di un atto formale.
A questo punto nasce spontanea la domanda di quando convenga utilizzare l'istituto non registrato. In
realtà, esso è stato principalmente concepito per i design applicati a prodotti la cui vita commerciale è
incerta. Una sorta di periodo di prova, o meglio per usare le parole del legislatore "periodo di grazia", nel
quale il titolare può verificare il successo di un determinato prodotto; a seconda del risultato ottenuto si
potrà procedere o con una registrazione oppure con una protezione, seppur limitata, fino allo scadere dei
tre anni previsti. Tuttavia, non è affatto garantito che in questo periodo 'divulgativo' del prodotto, il design
ad esso applicato non diventi bersaglio di contraffazioni che potrebbero contrastarne l'eventuale successo.

9. Il design italiano 7
Per tutte queste ragioni, il design registrato sia a livello nazionale sia a livello internazionale risulta essere,
nel suo genere, la punta di diamante in ambito di tutela nel campo industriale.
7. A chi può essere riconosciuta la titolarità dei diritti sul design italiano?
La facoltà di divulgare o di registrare disegni o modelli nazionali è riconosciuta a qualsiasi persona fisica o
giuridica. La titolarità dei diritti su tali disegni e modelli, invece, spetta all'autore o all'impresa in cui nasce il
design; essa è acquisita automaticamente per il design non registrato, mentre è richiesta una procedura di
registrazione per il registrato.
Nello stesso design registrato, tuttavia, è possibile riscontrare una varietà di casi nella pratica professionale:
a) disegni e modelli creati svolgendo le proprie mansioni lavorative: in questo caso la titolarità dei
diritti spetta al datore di lavoro, il quale non è giuridicamente tenuto a presentare il dipendente
come autore del lavoro nella domanda di deposito. Il dipendente designer può pretendere che sia
riconosciuto il "diritto morale di paternità" sull'opera solo nel caso in cui vi sia una specifica
clausola contrattuale.
b) disegni e modelli creati su commissione da un committente: in questo la caso la titolarità dei diritti
spetta al committente.
8. Quali sono le differenze con il diritto d'autore?
Il copyright, o diritto d'autore, è l'insieme di diritti sia di natura economica sia di natura morale che sorgono
in modo automatico con la creazione di un'opera artistica dotata di particolare carattere creativo (opera
che sia di letteratura, musica, arti figurative, , architettura, teatro, cinema, programma per elaboratore).
Tale istituto è gratuito, internazionale e presenta una validità molto estesa nel tempo, infatti dalla sua
divulgazione, vale per tutta la vita dell'autore fino a settant'anni dopo la sua morte.
In base a quanto detto, viene subito chiarita quale sia la differenza con il mero design. Esso, infatti, benché
per essere riconosciuto debba possedere carattere innovativo ed individuale, prescinde dal contenuto
artistico del prodotto o dal fatto che esso sia frutto di uno spiccato ingegno creativo.
La tutela d’autore ha una soglia d’accesso altissimo ma gode di una tutela più limitata; se cosi non fosse, il
modello registrato e la cumulabilità della tutela del modello registrato con la tutela d’autore sarebbe
inutile.
A livello legislativo, il diritto d'autore va provato ed esiste solo per le forme con valore artistico; il design
registrato, invece, è corredato da un attestato che è considerato di per sé una prova. Per tale ragione, i
provvedimenti di sequestro ed inibitoria sono molto più frequenti nel design registrato che non nel
copyright.
A comprova di ciò, si noti che ad oggi non esistono, per quel che ci concerne, sentenze di Cassazione che
tutelino un oggetto industriale a tre dimensioni tramite il diritto d'autore. Sono state liberamente copiate
opere di innegabile pregio come la "chaise longue" di Le Corbusier in quanto escluse dalla tutela d'autore
con sentenza. Questo non sarebbe accaduto se la chaise longue fosse stata registrata come modello ed i
termini non fossero scaduti.

10. Il design italiano 8
I due o tre casi in cui si è riconosciuta la tutela d’autore ad un oggetto tridimensionale di design industriale
si perdono nelle migliaia di casi in cui la tutela d’autore è stata richiesta e non è stata concessa.
Il design registrato, quindi, si configura sicuramente come lo strumento migliore di tutela per un prodotto
industriale.
9. Quando un oggetto industriale può essere tutelato da design, quando dal diritto d'autore?
Si è discusso a lungo sulle opere di design industriale e sulla loro tutelabilità tramite i diritti d'autore. Un
prodotto industriale può essere tutelabile tramite diritto d'autore nel caso in cui presenti carattere creativo
e valore artistico. Tuttavia nascono delle perplessità sulla "destinazione artistica" dell’industrial design,
infatti, quasi sempre il fine di questi prodotti è meramente commerciale.
È molto diffusa però tra gli imprenditori la credenza che la forma esterna di un prodotto sia tutelata o
tutelabile attraverso il diritto d'autore. Tale credenza, a nostra opinione, è alimentata dal fatto che ai
contratti di diritto d'autore tra impresa e designer siano applicate delle detrazioni fiscali che li rendono più
appetibili agli occhi degli stessi designer. Tuttavia, un istituto giuridico come il copyright non può vantare
nessun documento legale atto a dimostrare la validità dei propri diritti, cosa che invece accade con il design
registrato. Inoltre se fosse vero che ogni prodotto concepito da un designer fosse tutelato (gratuitamente
ed universalmente) dal diritto d’Autore a cosa servirebbe l’istituto giuridico del Design Registrato?
In definitiva, dunque, tutelare un prodotto industriale con un potenziale di successo e competitività tramite
il design registrato rimane in assoluto la scelta consigliata, anche nel caso in cui tale prodotto mostri un
qualche valore artistico o creativo.
10. È possibile cumulare la protezione nazionale sul design con qualche altra forma di tutela?
La normativa italiana consente, relativamente ad una stessa forma, la possibilità di cumulare la protezione
come design nazionale e la protezione come brevetto per modello di utilità.
Per far sì che tale principio sia applicabile, è necessario il verificarsi di particolari requisiti. Nella pratica, il
disegno o modello, oltre a possedere i requisiti per essere registrato come tale, deve presentare una forma
che potenzi l'utilità dell'oggetto al quale si applica. Se la tutela sul design protegge unicamente la forma in
capo all'oggetto, la tutela come brevetto per modello di utilità protegge l'idea funzionale che si realizza in
quella stessa forma.

11. Il design italiano 9
È bene ricordare, però, che le due tipologie di tutela, anche per una diversa durata temporale dei diritti,
non possono venire cumulate direttamente in un'unica domanda di registrazione.
11. Quali sono le procedure da seguire per ottenere un design nazionale registrato?
Al fine di ottenere la protezione di un design come registrato, è necessario avviare una procedura di
registrazione. Questa prende origine con la presentazione di una domanda di registrazione presso l'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso qualsiasi Camera di Commercio del paese. Una volta che siano
ritenuti validi tutti i requisiti richiesti, il Ministero provvederà al rilascio di un attestato di registrazione.
È decisamente consigliabile rivolgersi ad uno studio specializzato che sia iscritto ufficialmente come
mandatario e quindi possa svolgere la funzione di rappresentanza, in questo modo infatti l'iter di
registrazione e tutte le procedure ad esso annesse saranno gestite con estrema professionalità e sicurezza.
Prima di procedere con la registrazione di un disegno o modello sarà necessario assicurarsi che la forma del
prodotto sia ancora segreta o che nel caso essa sia stata già divulgata, non lo sia da più di 12 mesi, in
questo caso potrebbe essere compromessa la possibilità di estensione in numerosi paesi.
È altresì buona prassi prima di intraprendere tali procedure effettuare una ricerca dei disegni e modelli già
registrati o divulgati, e questo non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale:
 presso le banche dati consultabili dal sito UIBM
 presso la banca dati dei design comunitari consultabile sul sito UAMI
 presso i mezzi informativi del settore specializzato in cui si opera
in questo modo, il titolare deciderà se proteggere il suo disegno o modello a seconda della concorrenza, e
potrà contemporaneamente tutelarsi dal rischio di eventuali cause di nullità per aver registrato un design
analogo ad uno già esistente.
12. Quali sono le procedure da seguire per ottenere un design nazionale non registrato?
Al fine di acquisire i diritti per un design non registrato è necessario "divulgare", ossia rendere pubblico e
noto il disegno o modello negli ambienti specializzati del settore in cui si opera. Di questa divulgazione il
titolare deve essere in grado di certificarne la data certa e il mezzo divulgativo, unici strumenti ritenuti
validi per dimostrare l'esistenza di un qualche diritto sul disegno o modello. Analogamente all'istituto
registrato, è sempre raccomandabile da parte del titolare effettuare una ricerca sulle anteriorità prima di
divulgare il proprio design.
I mezzi attraverso cui può essere attuata una divulgazione sono sinteticamente riportati di seguito:
 esposizioni in fiere
 pubblicità
 siti web
 cataloghi e riviste del settore
 invio di esemplari omaggio
 descrizione del disegno o modello su libri specializzati
 vendita.

12. Il design italiano 10
13. È possibile ottenere con una domanda di registrazione la protezione di più disegni o modelli?
Il processo di registrazione per un design nazionale consente di depositare, in una sola domanda, anche una
pluralità di disegni e modelli.
Qualora si decidesse di procedere con una domanda multipla bisognerà assicurarsi che tutti i disegni e
modelli da registrare appartengano alla stessa classe della classificazione di Locarno. Se nella legislazione
precedente vi era un limite nel numero dei disegni o modelli registrabili, l'attuale Codice del Proprietà
Industriale, in conformità con la normativa comunitaria, ha abrogato qualsiasi limitazione di questo tipo.
I disegni e modelli saranno sì registrati simultaneamente ma ciascuno di essi conserverà la propria
autonomia, infatti, sarà possibile gestire in modo indipendentemente un disegno o modello piuttosto che
un altro.
Si noti che, da un punto di vista economico, sarà necessario provvedere al pagamento di una sovrattassa
per la domanda multipla anche se il costo totale della pratica sarà sottoposto a delle agevolazioni visto il
maggior numero di design da registrare.
14. Vi sono metodi di consultazione pubblica dei design registrati nazionali?
I disegni e modelli registrati, esclusi quelli protetti da un periodo di differimento (periodo di massimo 30
mesi in cui il titolare del design può decidere di non veder pubblicato il suo titolo), sono consultabili
pubblicamente. Esiste a tale scopo uno strumento accessibile gratuitamente attraverso il sito dell'UIBM,
una banca dati costantemente aggiornata in cui è possibile reperire i vari design registrati in Italia.
Per onere, bisogna ricordare che oltre a questa risorsa, l'UAMI fornisce un'ulteriore e imponente banca dati
che tiene a memoria non solo i design registrati come comunitari ma anche quelli registrati a livello
nazionale su tutto il territorio dell'UE. Infatti è sempre e comunque buona norma non limitare la propria
ricerca a livello europeo ma, in conformità ai dettami del proprio settore, estendere l'indagine mediante
altri mezzi divulgativi quali riviste specialistiche, fiere, pubblicazioni oppure risorse web.
La consultazione di una così valida piattaforma di informazioni prima di registrare o divulgare il proprio
design, ed anche nelle fasi successive, non può non essere uno step quasi obbligato.
15. Quando un design registrato è dichiarato nullo?
Un disegno o modello dichiarato nullo equivale ad un disegno o modello mai esistito. Se per annullare un
design registrato comunitario era necessaria una sentenza del Tribunale dei Disegni e Modelli comunitari o
di una divisione di annullamento dell’UAMI, per l'annullamento di un design registrato italiano sarà
sufficiente la sentenza di una sezione specializzata di un tribunale italiano. Sono 12 i tribunali italiani che
presentano sezioni specializzate per il design: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Il Codice della Proprietà Industriale elenca una serie di cause per le quali un design nazionale, alla stregua di
un design comunitario, presenti le prerogative necessarie per la nullità, cioè nel caso in cui:
 non si tratti di un disegno o modello, oppure non sia parte visibile di un prodotto complesso
 non sia nuovo

13. Il design italiano 11
 non presenti carattere individuale
 non si conformi al buon costume e all'ordine pubblico
 presenti simboli, emblemi o stemmi riservati a livello internazionale o nazionale
 violi un altrui diritto di proprietà intellettuale, in particolare se il disegno o modello si ritenga essere
in conflitto con segni distintivi precedenti o se sia parte di un prodotto tutelato dal diritto d'autore
 il titolare non abbia diritto al design poiché non è né l'autore, né il coautore, né un avente causa.
16. In quali casi si può parlare di contraffazione e, come agire?
Il design inteso come "forma esterna di un prodotto" è un elemento di incredibile valore per la
competitività delle merci sul mercato. Tuttavia essendo il primo strumento di conoscibilità del prodotto
stesso, poiché ne costituisce la parte immediatamente visibile, è decisamente alla portata dell'osservatore
e anche del concorrente che, in buona o cattiva fede, potrebbe appropriarsene indebitamente.
È qui che si parla di contraffazione. La contraffazione, infatti, non è nient'altro che la violazione di uno dei
diritti acquisiti mediante una forma di tutela, di qualsiasi tipo essa sia.
La contraffazione ha origini decisamente primitive, e nonostante l'impegno delle istituzioni per prevenirlo e
osteggiarlo, oggi ha assunto una portata davvero incalcolabile anche a causa dei nuovi sistemi di
comunicazione, in particolar modo del web, che ne hanno favorito la diffusione. Sebbene alcuni settori
risultino essere maggiormente colpiti, si veda ad esempio il settore dell'abbigliamento e della moda, il
fenomeno si estende in vasta scala in tutti i maggiori settori produttivi del nostro paese.
Colui che intende perciò commercializzare un oggetto industriale, di qualsiasi tipo esso sia, deve tutelarsi
dalla contraffazione con la stessa attenzione e cura con cui protegge giuridicamente il prodotto stesso.
Infatti, i danni conseguenti ad un contraffazione possono essere davvero gravi per l'impresa, poiché vanno
a colpire proprio quelli che sono i fattori concorrenziali che ne determinano il successo sul mercato, ossia
l'aspetto economico, l'immagine aziendale e la competitività stessa sia del prodotto che dell'impresa.
È per questo motivo che, tornando in materia di disegni e modelli, il titolare di un design o chi per lui deve
costantemente monitorare il panorama di commercializzazione del proprio prodotto e creare una vera e
propria strategia di controllo a sua tutela:
1. preventivamente, andando ad incrementare le proprie conoscenze sul diritto nazionale e
internazionale in merito alla contraffazione, oltre che sulle misure risolutive applicabili in caso
questa si verifichi;
2. dopo la registrazione/divulgazione, controllare periodicamente le pubblicazioni nei settori
specializzati in modo tale da verificare se vi sia qualche prodotto potenzialmente lesivo rispetto al
proprio. In questo caso sarà possibile avviare una procedura di nullità;
3. dopo la registrazione/divulgazione, controllare tra i prodotti immessi sul mercato quelli
potenzialmente lesivi rispetto al proprio design ed eventualmente sottoporre una domanda di
vigilanza doganale affinché questi siano ritirati dai traffici commerciali;
4. una volta costatata la contraffazione, chiedere un parere legale al fine di intraprendere le dovute
azioni giudiziarie.
In Italia, si sono fatti passi da gigante nel creare sul piano normativo ed istituzionale degli strumenti capaci
di combattere in modo efficacie la contraffazione, al fine di rilanciare la competitività in campo industriale

14. Il design italiano 12
del made in Italy. Oltre ad un inasprimento delle pene per i reati di questo genere, sono stati istituiti una
serie di enti deputati al controllo di questo fenomeno in Italia:
 nel 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato vita alla Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione - UIBM che, attraverso la sua politica, attua contemporaneamente una
sensibilizzazione sui temi della contraffazione e una lotta nei confronti di questa;
 nel 2010, viene istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della
contraffazione e della pirateria in campo commerciale;
 nel 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico istituisce un Consiglio Nazionale Anticontraffazione
(CNAC), un vero e proprio organo istituzionale che si adopera per la lotta alla contraffazione.
17. Quanto dura la protezione nazionale? È possibile rinnovarla?
Un design registrato rispetto ad uno non registrato presenta un diverso periodo di validità.
I disegni o modelli registrati sono validi per 5 anni a partire dalla data di deposito della domanda.
Solamente i design registrati ammettono la possibilità di rinnovare la copertura di cinque anni in cinque
anni per un massimo di 25 anni.
I disegni o modelli non registrati, invece, permangono per un massimo di tre anni dalla data di divulgazione
e non sono rinnovabili. Per il primi dodici mesi di tale periodo, il cosiddetto "periodo di grazia o di
tolleranza", sarà possibile commutare il design non registrato in design registrato.
18. Ottenuti i diritti nazionali sul design, è possibile procedere con una registrazione comunitaria?
Un design italiano può essere estendere i propri diritti a livello dei paesi della Comunità Europea attraverso
l'istituto giuridico del design comunitario.
A partire dalla data di deposito della domanda come design nazionale fino ai 6 mesi successivi, il titolare del
disegno o modello potrà decidere se presentare domanda di registrazione comunitaria presso l'ufficio
UAMI con sede ad Alicante.
La registrazione comunitaria si configura come una valida strategia di estensione della protezione per i
territori dell'Unione Europea: infatti senza procedere a singole registrazioni nei diversi stati, con una sola
domanda di registrazione e una sola pratica sarà possibile far valere gli stessi diritti sul proprio design
simultaneamente in una pluralità di stati, quali:
ITALIA, FRANCIA, BENELUX (BELGIO, OLANDA,
LUSSEMBURGO), GERMANIA, AUSTRIA,
DANIMARCA, IRLANDA, GRAN BRETAGNA, GRECIA,
SPAGNA, PORTOGALLO, FINLANDIA, SVEZIA,
CIPRO, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, MALTA,
POLONIA, REPUBBLICA CECA, SLOVACCHIA,
SLOVENIA, UNGHERIA, BULGARIA, ROMANIA,
CROAZIA.
19. Ottenuti i diritti nazionali sul design, è possibile procedere con una registrazione internazionale?
Figura 2. Paesi coperti dalla tutela comunitaria

15. UAMI – UFFICIO PER
L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO
MARCHI, DISEGNI E MODELLI
CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE
Il presente Certificato di Registrazione è emesso per il
Disegno o Modello Comunitario registrato descritto di
seguito. I dati corrispondenti sono stati iscritti nel
Registro dei Disegni e Modelli Comunitari.
OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS
CERTIFICATE OF REGISTRATION
This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
Register of Community Designs.
Registrato / Registered 10/06/2013
No 002252254-0001
Il Presidente / The President
António Campinos

16. Il design italiano 13
I diritti su un design italiano possono essere estesi anche in una serie di altri paesi, designati dall'Accordo
dell'Aja, nei quali il disegno o modello registrato equivale ad un deposito nazionale soggetto alle normative
in materia (requisiti, limitazioni, diritti e durata) dei singoli stati.
Gli stati designabili potrebbero essere differenti a seconda della nazionalità del titolare del disegno o
modello, per quanto a noi concerne, i paesi che un richiedente italiano può designare per un deposito
internazionale sono:
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (AOPI), ALBANIA, ARMENIA,
AZERBAIGIAN, BELIZE, BENELUX, BENIN, BOSNIA E ERZEGOVINA, BOTSWANA,
BULGARIA, COREA DEL NORD, COSTA D'AVORIO, CROAZIA, DANIMARCA, EGITTO,
ESTONIA, FRANCIA, FINLANDIA, GABON, GEORGIA, GERMANIA, GHANA, GRECIA,
ISLANDA, ITALIA, KIRGHIZISTAN, LETTONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA,
MACEDONIA, MALI, MAROCCO, MOLDAVIA, MONACO, MONGOLIA, MONTENEGRO,
NAMIBIA, NIGER, NORVEGIA, OMAN, POLONIA, ROMANIA, RUANDA, SAO TOME
AND PRINCIPE, SERBIA, SENEGAL, SINGAPORE, SLOVENIA, SIRIA, SPAGNA,
SVIZZERA, SURINAME, TAGIKISTAN, TUNISIA, TURCHIA, UCRAINA, UNGHERIA,
UNIONE EUROPEA.
Il titolare che intende depositare un disegno o modello in uno di questi paesi può procedere alla
registrazione o direttamente presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale OMPI o
indirettamente attraverso l'UIBM.
20. Quando è necessario essere rappresentati da terzi e, quali sono i possibili vantaggi?
La portata del diritto in capo ad un disegno o modello, ma più in generale a qualsiasi tipo di titolo di
proprietà industriale, dipende da come si esegue la procedura di registrazione. Il grado di professionalità
che si applica nella gestione di tali procedimenti determina il grado di validità del diritto ottenuto sul titolo.
Dato lo stesso oggetto e tentate tre registrazioni dello stesso:
a) l’inesperto potrebbe ottenere un diritto nullo o annullabile
b) il poco esperto, un diritto facilmente aggirabile e non estendibile fuori dall’Europa
c) l’esperto, un diritto solido che si estende anche ai prodotti simili e facilmente estendibile all’estero.
Si tenga presente che per operare come "consulente in proprietà industriale" in Italia sono necessari una
laurea, un tirocinio biennale presso un consulente esperto ed il superamento di un esame di Stato. Al che,
affidarsi in mani esperte consentirà di essere costantemente affiancato per:
 tutte le procedure relative alla pratica
 risoluzione di qualsiasi controversia
 formulazione di una strategia ottimale per il raggiungimento di determinati obiettivi
 procedure di aggiornamento dati della pratica
 gestione delle scadenze dei pagamenti
 gestione delle scadenze dei rinnovi
 gestione di eventuali azioni di nullità
 gestione di eventuali processi anti-contraffazione.
21. È possibile concedere in licenza un disegno o modello italiano?

17. Il design italiano 14
Come per i design comunitari, anche i disegni o modelli italiani possono essere concessi in licenza. Con il
termine 'licenza' si intende la cessione di un qualsiasi diritto da parte di un titolare ad un altro soggetto al
fine di utilizzare un dato prodotto. Questo rapporto è regolato da alcune norme dettate da un contratto e
dal pagamento di un corrispettivo. Colui che concede una licenza è definito licenziante e colui che ne è
disegnato destinatario è il licenziatario.
Perché essa sia valida, è necessaria la sottoiscrizione di un contratto che ne determini norme fondamentali
e tipo di licenza, che può differire da un punto di vista di:
 diritti conferiti: esclusivi o non esclusivi
 durata: completa o per una parte limitata rispetto alla durata del design
 compenso economico: corrispettivo una tantum, a canone rispetto al fatturato del prodotto, a
titolo gratuito.
Il contratto di licenza tutela le due parti anche in materia di contraffazione. A favore del licenziante si parla
di contraffazione nel caso in cui il licenziatario violi un qualsiasi punto del contratto di licenza; a favore del
licenziatario si parla di contraffazione quando terzi abusano dei diritti conferiti dalla tutela. Si noti però che
il licenziatario può agire contro terzi designati contraffattori solo previo consenso del licenziante, salvo
diversa disposizione contrattuale.

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Questo documento, sia nella sua interezza che limitatamente a porzioni di testo o singole immagini, è
protetto dal diritto d'autore ai sensi della normativa vigente a livello nazionale ed internazionale. In
quanto tale, solo il titolare dei diritti di sfruttamento economico (in questo caso lo Studio Giambrocono &
C. S.p.A.) può autorizzarne la riproduzione.
Perché allora non scriviamo "tutti i diritti sono riservati", come si usa fare, visto che di fatto lo sono?
Perché tale dicitura, tranne nel caso particolare della riproduzione di "articoli di attualità di carattere
economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali" (articolo 65 della Legge sul Diritto
d'Autore) è oggi del tutto superflua.
La necessità della frase "tutti i diritti sono riservati" fu imposta dalla Convenzione di Buenos Aires sul
diritto d'autore, siglata l'11 agosto del 1910 nella capitale argentina.
Tuttavia, una diversa, più risalente e diffusa Convenzione, la Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche imponeva invece ai Paesi firmatari di riconoscere in regime di reciprocità il
copyright indipendentemente da ogni "dicitura" presente nell'opera o a margine della stessa.
Così, quando il 23 agosto del 2000, anche l'ultimo dei Paesi membri della Convenzione di Buenos Aires,
ovvero il Nicaragua, ha aderito anche alla Convenzione di Berna, formalmente la dicitura "tutti i diritti sono
riservati" è divenuta un mero retaggio del passato, per quanto ancora oggi sia spesso utilizzata per evitare
"ambiguità" sulla possibilità di riprodurre liberamente un'opera dell'ingegno.