Доменні імена в Інтернеті та альтернативне вирішення спорів. Кравчук А.Б. Літня школа з інтелектуальної власності - 2016

2. Власник
ТМ
або
комерційного
найменування VSVS
«Власник»
доменного імені
реєстрант
«Власник»
доменного імені
реєстрант
Дійові особиДійові особи

3. Дійові особиДійові особи
правовласник
адміністратор
реєстрант
реєстратор

4. Адміністратор публічного домену - особа, що здійснює заходи з
адміністративного супроводу публічного домену та забезпечення його
працездатності.
Реєстратор - особа, що надає послуги, необхідні для технічного
забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного
імені.
Реєстрант - особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та
делегування приватного доменного імені.
(п. 2 Регламенту публічного домену версія 3.2 від 01.11.2013 р.)

5. Крок №1 – встановлення власника прав інтелектуальної власності
на засіб індивідуалізації на території України та об’єм охорони
ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

6. БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг
http://base.uipv.org/searchBUL/search

8. 1. Міжнародна реєстрація
не поширюється на
територію України

9. 2. Дата подання заявки на торговельну марку
3. Строк чинності прав на торговельну марку
4. Договір про передання прав укладено, але не зареєстровано
Частина 2 ст. 1114 ЦКУ
Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які
відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної
реєстрації, підлягає державній реєстрації.

10. Комерційне найменування
стаття 489 ЦК України
право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту
першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового
подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є
комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.
абзац 4 пункту 80 Постанови ВГСУ від 17 жовтня 2012 року N 12
Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування
може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або
фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації
(рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів
на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні
патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

11. Крок 2 - чи має місце порушення?

12. Абзац 3 пункту 59 Постанови ВГСУ від 17 жовтня 2012 року
Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на
знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам
використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим
знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких
цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

13. Крок №3Крок №3 – «– «власник» домену
дата реєстрації домену
строк дії домену
1. WHO IS

14. Життєвий цикл включає наступні етапи:
- фактична реєстрація (Registered), що становить 1 рік;
- період автоматичного продовження (Auto Renew Grace Period), коли може бути
продовжений період реєстрації, і який становить 30 днів, після спливу яких
доменне ім’я видаляється. Впродовж цього періоду можливе здійснення лише
або продовження реєстрації, або видалення домену (розділ 8 Регламенту
публічного домену).
- період відновлення домену після видалення (Redemption Grace Period), який
встановлюється після надходження команди на видалення домену (в разі не
продовження періоду реєстрації) і означає, що домен може бути відновлений
спеціальною командою впродовж 30 днів (розділ 8 Регламенту публічного
домену).
- період фактичного видалення, який наступає в разі не відновлення домену.
Період фактичного видалення триває 5 днів і після його закінчення домен стає
доступним для реєстрації.
Регламент публічного домену від 01.11.2013 року

15. 2. Торговельна марка (якщо спірне доменне ім’я в зоні .ua)

16. 3. Адвокатський запит до реєстратора доменного імені
4. Витребування доказів
Дані щодо власника веб-сайту можуть бути витребувані відповідно
до положень пункту 4 статті 65, статті 38 ГПК у адміністратора системи
реєстрації та обліку доменних імен і адрес українського сегменту мережі
Інтернет (п.46 Постанови ВГСУ від 17 жовтня 2012 року N 12).
ст. 133 ЦПК Забезпечення доказів
3. За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази
до пред'явлення нею позову.
ст. 137 ЦПК Витребування доказів

17. Крок №4 – аналіз перешкод
(і) право попереднього користувача;
(іі) некомерційне використання знака;
(ііі) усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
(іv) добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес
(v) використання доменного імені для переадресації на інший веб-сайт;
(vі) використання доменного імені для розміщення гіперпосилання
на інший веб-сайт

18. Ч.1 ст.500 ЦК України
будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено
пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала
торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання,
має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося
зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
ПОЗИВАЧ:
власник
ТМ
LUX GROUP ПРОТИ
ВІДПОВІДАЧ:
«власник»
доменного імені
luxgroup.com.ua
ВІДПОВІДАЧ:
«власник»
доменного імені
luxgroup.com.ua
дата реєстрації домену -
24.11.2008 року
дата подання заявки -
08.06.2011 року
Право попереднього користувача

20. ПОЗИВАЧ
власник
доменного імені
«zakaz.ua»
ПОЗИВАЧ
власник
доменного імені
«zakaz.ua»
ВІДПОВІДАЧ
власники ТМ
«ZAKAZ» комб.,
«ЗАКАЗ» слов., комб.
(35 клас МКТП)ПРОТИ
Солом’янський районний суд м. Києва, справа N2-1474, рішення від 21 травня 2012 р.
Постановив:
Визнати частково недійсним свідоцтво на знак «ЗАКАЗ» слов.
Підстава:
Словесне позначення «ЗАКАЗ» є описовим при використанні щодо зазначених у свідоцтві послуг
35 класу МКТП або у зв’язку з ними, зокрема вказує на властивість послуг.
Інші перепони для правовласника

21. Редирект – чи є порушенняРедирект – чи є порушення
прав?прав?

22. Рішення Господарського суду м. Києва від 04.10.2011 р. у справі №
20/296
Судом встановлено, що при відкриванні у вікні веб-браузера сторінки з адресою
http://fujikura.com.ua відбувається перенаправлення (переадресація) на веб-
сайт http://www.netech.dn.ua. Згідно із роздрукованою сторінкою із мережі
Інтернет на веб-сайті http://www.netech.dn.ua пропонуються товари Компанії
ФУДЖИКУРА, зокрема, апарати для зварки оптичних волокон.
Матеріали справи не містять доказів того, що з моменту делегування доменного
імені fujikura.com.ua доменна адреса http://fujikura.com.ua використовувалась
не лише для здійснення переадресації, але і містила відомості про певні
товари і послуги, зокрема, товари 09 класу МКТП.
При цьому, суд погоджується, що реєстрація доменного імені не є
використанням торговельної марки у розумінні ст. 16 Закону, так як
торговельна марка вважається використаною лише у випадку її використання
стосовно товарів та послуг, для яких вона зареєстрована.

23. Рішення Господарського суду м.
Києва
від 26.11.2014 р.
№ 910/8223/14
vilpe.com.ua
vilpe.net.ua
Експертне дослідження
телекомунікаційних систем
(обладнання) та засобів

24. Крок №5Крок №5 – збирання доказів порушення
1. Роздруківка веб-сторінки
Роздруківки інтернет-сторінок (web-сторінок) самі по собі не можуть бути
доказом у справі (п.46 Постанови ВГСУ)
2. Протокол огляду веб-сайту судом
Стаття 39 ГПК
Огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження
Господарський суд може провести огляд та дослідження письмових і речових
доказів у місці їх знаходження в разі складності подання цих доказів.
За результатами огляду та дослідження складається протокол, який
підписується суддею. Протокол приєднується до матеріалів справи.

25. 3. Протокол огляду інтернет-сайту, складений нотаріусом РФ в порядку
забезпечення доказів
Глава ХХ Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат.
Відповідно до ст. 13 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р. протокол такого
огляду матиме на території України доказову силу офіційного документа.
4. Експертне дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та
засобів
5. Відео-, аудіозапис процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою
сайта, стосовно якого є відомості використання його з порушенням прав;
такий запис, здійснений на електронному чи іншому носії (жорсткому диску
комп'ютера, дискеті, диску для лазерних систем зчитування, іншому носії
інформації), подається до суду із зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей
запис здійснено і може бути речовим доказом у справі (п.46 Постанови ВГСУ).
6. Письмовими доказами можуть бути також довідки, отримані від провайдерів і
мережевих пошукових служб

26. Крок №6 – що далі?
(і) лист - вимога;
(іі) мирова угода;
(ііі) підготовка позову та заяви про забезпечення позову –
блокування доменного імені;
Ч.1 ст. 153 ЦПК Заява про забезпечення позову розглядається
судом, у провадженні якого перебуває справа, в день її
надходження без повідомлення відповідача та інших осіб,
які беруть участь у справі.
ГПК – строки не встановлені

27. (іv) підготовка клопотання про призначення судової експертизи
П.65 Постанови ВГСУ від 17 жовтня 2012 року N 12
Для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те,
чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака;
чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо
місця походження та якості товарів, позначених цим знаком;
які частини зображення є тотожними з іншим зображенням;
чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо),
господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру,
призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду
функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість
знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

28. забезпечення позовузабезпечення позову
• заборонити реєстранту вчиняти будь-які дії з переделегування доменного
імені на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії
щодо внесення змін або записів до сервісу стосовно доменного імені, в
тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені або
видаляти вказане доменне ім'я;
• заборони реєстратору вчиняти дії з переделегування доменного імені Іна
користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до
бази стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені,
особи реєстратора доменного імені, а також припиняти (скасовувати)
делегування вказаного доменного імені.

29. Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання
ухвали про забезпечення позову
9. Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку,
встановленому для виконання судових рішень.
Стаття 210. Зміст ухвали суду
3. Якщо ухвала має силу виконавчого документа і підлягає виконанню за
правилами, встановленими для виконання судових рішень, така ухвала
оформлюється з урахуванням вимог, встановлених Законом України
"Про виконавче провадження".

30. ЗУ «Про виконавче провадження»
Стаття 18. Вимоги до виконавчого документа
1. У виконавчому документі зазначаються:
1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи,
що його видали;
2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
3) повне найменування / ім'я стягувача і боржника, їх місцезнаходження, ідентифікаційний код, а
також інші дані, якщо вони відомі.
4) резолютивна частина рішення;
5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;
6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.
2. У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, у
виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в
якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов'язок чи право
стягнення є солідарним.
3. Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із
зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення виконавчого документа
гербовою печаткою є обов'язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий
документ, за законом зобов'язаний мати печатку із зображенням Державного Герба України.

31. • Боржниками за даною ухвалою є:
• Реєстрант (адреса; ідентифікаційний код).
• Реєстратор (адреса; ідентифікаційний код).
• Стягувачем за даною ухвалою є позивач (адреса; ідентифікаційний
код).
• Дана ухвала підлягає обов'язковому виконанню на всій території
України з моменту її винесення, а саме з __________.
• Строк пред'явлення даної ухвали до виконання складає один рік з
моменту її винесення, тобто до ____.

32. позовні вимогипозовні вимоги
1. визнати використання відповідачем доменного імені
порушенням прав позивача на торговельну
марку/комерційне найменування
2. заборонити відповідачу використовувати в доменному
імені
торговельну марку/комерційне найменування
3. переделегувати / передати доменне ім'я позивачу

33. заборона використання об’єкта ІВ узаборона використання об’єкта ІВ у
доменному іменідоменному імені
торговельні марки – ст. 16, 20
Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг”
комерційні найменування – ст. 490 ЦК
України
належний спосіб захисту прав, що відповідає
вимогам закону

34. переделегування (передача) доменногопеределегування (передача) доменного
іменіімені
ст. 13 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод
Постанова Верховного суду України від 21 травня 2012
року у справі № 6-20цс11:
ефективний засіб захисту, тобто такий, що
відповідає змісту порушеного права, характеру його
порушення та наслідкам, спричиненим цим
порушенням”.
 загальні способи захисту
(ст. 16 ЦК України);
 спеціальні способи захисту
(ст. 432 ЦК України)

35. Судова практикаСудова практика
Рішення Солом’янського суду м. Києва від 03.10.2012 р.
у справі №2- 1770/12
щодо доменних імен ebay.com.ua, ebay.co.ua
Зобов’язано реєстратора здійснити
переделегування доменних імен

36. Інша думка щодо реєстраторівІнша думка щодо реєстраторів
ВГСУ справа N 5011-39/8538-2012 від 26.11.2013
…реєстратор та адміністратор публічного домену є особами, які в
даному випадку вдавалися до виконання комплексу організаційно-
технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування
технічних засобів підтримки адресування споживачів послуг Інтернету.
Враховуючи це, а також беручи до уваги відсутність у матеріалах
справи даних про використання належних позивачу позначень
відповідачами 2 та 3, суди, взявши до уваги вимоги статті 56 Закону
України "Про телекомунікації", дійшли правильного висновку про
відсутність передбачених чинним законодавством підстав для
покладення відповідальності у зв'язку з виявленим за
обставинами цієї справи порушенням на зазначених осіб
kaeser.com.ua

37. Позовні вимогиПозовні вимоги
Анулювати / скасувати реєстрацію / припинити
делегування видалити доменне ім’я

38. п. 7.3.2 Регламенту публічного домену від 1 листопада 2013
р.
Видалення доменного імені здійснюється:
3) реєстратором за рішенням суду, в будь-який час.
РИЗИК: «перехоплення» доменного іменіРИЗИК: «перехоплення» доменного імені

39. Рішення Господарського суду м. Києва від 25.02.2016 р.
у справі № 910/30404/15 - citibank.ua
… Регістратор доменного імені уповноважений вносити зміни
до реєстру щодо запису в доменне ім'я, а також скасувати
делегування доменного імені. Враховуючи той факт, що дію
свідоцтва України N 94694 припинено, то й реєстрація
доменного імені citibank.ua має бути скасована, оскільки без
торговельної марки, зареєстрованої належним чином на
території України, делегування доменного імені в зоні.UA
неможливе.
Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від
05.11.2014 р.
у справі № 761/18859/14-ц
Анульовано реєстрацію домену aqualift.com.ua

40. анулювання реєстрації доменних іменанулювання реєстрації доменних імен
у практиці ЄСПЛу практиці ЄСПЛ
Рішення ЄСПЛ від 18.09.2007 р. - freundin-online.de
•Доменне ім’я – об’єкт власності у розумінні ст. 1 Протокола №1 Конвенції
про захист прав людини
•Зобов’язання припинити використання доменного імені та подати заявку
реєстратору про анулювання не обмежує право власності, оскільки сприяє
захисту загального законного інтересу в підтримці функціонуючої системи
захисту товарних знаків та / або інших позначень, тому спрямоване на
запобігання неправомірному використанню третіми особами ( в даному
випадку - заявником ) розрізняльної здатності та репутації охоронюваних
знаків та імен, що завдає шкоди їх власникам
Paeffgen
GMBH
Paeffgen
GMBH
ПРОТИ

41. додатковадодаткова
позовна вимогапозовна вимога
стягнути компенсацію за порушення прав інтелектуальної
власності

42. грошова компенсація у спорахгрошова компенсація у спорах
про доменні іменапро доменні імена
Авторські права
п. «г» ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про
авторське право і суміжні
права»
виплатити компенсацію у розмірі
від 10 до 50000 мінімальних
заробітних плат
= 13 780 – 68 900 000 грн.
Права на ТМ, комерційне
найменування, ім’я відомої
особи
п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України
Суд у випадках та в порядку,
встановлених законом, може
постановити рішення про
застосування разового грошового
стягнення.
Розмір стягнення визначається
відповідно до закону з урахуванням
вини особи та інших обставин, що
мають істотне значення.
= 0 грн.

43. Джерела:
• Цивільний кодекс України
• Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”
• Закон України “Про телекомунікації”
• Справа ЄСПЛ PAEFFGEN GMBH v. Germany, no. 25379/04, 21688/05, 21722/05 and
21770/05, ECHR, decision as of 18 September 2007. 14
•Спільна Рекомендація «Про положення щодо охорони загальновідомих знаків», прийнята
Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною асамблеєю
ВОІВ на 34-й серії засідань Асамблей держав - членів ВОІВ відбулася 20-29 вересня 1999 р.
•Спільна Рекомендація “Про положення щодо охорони знаків та інших прав промислової
власності на позначення в Інтернеті”, прийнята Асамблеєю Паризького союзу з охорони
промислової власності та Генеральною асамблеєю ВОІВ на 36-й серії засідань Асамблей
держав - членів ВОІВ 24 вересня - 3 жовтня 2001 р.
•Єдина Політика вирішення спорів (UDRP) 1999, останні зміни - 31.07.2015 р.
•Локальні акти уповноважених ICANN організацій (WIPO “Supplemental Rules”)
•Регламент домену .UA.UA - визнається додатком до договорів (є обов’язковими тільки для
сторін договору)
•Тимчасові правила реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР.УКР
•Регламенти інших доменних зон

44. i vis pacem, para
bellum
хочеш миру - готуйся до війни

45. © Кравчук А.Б., 28.07.2016.