Manual de Propiedad Industrial.pdf

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Temas de Derecho de Propiedad Industrial
Cuido de edición:
Alicia Casco Guido
Revisión de texto:
Eduardo J. Saballos Almendárez
Diagramación:
Reynaldo Silva Flores
© Todos los derechos reservados conforme a la ley
Primera Edición 1998
© Guy José Bendaña Guerrero
Apartado postal 3140
Managua, Nicaragua
Impreso por Impreandes Presencia S.A

3
Guy Bendaña Guerrero
A Blanca,
que ha hecho posible
esta pequeña obra
A la memoria de
Don Henry Caldera -Pallais

4

5
Indice
PROLOGO
Capítulo I. Síntesis comparativa del convenio centroamericano para la
protección de la propiedad industrial, el protocolo de modificación
al mismo y la ley de marcas de 1907 15
1. Introducción 15
2. Síntesis comparativa entre la ley de marcas de 1907, el convenio
y el protocolo 16
2.1. Diferentes sistemas para la adquisición de las marcas 16
Planteamiento de la posible vigencia de una marca
adquirida bajo la vigencia de la Ley de Marcas de
1907, que no fue renovada después de haber
entrado en vigencia el Convenio 18
2.2. Diferente enumeración de los signos cuyo uso
y registro como marca está prohibido 20
i) Prohibiciones de conformidad con el Convenio 20
ii) Prohibiciones de conformidad con el Protocolo 22
2.3. ¿Quiénes están facultados para solicitar y obtener
la titularidad de los signos distintivos? 23
2.4. Solicitud, requisitos y procedimiento para el
registro de marcas 24
a) Cantidad de signos distintivos que pueden
acumularse en una solicitud 24
b) Exigencia de documentos que deben ser agregados
a la solicitud de Registro 24
c) Requisitos del poder 25
d) La Gestión Oficiosa 26
e) Requisitos de la solicitud de registro 26
f) Cotitularidad de las marcas 29
g) Presentación de las solicitudes, pedidos y comunicaciones 29
h) Notificaciones 30
i) Procedimiento de la solicitud de registro 30
j) Diferencia fundamental del procedimiento entre el Convenio y el
Protocolo 32
k) División de solicitudes 33

6
2.5. Desistimiento 33
2.6. Caducidad 34
2.7. Prescripción 35
2.8. A quien corresponde el mejor derecho entre inscripciones
de marcas idénticas 36
2.9. Vigencia de la marca 36
2.10. Procedimiento en la oposición 37
2.11. Recursos 38
2.12. Facultades más amplias del Registrador 41
2.13. Clasificación de productos y servicios 41
2.14. Traspaso de las marcas 42
2.15. Las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los nombres
comerciales, emblemas, las señales de propaganda, indicaciones
geográficas y denominaciones de origen, traspaso, licencias de uso
e inscripción de cambio de nombre del titular 42
2.16. El derecho de prioridad 43
2.17. Prerrogativas del titular de la marca 43
2.18. El derecho de seguimiento 44
2.19. Pérdida del derecho sobre la marca 45
2.20. La cancelación de la marca por falta de uso 46
2.21. La reivindicación del derecho sobre el signo distintivo 47
2.22. Competencia desleal 48
Principales deficiencias del convenio 49
4. Principales deficiencias del protocolo 51
5. Conclusión 54
Capítulo II. La Marca Notoria 55
6. Concepto 55

7
7. Marcas Notariales Mundiales y Célebres 55
8. Protección de la Marca Notoria en el protocolo de modificación 56
9. Idea sobre un sistema internacional de registro 56
10. Alcance de la protección de la Marca Notoria 57
Capítulo III. La competencia desleal 59
11. Introducción 59
12. Definición 60
13. Niveles de las transacciones 61
14. Breve Reseña Histórica 62
14.1. Edad Media 62
14.2. Modelo Paleo Liberal 62
14.3. Modelo Profesional 64
14.4. El Modelo Social 65
14.5. La regulación de la competencia desleal en Nicaragua 66
14.5.1. La Ley de Patentes de Invención y la Ley de marcas de
Fábrica de 1907 66
14.5.2. Disposiciones del Convenio Centroamericano 66
14.5.3. Disposiciones del Protocolo de Modificación al Convenio
Centroamericano 67
14.6. La Competencia desleal en las Convenciones de las
cuales es miembro Nicaragua 67
14.6.1. La Convención General Interamericana de Protección
Marcaria y Comercial 67
14.6.2. El Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial 68
15. Competencia ilícita o prohibida y competencia desleal 70
16. Relatividad del concepto de competencia desleal 71
17. La técnica jurídica de represión 72

8
17.1. Represión mediante la aplicación del principio de la
responsabilidad extracontractual 72
17.2 Represión mediante ley especial 73
18. supuestos Típicos 75
19. Naturaleza y contenido de la acción de competencia 76
20. Territorio 77
21. Objeto de la protección 77
22. Relación de competencia 78
23. No es necesaria la producción del daño para que se reprima
la competencia desleal 78
24. Cláusula general prohibitiva 79
25. Supuestos concretos de competencia desleal 80
25.1. Actos o conductas para aprovecharse del esfuerzo de otros
participantes en el mercado 80
25.2.1 Actos de confusión 80
25.2.2. Imitación 83
25.2.2.1. Imitación de iniciativas 83
25.2.3. Explotación de la reputación ajena 85
25.3. Actos de comparación 86
25.4. Copia no autorizada 87
25.5. Violación de secretos 87
26. Actos o conductas que constituyen ataques directos a otras empresas
participantes en el mercado 90
26.1. Inducción a la infracción contractual 90
26.2. Actos de denigración 93
27. Actos o conductas que inciden directamente en las posibilidades de
actuación de los participantes en el mercado impidiendo el funcionamiento
correcto del mismo 95

9
27.1. Actos de engaño 95
27.2. Violación de normas 98
27.2.1. Actos de competencia desleal y estado de competencia desleal 100
27.3. Discriminación 101
28. Pequeña cláusula general 102
29. Medidas o providencias cautelares 103
30. Acciones contra la competencia desleal 104
31. Tipos de acciones 105
a) Declarativa 105
b) De cesación 105
c) De remoción 106
d) De rectificación 106
e) De daños y perjuicios 106
f) Penal 107
32. Legitimación Activa 109
33. Legitimación Pasiva 110
34. El procedimiento en las acciones contra la competencia desleal en
Nicaragua 110
35. Aspectos más relevantes de la sentencia N° 33 de las diez y treinta
minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996 112
a. Diferencia entre Infracción del Derecho y Competencia Desleal 112
b. Funcionario competente para conocer de las acciones de represión
de competencia desleal 113
c. El procedimiento correcto 114
d. Alcances del recurso de amparo en cuanto a la protección de las
garantías individuales 115
36. Sanciones 116
37. Prescripción de la acción 117
38. Conclusiones y reflexiones 117
39. Competencia desleal en la Internet 120
40. La piratería marcaria 122

10
40.1 Concepto 122
40.2 La piratería marcaria como abuso del derecho 122
40.3 El pirata no sólo se apodera de marcas notorias 123
40.4 Protección en el Derecho comparado a las marcas
legítimas frente al pirata 123
40.5 Forma de actuar del pirata 123
40.6 El objetivo del pirata marcario es a menudo exigir un
rescate por la marca ajena 124
40.7. ¿Cómo hacer frente a este viciado ejercicio del derecho? 124
40.8. Instrumentos legales para combatir la piratería marcaria 124
Capítulo IV. Las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho
sobre marcas y patentes 126
41. Introducción 126
41.1 Desde el punto de vista del Derecho Marcario 126
a) Defensa de las importaciones paralelas 127
b) Cuestionamiento de las importaciones paralelas 127
c) El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad
Industrial 127
d) El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano 128
41.2 Desde el punto de vista del Derecho de Patentes 129
a) Definición de agotamiento del derecho de la Corte Suprema
alemana en una sentencia dictada en 1902 129
b) Nuestra actual Ley de Patentes 130
c) El “Anteproyecto de Convenio Centroamericano para la Protección
de la Propiedad Industrial (Invenciones y Diseños Industriales) 131
41.3 “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados en el Comercio” 131
Apéndice 132
42. Síntesis de las sentencias de la corte suprema desde 1975 132
Bibliografía 144

11
Principales Abreviaturas
Boletín Judicial B. J.
Código Civil C.
Código de Comercio C.C.
Código Penal Pn.
Código de Procedimiento Civil Pr.
Constitución Política Cn.

12

13
Prologo
La enseñanza del Derecho de Propiedad Intelectual, en sus dos
grandes ramas, el de Autor y el de Propiedad Industrial, tradicional-
mente no ha sido sistemática en nuestras Universidades. Sin em-
bargo, siendo Decano de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Centroamericana, en 1995, auspicié el «Curso de Derecho de
Propiedad Industrial», que impartió, precisamente, el Dr. Guy José
Bendaña Guerrero. Este curso se repitió en 1997 en la misma uni-
versidad. El Derecho de Propiedad Intelectual cobra especial rele-
vancia por el fenómeno de la globalización, la creación de la Orga-
nización Mundial de Comercio, su apéndice, los «Acuerdos sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad relacionados con el
Comercio» (Acuerdo sobre los ADPIC), que nuestro país deberá
empezar a cumplir en el año 2000 y los tratados bilaterales de libre
Comercio suscritos por Nicaragua con México, Estados Unidos de
América y otros países. En esta obra el Dr. Bendaña Guerrero,
destacado especialista en esta disciplina, reúne los siguientes en-
sayos de gran actualidad:
1. Síntesis comparativa del convenio centroamericano para
la protección de la propiedad industrial, el protocolo de modi-
ficación al mismo y la ley de marcas de 1907
Este ensayo trata resumida y comparativamente los aspectos
más importantes de nuestra legislación en materia marcaria. En
unas veinte páginas el estudioso de esta disciplina puede obtener
una información general, en la que el autor subraya los aspectos
más relevantes de las legislaciones comparadas, sin faltar la críti-
ca acertada.
2. La marca notoria
La marca notoria es la de gran reputación y trasciende los lími-
tes del carácter de la especialidad de las marcas. Su estudio y
protección se ha intensificado desde la adhesión de nuestro país
al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,
por el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual relacionados con el Co-

14
mercio y los Tratados de Libre Comercio a los que me referí ante-
riormente.
3. La competencia desleal
En esta materia ha habido mucha incertidumbre. La sentencia
Nº 33 de las diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo
de 1996, dictada por la Corte Suprema de Justicia aclaró la confu-
sión en cuanto a la autoridad competente para conocer de las de-
mandas de represión de competencia desleal y el procedimiento
correcto. En este trabajo, el autor se ocupa sistemáticamente del
tema con el objeto de dilucidar algunos puntos que aún permane-
cen oscuros.
4. Las importaciones paralelas y el agotamirento del dere-
cho sobre marcas y patentes
Tema de mucha importancia en la actualidad debido a los Tra-
tados de Libre Comercio, que el autor aborda con amplitud y clari-
dad.
5. Síntesis de las sentencias de la corte suprema, desde
1975
Esta síntesis, con algunos comentarios, contribuye al mejor co-
nocimiento de la Jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de
Justicia.
Considero esta obra —concisa y clara— como un valioso apor-
te a la bibliografía nacional sobre esta disciplina.
Dr. Guillermo Vargas Sandino
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Redentoris Mater (UNICA).
Managua, 27 de mayo de 1998.

15
Temas de Propiedad Industrial
CAPÍTULO I
Síntesis comparativa del convenio centroamericano
para la protección de la propiedad industrial, el
protocolo de modificación al mismo y la ley de
marcas de 19071
1. Introducción
La comparación de los ordenamientos jurídicos sobre los sig-
nos distintivos mencionados en el título de este ensayo, es útil
para tener diversos puntos de referencia y una mejor compren-
sión de la jurisprudencia nicaragüense en esta disciplina. Esta
es una comparación a grandes rasgos de las disposiciones o
aspectos más relevantes, principalmente del Convenio y del
Protocolo.
La Ley de Marcas de 1907 fue derogada por el Convenio
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial2
,
ratificado y depositado por nuestro país desde el año 1968, el
cual entró en vigencia a partir del 16 de Septiembre de 1975,
porque ese año fue depositado el instrumento de ratificación
por Guatemala, tercer país que debía hacer tal cosa para que
entrara en vigencia, ya que antes lo habían aprobado, ratificado
y depositado Costa Rica y Nicaragua.
El Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano
para la Protección de la Propiedad Industrial3
únicamente ha
sido aprobado, ratificado y depositado su instrumento de ratifi-
cación por Nicaragua (Decretos Nos. 1439 del 26 de junio de
1
Varios puntos de este tema fueron tratados por el Dr. Julián Bendaña Silva en su
ensayo sobre la Jurisprudencia Marcaria publicado en la Revista Jurídica de la Barra
de Abogados.
2
En adelante me referiré a él como el Convenio.
3
En adelante me referiré a él como el Protocolo.

16
1996 y 17-96 publicados en las Gacetas Nos. 143 del 31 de julio
de 1996 y 247 del 30 de diciembre de 1996, respectivamente).
Sin embargo, ha encontrado objeciones de carácter constitucio-
nal por los congresos de Guatemala y Costa Rica. En Nicara-
gua se han presentado al menos dos recursos de amparo por
inconstitucionalidad en contra del Decreto No. 1439, que lo apro-
bó, por violentar nuestra constitución política.
2. Síntesis comparativa entre la ley de marcas de 1907,
el convenio y el protocolo
2.1. Diferentes sistemas para la adquisición de las marcas
La Ley de Marcas de 1907, seguía el SISTEMA DECLARA-
TIVO para la adquisición de las marcas. De conformidad con el
artículo 6 el retardo en la renovación de las marcas no producía
la pérdida de los derechos al uso exclusivo de las mismas y el
artículo 22 establecía que la duración de la propiedad de las
marcas de fábrica es indefinida; pero se entenderá abandonada
por la clausura o falta de producción por más de un año, del
establecimiento, fábrica o negocio en que se haya empleado.
De acuerdo con este sistema, el derecho sobre las marcas
es un derecho natural de propiedad y no una mera creación de
la ley.
Al ocupar una marca de forma continua el usuario asegura
para sí la posesión de la misma y si, eventualmente, otros llega-
ban a requerir el registro de esa marca, tendrá el derecho de
reivindicar la propiedad frente a la solicitud de registro posterior
o, como claramente dijo la Corte Suprema de Justicia en el con-
siderando ll de la sentencia de las 11:30 A.M. del 21 de Agosto
de 1931: «la propiedad de la marca se adquiere por el primer
uso de ella, y el registro de la misma es solo declarativo de pro-
piedad, y sirve para justificar, sin haber de recurrir a otros me-
dios, una fecha cierta en la posesión, y para que el propietario
pueda ejercitar los derechos especiales y privilegiados con que
la ley protege las marcas registradas. Pero el hecho de un regis-

17
tro posterior que efectúe un tercero, de una marca anteriormen-
te poseída por un primer usante, no despoja a éste de su dere-
cho el cual mantiene aún una acción para anular el registro efec-
tuado».
El jurista argentino don Pedro Breuer Moreno, en su obra
Tratado de Marcas, página 574, describe de la siguiente forma
las características del sistema declarativo: «1º La propiedad de
una marca es adquirida por quien primero la usa, aun sin nece-
sidad de registro, y se conserva mientras no la abandone expre-
sa o tácitamente, en forma que no deje lugar a dudas; 2º El
depósito confiere ciertas acciones (las criminales). Pero aun
después de caducado el depósito, el titular puede accionar civil-
mente en defensa de su marca; 3º Los depósitos efectuados por
quien no tenga prioridad en el uso, carecen de valor. El legítimo
propietario, aun sin depositar la marca, puede impedir, median-
te acciones, que quien la depositó continúe usándola; 4º Y si el
legítimo propietario la deposita, aun efectuado el depósito por
ese tercero, puede perseguirlo criminalmente, sin que a ello obste
el depósito que efectuó; 5º El depósito crea una presunción de
propiedad a favor de quien lo efectúa, sujeta a prueba en con-
tra; 6º Si la marca no ha sido usada por nadie, el depósito se
considera acto de apropiación. De dos personas que no la usan
se considera con mejor derecho a quien primero la depositó
continúe usándola».
En cambio el Convenio Centroamericano sigue el SISTE-
MA ATRIBUTIVO o CONSTITUTIVO, que en la actualidad si-
guen la mayor parte de las legislaciones de los países america-
nos y, aun, del mundo para la adquisición de las marcas. Así el
Arto. 17 del mismo dice: «La propiedad de una marca se ad-
quiere por el registro de la misma de conformidad con el presen-
te Convenio y se prueba con la certificación de registro, expedi-
da por la autoridad competente»4
.
4
El Arto. 18 del Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial autoriza la presentación de oposiciones fundadas en
marcas no registradas.

18
No obstante, los incisos a) y b) del Arto. 44 del Convenio
Centroamericano, atemperan el rigor del sistema atributivo.
El Protocolo adopta un SISTEMA MIXTO, puesto que, aun-
que en el Arto. 5, reconoce los derechos de prelación de quie-
nes han usado una marca por lo menos durante tres meses, el
Arto. 26, párrafo 1), primera parte, establece que «La propiedad
de una marca y el derecho de excluir a terceras personas de su
uso se adquiere por el registro».
Planteamiento de la posible vigencia de una marca adquiri-
da bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, que no fue
renovada después de haber entrado en vigencia el Convenio
Uno de los casos resueltos recientemente por la Corte Su-
prema de Justicia giró en torno al alegato de que si una marca
que hubiera sido registrada bajo la vigencia de la ley de marcas
de 1907, es decir, con el sistema declarativo, conserva su vi-
gencia aunque no haya sido renovada de conformidad con las
disposiciones del Convenio Centroamericano. La Corte Supre-
ma, en la sentencia No. 33 de las diez y treinta minutos de la
mañana del 20 de marzo de 1996, en el considerando V, dijo:
«En cuanto a lo alegado por el Dr. Salinas F., en su referido
carácter, sobre la vigencia de las marcas que estuvieron inscri-
tas a favor de su mandante pero que vencieron por falta de re-
novación, esta Corte Suprema en sentencia No. 85 de las diez y
cuarenta y cinco minutos de la mañana del 24 de octubre de
1994, dijo: «Asimismo continúa el recurrente quejándose de que
el citado funcionario violó el repetido Arto. 130 Cn. al darles va-
lor legal a los registros de marcas vencidas de la sociedad
«NICAR QUIMICA S.A,» en el considerando Segundo de su re-
solución Al respecto es oportuno el observar que de conformi-
dad con el Arto. 24 del Convenio Centroamericano para la Pro-
tección de la Propiedad industrial , los derechos concedidos por
el registro de una marca duran diez años, que pueden ser reno-
vados indefinidamente por otros términos iguales. Al estar ven-
cidas las marcas de la entidad «NICAR QUIMICA S.A.», las mis-
mas no tienen ningún valor como bien dice el recurrente con

19
fundamento en lo dispuesto en el Arto. 17 del expresado Conve-
nio el que consagra el sistema atributivo para la adquisición de
las marcas».
Cabe observar que, aunque las marcas vencidas hayan sido
registradas bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1907, que
establecía que las marcas se adquirían por su uso, debe apli-
carse el Arto. V, regla 10ª del Título Preliminar del Código Civil,
de conformidad con el cual, para conservar el derecho sobre las
marcas era necesario renovarlas de conformidad con la nueva
ley, es decir, con los Artos. 24, 222, y 223 del citado Convenio
Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.
En la sentencia de las once y media de la mañana del 28 de
enero de 1914, B.J. 342, Considerando II, este Supremo Tribu-
nal dijo: «Empero no valen las objeciones hechas por el señor
Goodman o su apoderado. 1º Porque la aplicación de las nue-
vas disposiciones cabe de lleno conforme a la regla décima,
artículo V del título preliminar del Código Civil. No hay la
retroactividad que se alega, porque quien tiene un derecho con-
forme a la ley, lo tiene sujeto a las condiciones previstas en la
misma ley, y la regla precitada dice: «10ª Todo derecho real
adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo
el imperio de otra, pero en cuanto a su ejercicio y cargos, y en lo
tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva
ley». Además, el Decreto Nº. 8 de fecha 7 de enero de 1956,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 8, de fecha 10 de
enero de 1956, reformó tácitamente los Artos. 6 y 22 de la Ley
de Marcas de 1907, por cuanto el Arto. 4 de la misma estable-
cía: «Para todos los efectos a que se refiere el artículo 7 del
Decreto Nº. 165 de 21 de diciembre de 1955, los registros o
renovaciones de marcas cuyo término de diez años expirase
antes del 31 de enero del año en curso continuarán vigentes
hasta el 29 de febrero de este mismo año». En efecto, si las
marcas hubieran tenido duración indefinida, el legislador no hu-
biera prorrogado la vigencia de aquellas cuyos términos expira-
sen antes del 31 de enero de 1956".

20
2.2. Diferente enumeración de los signos cuyo uso y re-
gistro como marca está prohibido
La enumeración que hacía el Arto. 3 de la Ley de Marcas5
de
los signos impropios era mucho más escueta que la del Arto. 10
del Convenio.
Entre sus principales diferencias tenemos: La ley de mar-
cas, excluía como marcas únicamente a los signos genéricos,
siguiendo en esto el sistema francés. En cambio, el Convenio
excluye también los signos descriptivos, adoptando así los sis-
temas francés y alemán.
i) Prohibiciones de conformidad con el Convenio
Los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), ll), m), n), q) y r)
del Arto. 10 del Convenio contienen las inadmisibilidades de los
signos distintivos por razones intrínsecas y los incisos i), ñ), o) y
p) del mismo artículo contienen las inadmisibilidades de los sig-
nos distintivos por razones extrínsecas. El mencionado artículo
del Convenio Centroamericano excluye, además de los signos
excluidos en la derogada ley de marcas de 1907, los siguien-
tes6
:
5
El Arto. 3º de dicha ley establecía lo siguiente: «La designación del signo, nombre o dibujo
que constituya una marca, corresponde al productor del artículo al cual se destina; pero no
podrán usarse en la República como marcas:
I)Las simples denominaciones genéricas o nombres de instituciones públicas;
II) Todo signo que está en pugna con la moral o que tienda a ridiculizar ideas, personas,
objetos o instituciones que a juicio del Registrador de la Propiedad Industrial, sean dignas
de general consideración;
III) Las armas, escudos y emblemas nacionales;
IV) Las armas escudos y emblemas de naciones, Estados o Corporaciones políticas extran-
jeras, sin su respectivo consentimiento;
V) Los nombres, firmas y retratos de personas existentes, sin su consentimiento;
VI) Las marcas idénticas o substancialmente parecidas a las que ya estuvieren registradas
cuando se pretenda amparar con las primeras, productos de la misma clase de los protegi-
dos por las últimas».
6
Respecto a la bandera y demás símbolos patrios, el Decreto No. 1523 del 28 de noviembre
de 1968, publicado en la Gaceta No. 17 del 21 de enero de 1968, prohibe el uso de los
símbolos y emblemas nacionales para distintivos y propaganda de empresas y estableci-
mientoscomercialesoindustrialesyestablecemultasdequinientoscórdobasalosinfractores.

21
i) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de
entidades religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas
en cualquiera del los Estados miembros del Convenio.
La prohibición de usar o registrar como marcas o como ele-
mentos de las mismas, los nombres, emblemas y distintivos de
la Cruz Roja, tiene su origen en la convención de Ginebra del 6
de Julio de 1906, para el mejoramiento de los heridos y enfer-
mos en los campos de batalla. (Arto. 23 y 27 de dicha Conven-
ción).
ii) Los diseños de monedas o billetes de curso legal; las re-
producciones de títulos-valores y demás documentos mercanti-
les o de sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en ge-
neral.
iii) Los nombres técnicos de los productos.
iv) Los nombres comunes de los productos.
v) Los nombres que se hayan hecho de uso común. No se
incluye en esta prohibición, a diferencia de otras legislaciones,
las marcas que se hayan popularizado o difundido con posterio-
ridad a su registro.
vi) Los adjetivos calificativos.
vii) Los adjetivos gentilicios.
viii) Las figuras descriptivas.
ix) Las denominaciones o frases descriptivas7
.
7
el autor brasileño Joa Da Gama Cerqueira, refiriéndose a las marcas de medicamentos
compuestos por radicales, dice: «Todas estas radicales, prefijos y sufijos siendo de uso
común no pueden constituir objeto de derecho exclusivo. Lo cual, sin embargo, no significa
que se deba conceder el registro de marcas susceptibles de confusión con otras ya registra-
das, so pretexto de que están compuestas de elementos vulgares, porque el derecho de
usarlos no excluye la necesidad de evitar confusión entre las marcas y los productos»
(Tratado da Propiedade Industrial, Vol. I, páginas 409 y 410).

22
x) Los envases que sean del dominio público.
xi) Los envases que se hayan hecho de uso común o que
carezcan de originalidad.
xii) Los signos que sirven para designar la especie, calidad,
cantidad, valor o época de elaboración de los productos.
xiii) la forma usual de los productos.
xiv) Los colores aislados.
xv) Las simples indicaciones de procedencia y las denomi-
naciones de origen
xvi) Los mapas, aunque pueden usarse como elementos de
las marcas.
ii) Prohibiciones de conformidad con el Protocolo
El Protocolo divide las inadmisibilidades de los signos distin-
tivos en: a) por razones intrínsecas y b) por derechos de terce-
ros (Artos. 8 y 9).
Además de las prohibiciones contenidas en el Convenio Cen-
troamericano, el Protocolo de Modificación establece las siguien-
tes prohibiciones: i) Por razones intrínsecas: a) Que el signo
distintivo consista en una letra o en un dígito aisladamente con-
siderado, salvo que se presente en forma especial y distintiva;
b) que sea idéntico o se asemeje a una marca que haya vencido
y su registro no haya sido renovado, dentro del año del venci-
miento de dicha marca; c) que reproduzca o imite, total o par-
cialmente, un signo oficial de control o de garantía adoptado
por un Estado o una entidad pública, sin la autorización de la
autoridad competente de ese Estado; d) que consista en la de-
nominación de una variedad vegetal protegida en el país o en
algún país extranjero con el cual se haya concluido un tratado al
respecto; ii) Por derechos de terceros: a) Si el signo distintivo es

23
una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o
parcial de un signo distintivo notoriamente conocido; b) si el uso
del signo distintivo fuere susceptible de causar confusión con
una denominación de origen protegida; c) si el signo constituye-
ra una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de
certificación protegida; d) si el uso del signo fuera susceptible
de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad in-
dustrial de un tercero; e) si el registro del signo se hubiera solici-
tado para perpetrar o consolidar un acto de competencia des-
leal; y f) además del nombre prohibe el registro del seudónimo y
del hipocorístico8
.
2.3. ¿Quiénes están facultados para solicitar y obtener la
titularidad de los signos distintivos?
El Convenio establece en el artículo 78 que salvo lo dispues-
to en el literal a) del artículo 359
, solamente las personas natura-
les y jurídicas a que se refiere el artículo 2 del Convenio Centro-
americano10
podrán solicitar y obtener protección sobre los sig-
nos distintivos.
No aparece en el Protocolo una disposición igual a ésta. Tal
omisión se debe a que se quiere permitir el registro de marcas a
favor de las llamadas «holding companies». Tampoco la Ley de
Marcas de 1907 tenía disposiciones al respecto.
Los solicitantes de signos distintivos, de conformidad con el
Arto. 79 del Convenio Centroamericano, podrán gestionar ante
el Registro por sí, con auxilio de Abogado, o por medio de man-
8
Dícese delos nombres que en forma diminutiva, abreviada o infantil se usan como desig-
naciones cariñosas, familiares o eufemísticas.
9
Este inciso se refiere a las marcas colectivas adoptadas por cooperativas, sindicatos,
asociaciones gremiales y demás entidades públicas o privadas similares, aunque no ten-
gan empresa o establecimiento, para distinguir los productos, mercancías o servicios de
todos los individuos que forman parte de la misma.
10
Este artículo establece que las disposiciones del Convenio son aplicables a las marcas,
nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda que sean propiedad o en que
tenga interés cualquier persona natural o jurídica que sea titular de un establecimiento
comercial, o de una empresa o establecimiento industrial o de servicios.

24
datario que sea Abogado, según lo determine en cada caso el
derecho interno de los Estados Signatarios11
.
2.4. Solicitud, requisitos y procedimiento para el regis-
tro de marcas
a) Cantidad de signos distintivos que pueden acumular-
se en una solicitud
De conformidad con la Ley de Marcas de 1907 se podían
incluir cuantas marcas quisiera el solicitante, aunque correspon-
dieran a clases diferentes, siempre que pertenecieran al mismo
titular.
El Convenio establece en el Arto. 89 que en cada solicitud
sólo podrá pedirse el registro de una marca, un nombre comer-
cial o de una señal de propaganda. La solicitud de una marca
únicamente podrá comprender mercancías, productos o servi-
cios incluidos en una clase.
El Protocolo permite acumular en una solicitud de registro de una
marca las diferentes clases que protegerá (inciso h) del Arto. 10).
b) Exigencia de documentos que deben ser agregados a
la solicitud de Registro
La Ley de Marcas de 1907 no exigía más documento que el
poder, que debía ser presentado con cada solicitud, aunque ya
se hubiera presentado antes y el recibo fiscal que comprobara
el pago de la tasa establecida.
El Convenio establece, además del poder, el cual puede in-
dicarse que ya se acompañó al presentarse otra solicitud, el re-
quisito de acompañar junto con la solicitud el certificado de re-
gistro de la marca en el país de origen o una declaración jurada
si la marca es originaria de un país no miembro del Convenio.
11
En Nicaragua está vigente el Decreto Legislativo No 1289 del 2 de Enero de 1967.

25
Cuando la marca es originaria de un país miembro del Convenio
debe acompañarse con la solicitud el certificado de registro en
el país de origen o una constancia de prioridad. Ambos docu-
mentos no requieren legalización.
El Protocolo ha eliminado el requisito anterior, pero debe
acompañarse con la solicitud el recibo fiscal correspondiente al
pago de la tasa básica.
c) Requisitos del poder
En cuanto a los requisitos del poder, el párrafo segundo del
artículo 81 del Convenio, establece que: «El mandatario deberá
tener, en todo caso, poder bastante para comparecer en juicio, ante
las autoridades administrativas o de lo contencioso-administrativo
y para responder a todas las reclamaciones o demandas que se
presenten por causa de la solicitud de registro»12
.
«Si nada en contrario se estipula, el mandatario se entende-
rá suficientemente autorizado por el poderdante para oponerse
al registro de cualquier otra marca, nombre comercial, expre-
sión o señal de propaganda igual o semejante a las que se en-
cuentran registradas a su nombre o en trámite de registro».
Los poderes otorgados en el extranjero deben legalizarse de
conformidad con el derecho interno de cada uno de los Estados
Contratantes. Los poderes otorgados en cualquiera de los Esta-
dos Miembros no requerirán de legalización alguna para surtir
efecto en otro de los Estados Contratantes (Arto. 81 del Conve-
nio Centroamericano).
El Protocolo regula lo referente al mandato en los incisos 1
y 2 del Arto. 81. Requiere que el apoderado esté domiciliado en
Nicaragua y no establece que los poderes otorgados en el ex-
tranjero deban legalizarse, pero se debe aplicar la norma gene-
12
Siendo escritos los juicios administrativos y de lo contencioso administrativos el
poder con que se debe gestionar en ellos debe constar en escritura pública (Arto. 71
Pr. Ord. 1), B.J. 145 de 1980.

26
ral en tal caso (inciso 4° del Arto. 1129 Pr. y Arto. 4° de la Ley de
3 de Mayo de 1917).13
La Ley de Marcas de 1907 no tenía disposiciones expresas
sobre el mandato.
d) La Gestión Oficiosa
En casos graves y urgentes, calificados por el Registrador
de la Propiedad Industrial, podrá admitirse la representación de
un gestor oficioso, que sea Abogado, con tal que dé garantía
suficiente, que también calificará dicho funcionario, para res-
ponder a las resultas del asunto si el interesado no aprobara lo
hecho en su nombre (Arto. 80 del Convenio e inciso 3) del Pro-
tocolo). No hay ninguna diferencia. La Ley de Marcas de 1907
no tenía disposiciones expresas sobre la gestión oficiosa.
e) Requisitos de la solicitud de registro
El artículo 83 del Convenio enumera los requisitos de la so-
licitud como son:
a) la designación precisa de la autoridad a quien se dirige, la
cual no es otra que el Registrador de la Propiedad Industrial14
b) el nombre, razón social o denominación, nacionalidad,
domicilio y demás generales del solicitante y el nombre, profe-
13
Debe notarse que el Reglamento del Protocolo establece en el Arto. 56 que «Cual-
quier Estado Contratante podrá aceptar que los documentos que se presenten al Re-
gistro como sustento de alguna solicitud, pedido o comunicación y, en su caso, las
traducciones de esos documentos, estén libres de toda autenticación, legalización u
otra certificación que no sea la de la autoridad que emitió el dictamen.
14
Ya en prensa este libro fué publicado en la GDO # 102 del 3 de junio de 1998, ley #
290 «Ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo» de fe-
cha 1 de junio de 1998 la cual entrará en vigencia 90 dias después de su publicación.
En el inciso d) del Arto. 22 (relativo a las funciones del ministerio de fomento industria
y comercio)sucesor del ministerio de economía y desarrollo se establece como una de
sus funciones la de «administrar el registro de la propiedad industrial e intelectual de
manera que el nuevo nombre del mencionado registro es: «Registro de propiedad
Industrial e Intelectual».

27
sión y domicilio del mandatario, cuando la petición se haga por
medio de apoderado.
c) la descripción de la marca, en la que se determine con
claridad y precisión los elementos esenciales o su principal sig-
no distintivo. A cada solicitud debe adherirse o pegarse un mo-
delo o reproducción de la marca a que se refiera.
Es conveniente hacer un par de observaciones a este inciso.
Por una parte, es sumamente difícil describir ciertas marcas fi-
gurativas de formas caprichosas, por lo que la descripción por lo
general no coincide con lo descrito y, por otra, es lógico que
solamente deban adherirse los modelos de marcas no nomina-
tivas, como las figurativas o las mixtas, ya que las nominativas
están escritas en el texto de la solicitud. Es más, en la actuali-
dad, con el uso del «scanner», las marcas no nominativas pue-
den imprimirse en el texto, por lo que no hay necesidad de ad-
herirlas o pegarlas a la solicitud. El Protocolo ha eliminado el
requisito de la descripción de la marca.
d) La enumeración precisa y concreta de las mercancías o
servicios que distinguirá la marca, con especificación de la Cla-
se a que correspondan. Este inciso está en concordancia con el
artículo 23 del Convenio Centroamericano, que estudiamos an-
teriormente con relación al principio de la especialidad de las
marcas.
e) Indicación del país de origen de la marca y, cuando ésta sea
centroamericana, del número y fecha de su registro en dicho país o
expresión de que se encuentra en trámite en el mismo.
f) Indicación de la clase de marca de que se trata, según el
artículo 9.
g) declaración formal de que el solicitante es titular de un
establecimiento comercial, una empresa de servicios o de una
explotación industrial en el territorio de alguno de los Estados
Contratantes o en el extranjero y su dirección.

28
h) Las reservas que se hagan respecto del tamaño, color o
combinación de colores, diseños o características de la marca,
en la misma disposición en que aparezcan en el modelo. Las
reservas que no aparezcan en el modelo carecerán de todo valor.
i) Apartado postal o dirección exacta, en la ciudad en que
está ubicado el Registro de la Propiedad Industrial para recibir
notificaciones.
j) Indicación concreta de lo que se pide. Obviamente el regis-
tro del signo distintivo solicitado.
k) Lugar y fecha de la solicitud
l) firma autógrafa del solicitante, mandatario o representante legal.
También se exige la presentación de la constancia de haber
obtenido el consentimiento a que se refiere el literal h) del artí-
culo 10 y, en su oportunidad, el documento auténtico que acre-
dita la existencia de los premios, medallas, diplomas y galardo-
nes a que alude el Arto. 11 del Convenio Centroamericano. Res-
pecto a la exigencia de la presentación del certificado de regis-
tro en el país de origen, de la declaración jurada de adopción de
marca o de constancia de prioridad, considero que con funda-
mento en el principio del trato nacional, ninguno de estos docu-
mentos debe ser exigido a los solicitantes súbditos o residentes
de países unionistas (miembros del Convenio de París)15
.
Los documentos que deben ser acompañados con la solici-
tud, de conformidad con dicho Protocolo, son el poder o men-
cionar que ya fue presentado con indicación de la fecha, el mo-
tivo de la presentación y el número de expediente (Arto. 81 inc.
2) el comprobante de pago de la tasa básica ; los documentos o
autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos
m), n) y p) del Arto. 8 y los incisos f) y g) del Arto. 9, cuando
fuere pertinente y la declaración de prioridad y los documentos
15
El Protocolo ha eliminado este requisito.

29
requeridos cuando el solicitante desee invocar el derecho de
prioridad
El Arto. 86 del Convenio establece los requisitos de las soli-
citudes de registro de los nombres comerciales.
El Protocolo establece los requisitos de la solicitud en el Arto.
10, que se podrá hacer llenando el formulario uniforme Nº 1,
que está agregado, junto con los otros, al Reglamento del Pro-
tocolo.
El Arto. 67 del mismo establece que, para el registro de los
nombres comerciales, es aplicable el procedimiento para el re-
gistro de marcas.
f) Cotitularidad de las marcas
Ni la Ley de Marcas, ni el Convenio la reglamentan; en cam-
bio, el Arto. 7 del Protocolo la reglamenta ampliamente.
g) Presentación de las solicitudes, pedidos y comunicaciones
La Ley de Marcas no tenía disposiciones especiales sobre la
forma de presentar los escritos. Tampoco las contiene el Con-
venio, por lo que se aplican las normas generales establecidas
en el Código de Procedimiento Civil (Pr.). Sin embargo, el Re-
glamento del Protocolo establece en el Arto. 52 que cualquier
solicitud, pedido, comunicación o documento que se dirija al
Registro podrá remitirse por correo postal o mediante servicios
de correo especial. Así mismo, establece la posibilidad de que
un Estado Contratante permita la presentación de una solicitud,
pedido, comunicación o documento al Registro mediante
telefacsímil, en cuyo caso la fecha y hora de presentación serán
las de recepción del telefacsímil, siempre que el original llegue
al Registro o, en su caso a la oficina o dependencia designada
dentro del plazo de un mes a partir del día de recepción del
telefacsímil. También cualquier Estado Contratante podrá ad-

30
mitir la presentación de los documentos anteriormente mencio-
nados mediante correo electrónico u otro medio electrónico.
h) Notificaciones
La Ley de Marcas no contenía disposiciones especiales so-
bre la forma de hacer las notificaciones. El Convenio establece
en el Arto. 101 la modalidad de notificar por medio de esquela o
nota que se enviará por correo certificado a la dirección que se
hubiera indicado en la solicitud, al solicitante a quien se haya
presentado una oposición el auto dictado por el Registro. Esto
es en el caso en que no fuere posible notificarle personalmente.
Por supuesto, puede hacerse la notificación en los casos de opo-
sición, y en cualesquiera otros, en la forma prevenida en el Có-
digo de Procedimiento Civil16
.
El Reglamento del Protocolo establece en el Arto. 54 que los
autos y las resoluciones que dicte el Registro se notificarán a
los interesados ya sea en forma personal, por medio de esquela
o cédula, por medio de nota que deberá enviarse por correo
certificado a la dirección que se hubiera indicado, por cualquier
otro medio establecido en la legislación del respectivo Estado
Contratante; corriendo los términos, salvo disposición expresa
en contrario, desde el día hábil siguiente a la fecha en que se
notifique al interesado.
i) Procedimiento de la solicitud de registro
El procedimiento de registro es similar en el Convenio y en el
Protocolo, con algunas diferencias. Una vez presentada la soli-
citud en la forma indicada en el Arto. 90 del Convenio, el regis-
trador procede a hacer los siguientes exámenes17
: a) de origina-
lidad de conformidad con el Arto. 91; b) de forma, de conformi-
16
La forma más común de notificar que practica el Registro de la propiedad Industrial
de Nicaragua, es por medio de cédula que entrega el Secretario del Registro a la
persona que encuentra en el lugar señalado para oír notificaciones, inclusive en los
casos en que se notifica la admisión de una oposición.
17
En el derecho comparado encontramos países en los solamente se hace un examen
formal de la solicitud para ver si reúne los requisitos de forma establecidos en la ley o

31
dad con el Arto. 92. Si faltare algún requisito o documento, el
Registrador se abstendrá de admitirla y de darle curso, pero dic-
tará providencia mandando que si dentro de quince días siguien-
tes el interesado hubiese corregido la omisión o defecto, se dé a
la solicitud el trámite que corresponde conforme el Convenio. Di-
cha providencia no extinguirá la fecha de presentación de la solici-
tud, si la corrección se hiciere dentro del plazo indicado; y c) de
novedad de conformidad con el Arto. 93. Si la marca y la solicitud
pasan satisfactoriamente estos exámenes, se procede a anotar la
solicitud en el libro de presentaciones (Arto. 95 del Convenio) y a
librar el aviso18
para su publicación en La Gaceta por tres veces en
quince días (Arto. 96). Dentro de los dos meses siguientes a la
primera publicación, cualquier tercero con interés legítimo puede
oponerse al registro de la marca. Si pasados los dos meses no se
presenta ninguna oposición o declarada ésta sin lugar por senten-
cia ejecutoriada, el Registrador emitirá resolución motivada autori-
zando que, previo pago de los derechos de inscripción, se efectúe
el registro. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese
notificado la resolución, el interesado no hubiere comprobado el
pago relacionado, quedará sin efecto la resolución y se archivarán
las diligencias (Arto. 106).
en el reglamento, sin que se examinen las condiciones de fondo (originalidad y nove-
dad). Este sistema es el llamado sin examen previo. Aunque tiende a desaparecer aún
subsiste en algunos países. En otros países se sigue el sistema sin examen previo con
llamamiento a oposiciones. En este sistema se omite efectuar el examen de fondo,
pero se concede a terceros la posibilidad de presentar oposiciones. También existe el
sistema de previo examen, en el cual se efectúa el examen de fondo, pero no se
publica la solicitud para fines de oposición. Finalmente tenemos el sistema de examen
previo con publicación además para fines de oposición. Este es seguido por la mayoría
de los países y es el que siguen el Convenio y el Protocolo de Modificación.
18
El inciso 1) del Arto. 16 del Protocolo de Modificación establece que efectuados los
exámenes de conformidad con los Artículos 14 y 15, el Registro de la Propiedad Indus-
trial ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el
Diario Oficial, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado
y el inciso 2) de dicho artículo señala el contenido del aviso: a) nombre y domicilio del
solicitante; b) el nombre del representante o del apoderado, cuando lo hubiese; c) la
fecha de la presentación de la solicitud; d) el número de la solicitud; e) la marca tal
como se hubiera solicitado; f) la lista de los productos o servicios a los que se aplicará
la marca y la clase o clases correspondientes. Como puede observarse, de conformi-
dad con dicha disposición, el aviso llevará dos requisitos no contemplados por el Arto.
96 del Convenio: la enumeración de los productos y el número de la solicitud.

32
El Protocolo establece los exámenes de forma y de fondo
en los Artos. 14 y 15, respectivamente. Este último incluye los
de originalidad y novedad.
El Protocolo establece en el Arto. 11 que el Registro de la
Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presenta-
ción a la solicitud de registro y la admitirá a trámite si ella cum-
ple al menos con los siguientes requisitos: a) indicaciones que
permitan identificar al solicitante; b) dirección o designación de
un representante en el país; c) la marca cuyo registro se solicita
o, tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o co-
lor especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales
con o sin color, se acompaña una reproducción de la marca; d)
los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa
o se usará la marca; y el comprobante de pago de la tasa bási-
ca. Sin embargo, debe tomarse en consideración que, de con-
formidad con el inciso 2) del Arto. 5, del Protocolo, las cuestio-
nes que se susciten sobre la prelación en la presentación de
dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de
presentación de cada solicitud.
j) Diferencia fundamental del procedimiento entre el Con-
venio y el Protocolo
Esta radica en que si la marca estuviera comprendida en al-
guna de las prohibiciones del Arto. 1019
del Convenio, el Regis-
trador procede a rechazar la solicitud si la marca igual o seme-
jante a la solicitada está inscrita. Si la marca solicitada es igual
o semejante a otra solicitada con anterioridad, pero que todavía
no se haya inscrito, el Registrador procede a dejar en suspenso
la marca solicitada con posterioridad mientras se resuelve el
registro de la primera20
.
En cambio, de conformidad con el inciso 2) del Arto. 15 del
Protocolo, el Registro notificará al solicitante indicando las obje-
19
O de los Artos 49 y 62 si se trata de un nombre comercial o de una señal de propa-
ganda.
20
Arto. 94 del Convenio.

33
ciones que impiden el registro y le da un plazo de dos meses
para contestar. Transcurrido el plazo señalado sin que el solici-
tante hubiese contestado, o si habiéndolo hecho el Registro es-
timase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el
registro mediante resolución fundamentada.
La Ley de Marcas de 1907 solamente contemplaba el exa-
men de forma en el Arto. 7. Si éste era favorable, se mandaba a
publicar el aviso para efectos de oposición.
k) División de las solicitudes
El Arto. 12 del Protocolo se refiere a la modificación y divi-
sión de la solicitud. No obstante que considero muy improbable
que en la práctica los solicitantes dividan las solicitudes de re-
gistro, por cuanto tendrán que pagar la tasa establecida, tal divi-
sión podría ser útil en la hipótesis de que se presente una opo-
sición debido a algunos de los productos que protege la marca,
de manera que si ésta se divide en dos, pueda registrarse res-
pecto a los que no han sido objetados y dejar la marca con los
productos objetos de la oposición sujeta al resultado de la sen-
tencia. El Convenio no contempla esta división. Tampoco la Ley
de Marcas de 1907.
2.5. Desistimiento
El Convenio dedica el Capítulo V del Título VII (Artos. 151 a
153) al desistimiento de solicitudes y oposiciones. Toda perso-
na que hubiere presentado una solicitud u oposición ante el
Registro de la Propiedad Industrial podrá desistir de ellas, cual-
quiera que sea el estado de su trámite. Tal hecho motivará que
la solicitud u oposición se tenga como si no se hubiera formula-
do. La resolución que admita el desistimiento extinguirá las ac-
ciones que tenga el solicitante o el opositor, en su caso, dejan-
do las cosas en el estado en que se hallaban antes de haberse
presentado el escrito de desistimiento. Quien haya desistido de
una oposición no podrá entablar una nueva a la misma solicitud
de registro, fundada en idénticas causas, ni demandar la nuli-

34
dad del registro, conforme lo dispuesto en el penúltimo párrafo
del Arto. 44. Todo desistimiento deberá formularse por escrito.
El Arto. 13 del Protocolo establece que el solicitante podrá
desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El de-
sistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las
tasas que se hubiesen pagado. Como el Protocolo no contiene
ninguna disposición respecto al desistimiento de las oposicio-
nes, deberá aplicarse este artículo por analogía.
Considero más acertada la forma general, para solicitudes y
oposiciones, en que el Convenio Centroamericano trata el de-
sistimiento.
La Ley de Marcas de 1907 no contemplaba esta figura.
2.6. Caducidad
El Arto. 229 del Convenio establece que las solicitudes de
registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio del mis-
mo se tendrán por abandonadas y caducarán de pleno Dere-
cho, si no se insta su curso dentro de un año, contado desde la
última notificación que se hubiere hecho al interesado o intere-
sados. El mismo artículo señala que no procederá la caducidad
cuando la solicitud o la acción hubieren quedado sin curso por
fuerza mayor o por cualquier otra causa independiente de la
voluntad del interesado o interesados. En estos casos se conta-
rá dicho término desde que el interesado o interesados hubieren
podido instar el curso de los autos.
El Arto. 85 del Protocolo redujo a seis meses el plazo de la
caducidad, contado siempre a partir de la última notificación que
se hubiere hecho al interesado o interesados.
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia Nº 48, de las
10:45 a.m. del 22 de junio de 1994, refiriéndose al Arto. 229 del
Convenio, dijo: «Disposición esta última congruente con el Có-
digo de Procedimiento Civil, supletorio de Ley de Amparo según

35
el Arto. 41 L. A., en el que en varios artículos dice que los térmi-
nos empiezan a correr hasta después de las notificaciones. Con
tales antecedentes la Corte observa que la caducidad debería
haber comenzado a correr desde el diecinueve de febrero de
mil novecientos noventa y dos y nunca desde el veintisiete de
octubre de mil novecientos ochenta y nueve como sostiene el
señor Ministro. Evidentemente el Ministro computó mal, actuan-
do en contra de disposiciones expresas, yendo incluso más allá
de sus funciones violando con ello el Arto. 160 Cn., que garanti-
za el principio de la legalidad y el art. 130 del mismo cuerpo de
leyes razón por la que debe ampararse al recurrente».
La Ley de Marcas de 1907 no tenía ninguna disposición al
respecto.
2.7. Prescripción
El Convenio establece, de manera general, en el Arto. 227
que las acciones civiles provenientes del mismo prescribirán a
los tres años.
El Protocolo establece diversos plazos de prescripción. Por
ejemplo, el Arto. 37 del Protocolo regula la acción de nulidad del
registro de la marca por haberse registrado en contravención de
los Artos. 8 y 9 de dicho Protocolo y establece una prescripción
de cinco años para demandar la nulidad por infracción de cual-
quiera de las causales del Arto. 9, pero, a la vez, establece la
imprescriptibilidad de la acción cuando el registro impugnado se
hubiere efectuado de mala fe. El Arto. 98 establece que la ac-
ción por infracción prescribe a los dos años contados desde que
el titular tuvo conocimiento de la infracción, o los cinco años
contados desde que se cometió por última vez la infracción,
aplicándose el plazo que venza primero. Sin embargo, el Proto-
colo no establece el plazo de prescripción para demandar la
nulidad de un registro de una denominación de origen (Arto. 80).

36
2.8. A quien corresponde el mejor derecho entre inscrip-
ciones de marcas idénticas
El Arto. 218 del Convenio establece que: «De varias inscrip-
ciones relativas a una misma marca, nombre comercial, expre-
sión o señal de propaganda, se preferirá la primera, y si fueren
de una misma fecha, se atenderá a la fecha y hora de la presen-
tación de la solicitud o título respectivo en el Registro, salvo que
se refieran a una misma marca, nombre comercial, expresión o
señal de propaganda que esté proindiviso y que así conste en
los documentos respectivos, en cuyo caso todas ellas tendrán
la misma fuerza, y no habrá preferencia alguna».
Como puede observarse, este artículo soluciona el problema
de establecer quién tiene mejor derecho respecto a marcas,
nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda
idénticos inscritos a favor de diferentes titulares. La solución es
que predomina el derecho de quien primero haya inscrito. Este
artículo no toma en consideración para el reconocimiento del
mejor derecho a quien haya presentado antes la solicitud de
registro, sino a quien haya registrado primero, con excepción de
la marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda
que esté proindiviso.
El Protocolo no contiene ninguna disposición similar a ésta,
por lo que quedará sin definirse a quién corresponde el mejor
derecho en el caso planteado por el artículo transcrito del Con-
venio Centroamericano.
La Ley de Marcas de 1907 no contenía disposiciones sobre
este tema y, además, no era necesario por seguir el sistema
declarativo para la adquisición de marcas.
2.9. Vigencia de la marca
El término del registro marcario es por diez años y puede renovarse
cuantas veces se quiera por otro término igual (Art. 24 del Convenio y
21 del Protocolo). No hay diferencia. En cambio para la Ley de Marcas

37
de 1907 el derecho sobre la marca era por tiempo indefinido y no se
perdía por la falta de renovación, sino por la falta de uso.
2.10. Procedimiento en la oposición
Mientras la vieja Ley de Marcas establecía en su Artículo 13
que las oposiciones se ventilaban ante el Juez común corres-
pondiente, (en juicio ordinario de mayor cuantía, por supuesto),
el Convenio establece que corresponde al Registrador de la Pro-
piedad Industrial resolver las oposiciones (Arto. 104) en un pro-
cedimiento administrativo. El mismo procedimiento, a grandes
rasgos, se mantiene en el Protocolo (Arto. 17).
El término para deducir oposición es de dos meses a partir de la
fecha de la primera publicación tanto en el Convenio como en el Proto-
colo. La Ley anterior establecía un plazo de treinta días.
Con la oposición deben acompañarse los documentos en que
ésta se funde y si no se tuvieren a la disposición, se deberá
indicar expresamente cuales son y presentarlos dentro de los
treinta días calendarios (Arto. 100 del Convenio) El Protocolo
establece en el inciso 2) del Arto. 17 que si las pruebas no se
acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de
los treinta días calendario siguientes a la fecha de presentación
de la oposición. Como puede observarse, el Protocolo no exige
que se indiquen expresamente cuales son las pruebas. Se ha
discutido el hecho de que el Arto. 111 del Convenio establece
que el Registro es un medio de publicidad y por tal motivo no
debería exigirse la presentación del certificado de registro al pre-
sentarse una oposición fundamentada en una marca inscrita en
el Registro. Sin embargo, ya la Corte Suprema de Nicaragua se
pronunció en el sentido de que debe acatarse lo dispuesto en el
Arto. 100 del Convenio21
.
21
En efecto, la Corte Suprema de Justicia, a mi juicio equivocadamente, porque si el
fundamento de la oposición es una marca inscrita en el Registro de la Propiedad In-
dustrial, su existencia debe constarle al Registrador (Arto 111) dijo en la sentencia de
las 11:30 a.m. del 27 de abril de 1981, B.J. 71 de ese año que la falta de presentación
de los documentos que exige el Arto. 100 del Convenio Centroamericano produce el
rechazo de la oposición.

38
Así mismo, el Convenio limita en el Arto. 100 los medios pro-
batorios al documental. En cambio, el Protocolo de Modificación
no hace tal limitación en el Arto. 17.
El que sea el Registrador quien falle las oposiciones de con-
formidad con el Convenio es de suma importancia, por cuanto,
con el juicio ordinario que establecía la ley anterior, las oposi-
ciones llegaban al conocimiento de la Corte Suprema a través
del recurso de casación.
Ahora la Corte Suprema conoce de las oposiciones vía el
Recurso de Amparo.
No obstante, el convenio Centroamericano reserva a los Tri-
bunales de Justicia el conocimiento de las demandas de nuli-
dad del registro de las marcas (Arto. 45).
El Protocolo de Modificación establece el requisito de pagar
un derecho fiscal de cuarenta pesos centroamericanos para pre-
sentar una oposición. La imposición de este derecho fiscal ha
sido considerada inconstitucional por atentar contra el principio
de gratuidad de la justicia por los abogados centroamericanos
especialistas en esta materia.
El inciso 5) del Arto. 16 del Reglamento del Protocolo esta-
blece una novedad en nuestro sistema: «Cuando la oposición o
la respuesta se presentara fuera del plazo estipulado, ella se
atenderá sólo en la medida en que el estado del trámite lo per-
mitiera y sobre el fondo del asunto». Sin embargo, es criticable
que esa facultad no se otorgue al Registrador cuando la oposi-
ción ha sido presentada sin el recibo del pago de la tasa.
2.11. Recursos
Contra las providencias de mero trámite no cabrá recurso
alguno, salvo el de responsabilidad (Arto. 158 del Convenio).

39
El derecho interno de cada Estado contratante determinará qué
recursos proceden contra las decisiones del registrador y formali-
dades para interpretarlos (Artos. 159 del Convenio y Arto. 60 del
Reglamento del Protocolo).
Como en la práctica es poco frecuente que se cumplan los pla-
zos legales, el Artículo 160 autoriza un recurso verbal o escrito de
queja contra el registrador si éste no dicta las resoluciones que le
competen, dentro de los términos que fija el Convenio, a fin de que
se le apliquen los correctivos que la legislación interna de los con-
tratantes determine.
El Decreto 2-L, de fecha 3 de Abril de 1968, establece en el
Arto. 4º. que: «Todas las resoluciones que dicte el Registrador de
la Propiedad de Nicaragua, serán apelables ante el Ministro de
Economía, Industria y Comercio, de conformidad con el derecho
común».
De las resoluciones dictadas por el Ministro de Economía se
puede recurrir de amparo. La Corte Suprema de Justicia, en reite-
radas sentencias, ha declarado que el Ministro de Economía no
puede delegar sus facultades para conocer de las apelaciones de
las resoluciones dictadas por el Registrador de la Propiedad Indus-
trial en el asesor legal del Ministerio a su cargo, ya que esta era la
práctica usual.
La Ley No. 290. Ley de Organización, competencia y Procedi-
mientos del Poder Ejecutivo, de fecha 1 de junio de 1998, la cual
entrará en vigencia 90 días después de su publicación (publicadada
en La Gaceta, Dario Oficial, Nº 102 del 3 de junio de 1998), en los
Artos. 39 a 46 establece los recursos administrativos de revisión y
apelación, sin aclarar si, para hacer uso del último, es condición
sine quanón haber interpuesto el primero. Tampoco está claro si el
uso del recurso de revisión no impide interponer el de apelación.
El recurso de revisión debe interponerse en el término de quin-
ce días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto
(Arto. 39)—como puede observarse, no se permite la revisión «en

40
caliente», es decir, la que se presenta el mismo día en que el inte-
resado fue notificado—ante el funcionario del que haya emanado
el acto (Arto. 41). El escrito de interposición deberá expresar el
nombre y domicilio del recurrente, el acto contra el cual se recurre,
motivos de la impugnación y lugar para notificaciones (Arto. 40).
Aunque no lo diga este artículo, es obvio que uno de los requisitos
es la firma de quien interpone el recurso. La interposición del recur-
so no suspende la ejecución del acto, pero la autoridad que conoce
del recurso podrá acordarla de oficio o a petición de parte, cuando
la misma pudiera causar perjuicios irreparables al recurrente (Arto.
42). Este recuso se resolverá en un término de veinte días, a partir
de la interposición del mismo (Arto. 43).
El recurso de apelación se interpondrá ante el mismo órgano
que dictó el acto, en un término de seis días después de notificado,
éste remitirá el recurso junto con su informe, al superior jerárquico
en un término de diez días (Arto. 44). El recurso de apelación se
resolverá en un término de treinta días, a partir de su interposición,
agotándose así la vía administrativa y legitimará al agraviado a
hacer uso del Recurso de Amparo, mientras no esté en vigencia la
Ley de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo (Arto. 45).
Lo no previsto sobre el procedimiento administrativo en dicha ley,
se regulará de conformidad con lo que establezca la ley de la ma-
teria (Arto. 46).
Cabe observar que la referida Ley No. 290 no derogó el Decreto
2-L de fecha 3 de abril de 1968, ni expresa, ni tácitamente, por lo
que a mi juicio debe seguir aplicándose dicho Decreto. No obstan-
te, puede haber diferentes opiniones y, en última instancia, será la
Corte Suprema de Justicia la que dilucide qué ley debe aplicarse
para substanciar los recursos en materia de propiedad industrial.
Así mismo, debe tenerse presente que muchas de las apelacio-
nes que se interponen son contra sentencias dictadas en casos de
oposiciones, de manera que debe darse la oportunidad al recu-
rrente y al recurrido para hacer uso de sus derechos mediante los
traslados de expresión y contestación de agravios, respectivamen-

41
te y, si la apelación debe fallarse en un plazo de treinta días a partir
de su interposición, encontramos difícil que puedan darse los men-
cionados traslados, ya que los litigantes nunca devuelven los ex-
pedientes en el término de seis días y el Ministerio, aunque la con-
traparte solicite la devolución de los autos, por lo general tiene el
criterio de que, como no es una autoridad judicial, no puede decre-
tar apremio corporal en contra del litigante que no devuelve el ex-
pediente en el término de ley.
2.12. Facultades más amplias del Registrador
Las facultades que conceden el Convenio y el Protocolo al
Registrador de la Propiedad Industrial, son más amplias que las
que le concedía la vieja Ley. Además de resolver las oposicio-
nes22
, de conformidad con el Convenio el Registrador conoce
de la desaparición por cualquier causa jurídica de la empresa
identificada por un nombre comercial (Arto. 57 del Convenio). El
Protocolo en muchas disposiciones deja al arbitrio de cada Es-
tado Contratante la designación de la autoridad competente para
conocer de diversas acciones, pudiendo ser tal autoridad el
Registrador de la Propiedad industrial. Así, por ejemplo, lo esta-
blece el inciso 2) del Arto. 38 del Reglamento del Protocolo.
2.13. Clasificación de productos y servicios
El Decreto Nº 4 de fecha 7 de enero de 1956, estableció en
Nicaragua la primera clasificación de mercancías (no incluía los
servicios), la cual era una traducción de la clasificación estado-
unidense. Tanto el Convenio como el Protocolo adoptaron la
clasificación Internacional de mercancías y servicios. El Proto-
colo también adoptó en el Arto. 90 la Clasificación Internacional
de los elementos figurativos.
22
Se considera que esta facultad del Registrador de la Propiedad industrial es incons-
titucional de conformidad con los Artos. 158 y 159 de la Constitución Política vigente,
pues corresponde a los tribunales de justicia ejercer la jurisdicción y el Registrador es
un funcionario administrativo.

42
2.14. Traspaso de las marcas
Mientras la Ley de Marcas establecía en su Arto. 14 que las
marcas no se transmitían sino con el establecimiento productor
de los objetos a que sirve de distinción, el Arto. 29 del Convenio
establece la obligación de ese traspaso únicamente cuando las
marcas estuvieren constituidas por el nombre comercial del
enajenante. Ese mismo principio sigue el Protocolo, con la sal-
vedad de que cuando se traspasa una empresa deben traspa-
sarse con ella todas las marcas que le pertenezcan.
2.15. Las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los
nombres comerciales, emblemas, las señales de propaganda, in-
dicaciones geográficas y denominaciones de origen, traspaso,
licencias de uso e inscripción del cambio de nombre del titular
La vieja Ley de Marcas no tenía disposiciones expresas so-
bre las marcas de servicio, colectivas, de certificación, los nom-
bres comerciales, las señales de propaganda, indicaciones geo-
gráficas y denominaciones de origen, traspasos, licencias de
uso e inscripción del cambio de nombre del titular al respecto. El
Convenio los reglamenta, con excepción de las marcas de cer-
tificación y los emblemas. De conformidad con el Convenio, tan-
to el nombre comercial, como la señal de propaganda gozan de
duración indefinida sin necesidad de renovación, pero el prime-
ro está sujeto a la existencia del establecimiento que identifica y
la segunda a la marca o nombre comercial que formen parte de
ella, en su caso (Artos. 52 y 61). El Protocolo establece el siste-
ma declarativo para la adquisición del nombre comercial (Inc. 1)
del Arto. 63) y dispone que las señales de propaganda tendrán
una vigencia de diez años. Tampoco reglamenta las inscripcio-
nes de cambio de nombre. Sin embargo, reglamenta el registro
de las denominaciones de origen, no así el Convenio.
En cuanto a las licencias de uso, el Protocolo establece la
novedad de que cualquier interesado solicite la «anulación»23
23
Considero que se ha empleado inadecuadamente el verbo anular en este artículo,

43
de la inscripción del contrato de licencia y prohibir el uso de la
marca por el licenciatario cuando, por defecto de un adecuado
control de calidad o por algún abuso de la licencia, ocurriera o
pudiera ocurrir confusión, engaño, o perjuicio para el público
consumidor.
2.16. El derecho de prioridad24
El Derecho de prioridad está regulado en los Artos. 19 a 21 e
incisos b) y d) del Arto. 84 del Convenio. La independencia de
los registros está regulada en el Arto. 18.
El Derecho de prioridad está regulado en el Arto. 6 del Proto-
colo para la Protección de la Propiedad Industrial. Ambos esta-
blecen un plazo de seis meses.
No se contemplaba en la Ley de Marcas de 1907.
2.17. Prerrogativas del titular de la marca
El Convenio considera a la marca como un bien mueble (Arto.
31); el Protocolo no tiene ninguna disposición similar a ésta.
Entre los derechos que expresamente consigna el Convenio
en favor del propietario de la marca registrada pueden señalar-
se: oposición a que otro la registre; impedir la usurpación; prohi-
bir la importación de mercancías que ostenten la marca
usurpadora; resarcimiento de daños y perjuicios; intervenir en la
denuncia de delitos; traspaso del derecho; otorgamiento de li-
cencia de uso a terceros, en la inteligencia de que para la ce-
sión y el permiso de uso produzcan efectos contra terceros es
menester la inscripción de los actos respectivos en el Registro
de la Propiedad Industrial (Artos. 26, 27, 30, 32 y 34 del Conve-
nio Centroamericano). Los derechos conferidos al titular de una
por cuanto solamente se anulan los contratos nulos. En cambio este es un caso de
resolución del contrato de licencia.
24
El Derecho de prioridad está regulado en los Artos. 19 a 21 e incisos b) y d) del Arto.
84 del Convenio. La independencia de los registros está regulada en el Arto. 18.

44
marca están consignados en el Arto. 26 del Protocolo de Modi-
ficación, tales derechos consisten en actuar en contra de cual-
quier tercero que utilice la marca en los casos señalados en
dicho artículo. El 27 establece las limitaciones del derecho so-
bre la marca. El 28 se refiere al agotamiento del derecho del
titular de la marca. La forma en que el Protocolo trata esta teoría
ha sido criticada en el foro, pues extiende los derechos del titu-
lar de la marca de forma exagerada.
El Convenio establece como obligatorio el uso de las siguien-
tes indicaciones que deben ir unidas a los productos que se distin-
gan con marcas: «producto centroamericano hecho en...» seguido
del nombre del país de origen, así como «Marca Registrada» o el
signo equivalente R dentro de un círculo (r) (Arto. 16). Esta dispo-
sición no aparece en el Protocolo de Modificación.
La Ley de Marcas de 1907 no reglamentaba expresamente
las prerrogativas del titular de la marca.
2.18. El derecho de seguimiento
Tanto la Ley de Marcas, el Convenio guardan silencio res-
pecto a este derecho, el cual puede definirse como el derecho a
controlar la suerte del producto marcado y, en particular, su
«genuinidad» a lo largo de diversas comercializaciones. No se
opone a la teoría del agotamiento del derecho marcario, ya que
sólo se aplica en los casos en que el producto ha sido alterado,
subsistiendo la marca originaria. Este supuesto es simétrico al
de supresión o alteración de la marca, mientras que se mantie-
ne la genuinidad del producto revendido25
. El Protocolo lo reco-
noce en el inciso 1) del Arto. 28.
El derecho de seguimiento es reconocido en Francia cuando
como consecuencia de diversas alteraciones, el producto se torna
defectuoso; en Suiza, la jurisprudencia se orienta en el sentido
25
Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, obra cit., pág. 113,
Tomo II.

45
de que depende de la soberana apreciación de los jueces la
decisión de si en un caso particular existe o no un interés legíti-
mo en el control del producto a través de las sucesivas etapas
de su comercialización, reconociéndose el derecho de segui-
miento paralelamente con el reconocimiento de tal interés26
.
El párrafo 2 del artículo 13 de Las Regulaciones de la marca
comunitaria europea reconoce este derecho.
2.19. Pérdida del derecho sobre la marca
La extinción del derecho sobre la marca acontece, de confor-
midad con el Convenio, por renuncia de su propietario; por ca-
ducidad, cuando transcurrido el plazo de diez años del registro
no se pide su renovación; y por nulidad (Art. 42). Esta última
ocasionada: 1) si el registro se hizo en perjuicio de mejor dere-
cho de un tercero; 2) si el registro se efectuó a nombre de quien
tenga o haya tenido vínculos comerciales con la persona que ya
hubiese registrado la marca en otro país centroamericano; y 3)
si el registro se llevó a cabo contraviniendo disposiciones del
Convenio (Art. 44). La caducidad es declarada por la autoridad
administrativa, en tanto que la nulidad por la autoridad judicial
(Artos. 43 y 45).
El Arto. 37 del Protocolo regula la acción de nulidad del re-
gistro de la marca por haberse registrado en contravención de
los Artos. 8 y 9 de dicho Protocolo y establece una prescripción
de cinco años para demandar la nulidad por infracción de cual-
quiera de las causales del Arto. 9, pero, a la vez, establece la
imprescriptibilidad de la acción cuando el registro impugnado se
hubiere efectuado de mala fe. Indudablemente, al no estar esta-
blecido un plazo para la prescripción de la acción cuando el re-
gistro de la marca haya contravenido el Arto. 8, la intención de
la ley es que acción sea imprescriptible por carecer la marca
registrada de los requisitos intrínsecos para constituir un signo
distintivo válido, pero debió establecerse expresamente la
26
Yves Saint-Gal, Protection et defense des marques de fabrique, de commerce ou de
service (París 1972), pág. A-18 y A-24.

46
imprescriptibilidad porque, en los casos que se presenten, la
parte interesada podrá alegar que, al no establecer el Protocolo
de Modificación un plazo de prescripción para tal acción, debe
aplicarse el Arto. 905 C., que establece, como regla general, la
prescripción decenal de los derechos y su correspondiente ac-
ción.
En los Artos. 38 y 39, el Protocolo regula respectivamente la
cancelación por «generización» de la marca y por su falta de
uso. Sin embargo, en ninguna de esas disposiciones reglamen-
ta la forma de proceder para que el Registro de la Propiedad
Industrial inscriba la cancelación de la marca por las menciona-
das acciones, de manera que deberá procederse en la forma
establecida en los Artos. 509 Pr. y siguientes.
2.20. La cancelación de la marca por falta de uso
El Convenio no contiene disposición alguna al respecto27
. El
Arto. 40 del Protocolo establece la definición del uso de la mar-
ca. Se entiende por éste el que los productos o servicios prote-
gidos por la marca se encuentren disponibles en cualquier Esta-
do contratante en la cantidad y del modo que normalmente co-
rresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado, la na-
turaleza de los productos o servicios de que se trate y las mo-
dalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Tam-
bién constituye uso de la marca su empleo en productos desti-
nados a la exportación y el uso de la misma por parte del
licenciatario. El Arto. 41 señala que no se cancelará el registro
de una marca por falta de uso si ésta es justificada, por ejemplo,
27
El Arto. 9 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Co-
mercial establece que: «Cuando la denegación del registro o depósito de una marca se
base en un registro previo hecho de acuerdo con esta Convención, el propietario de la
marca de que se trate tendrá el derecho de pedir y de obtener la cancelación de la
marca previamente registrada o depositada, probando, de acuerdo con los procedi-
mientos legales del país en que se trata de obtener el registro o depósito de su marca,
que el registrante de la marca que desea cancelar la ha abandonado. El término para
declarar abandonada una marca por falta de uso será el que determine la ley nacional,
y en su defecto, será de dos años y un día a contar desde la fecha del registro o
depósito si la marca no ha sido nunca empleada, o de un año y un día si el abandono
o falta de empleo tuvo lugar después de haber sido usada».

47
las restricciones a las importaciones o requisitos oficiales im-
puestos a los productos servicios protegidos por la marca.
El objeto de establecer la obligatoriedad del uso de la marca es
el de poner fin a la práctica de registrar marcas de reserva y de
defensa, las cuales no cumplen con la función normal de las mar-
cas de identificar productos o servicios y su origen, obstaculizan
los registros y hacen más difícil seleccionar nuevas marcas.
En México se considera que la inspección de las autoridades
correspondientes es el medio más idóneo de prueba. El autor
mejicano Nava Negrete niega valor probatorio a las facturas por
ser documentos privados y la doctrina francesa da poco valor a
la publicidad como prueba del uso de las marcas. Sin embargo,
considero que las facturas, deben ser considerados medios de
prueba idóneos si son expedidas por los establecimientos y se
corroboran, en caso de duda, con la contabilidad de éstos, pues
no es obligatorio extender documentos públicos para la compra
de bienes muebles. Debe prevalecer la buena fe en el comercio,
pues de lo contrario caeríamos en el ridículo de que el fabrican-
te tendría que pactar con los distribuidores mayoristas y mino-
ristas el que los compradores tengan que comparecer con un
notario público para la compra de cualquier producto, porque de
lo contrario su marca se vería expuesta a ser cancelada por
falta de uso. En cuanto a la publicidad considero que es una
prueba válida del uso de una marca.
2.21. La reivindicación del derecho sobre el signo distintivo
Una modalidad novedosa que ha sido introducida en el Pro-
tocolo es la figura de la reivindicación del derecho al signo dis-
tintivo, establecida en el Arto. 91 y cuyo término de prescripción
es de cinco años a partir de la concesión del registro.
En la actualidad, como el Convenio no tiene disposiciones
al respecto, si alguien obtiene el registro de un signo distintivo
en perjuicio de los derechos de un tercero, por ejemplo, titular
de una marca notoria no registrada en Nicaragua, tiene que de-

48
mandar la cancelación del registro y solicitar, a su vez el registro
de su marca, lo cual se vuelve engorroso e interminable porque
el infractor puede oponerse a dicho registro aunque no le asista
ningún derecho, únicamente con el afán de entorpecer o retar-
dar los trámites correspondientes.
En cambio la acción reivindicatoria es suficiente para reco-
brar el derecho.
2.22. Competencia desleal
El Convenio establece en el Arto. 65 la llamada gran cláusu-
la general, por la cual considera competencia desleal todo acto
o hecho engañoso que, como los que contempla el artículo 66,
se realice con la intención de aprovecharse indebidamente de
las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las
expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de
las mismas o del público consumidor y, así mismo, señala en el
Artículo 66 una amplia variedad de actos cuya realización es
prohibida. Esta es dada por vía ilustrativa y no de forma limitativa,
puesto que al final del precepto se indica que también son actos
de competencia desleal los demás que «tiendan directa o indi-
rectamente, a causarle perjuicio a la propiedad industrial de otra
persona».
En tal disposición el Convenio se refiere también a las infraccio-
nes de los derechos marcarios (Arto. 66, incisos d, e, f. g, h, i).
El Protocolo hace la distinción entre infracción a los dere-
chos protegidos de conformidad con sus disposiciones (Artos.
92 y siguientes) y los actos de competencia desleal. En el Arto.
95 establece la forma de calcular la indemnización de daños y
perjuicios, en el 96 las medidas precautorias; en el 97 el deco-
miso de los productos e instrumentos de la infracción; en el 99
la sanción penal por infracción de un signo distintivo, que puede
ser de seis meses a seis años por usar en el comercio, sin el
consentimiento de su titular, una marca registrada o una copia
servil o una imitación fraudulenta de ella, o por usar en el co-

49
mercio un nombre comercial o un emblema protegidos; en el
100, la sanción penal por utilización ilícita de indicaciones geo-
gráficas, es de prisión de seis a seis años; en el 101 la multa en
caso de infracción; en el 102, la aplicación de la multa; en los
artículos 106 (cláusula general), 107, 108 y 109 regula lo refe-
rente a la competencia desleal.
La Ley de Marcas establecía en el Arto. 18 que eran conside-
rados reos del delito comprendido en el artículo 319 del Código
Penal anterior, equivalente a los artículos 308 y 316 del actual,
que serían castigados con las penas establecidos en él por la
comisión de diversos actos de infracción a los derechos
marcarios.
Los aspectos más relevantes de la sentencia No. 33 de las
diez y treinta minutos de la mañana del 20 de marzo de 1996
de la Corte Suprema de Justicia, los abordamos en el Capítu-
lo III, dedicado a la Competencia desleal.
3. Principales deficiencias del Convenio
a) Falta de reconocimiento expreso de la marca notoria. Sin
embargo, en la práctica su protección se fundamenta en el inci-
so q) del Arto. 10 del Convenio.
b) El Protocolo de Modificación al Convenio prohibe en el
inciso e) del Arto 9, el registro de un signo distintivo si «constitu-
yera una reproducción, imitación, reproducción, imitación, tra-
ducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido en cualquier Estado Contratante por el
sector pertinente del público, o en los círculos empresariales
pertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera a
un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible
de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero,
o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo».

50
Como puede observarse el reconocimiento y protección da
el Protocolo a la marca notoria es sumamente amplia, subsa-
nando así la deficiencia del actual Convenio.
c) Falta de obligatoriedad del uso de las marcas registradas,
mediante la imposición de sanciones por la falta de uso. En otras
legislaciones puede demandarse la cancelación de una marca
por falta de uso, si no es usada dentro de los cinco años si-
guientes a su inscripción o desde la fecha de su último uso.
Esta deficiencia está subsanada en el Arto. 39 de Protocolo. El
Arto. 40 del mismo define el uso de la marca.
d) A diferencia de otras legislaciones no contiene entre las
prohibiciones para el registro de marcas consistentes en térmi-
nos no registrables que se encuentren en una lengua extranje-
ra. Esta deficiencia está subsanada en el inciso g) del Arto. 10
de Protocolo, de conformidad con el cual la solicitud del registro
de una marca debe contener: una traducción de la marca, cuan-
do estuviese constituida por algún elemento denominativo y éste
tuviese significado en un idioma distinto del castellano». Cabe
observar que el actual Convenio no prohibe expresamente el
registro de marcas que consistan únicamente en una letra o en
un dígito. El inciso f) del Arto. 8 del Protocolo contiene esta pro-
hibición, con la salvedad de que se presente en una forma es-
pecial y distintiva.
e) Falta de un período de gracia para renovar marcas que se
hubieran vencido. En algunas legislaciones este período es de
tres meses y en otros de seis. El Protocolo de modificación en el
inciso 2) del Arto. 22 establece un plazo de gracia de seis me-
ses posteriores a la fecha de vencimiento para la renovación de
la marca. No obstante la deficiencia del Convenio en este pun-
to, el Registro de la Propiedad industrial debería conceder tal
plazo de gracia de conformidad con el Artículo 5 bis, inciso 1).
f) Falta de regulación de la marca de certificación. El Proto-
colo la regula en los Artos. 53 a 59.

51
g) Falta de una solución adecuada una vez que se produzca
la unión aduanera en Centro América para la circulación de pro-
ductos que lleven una marca ilícita (Arto. 228).
4. Principales deficiencias del Protocolo
a) Las siguientes disposiciones del Protocolo están en abierta
violación de las Constituciones de los países centroamericanos:
i) Los artículos 17, 18 y 19, que le confieren al Registro de la
Propiedad Industrial la potestad de conocer y fallar las oposicio-
nes que se presenten a las solicitudes de registro de marcas, a
pesar de no ser el Registrador de la Propiedad Industrial, a cuyo
cargo está el Registro de la Propiedad Industrial, una autoridad
judicial, sino administrativa. Violan los Arto. 159 Cn. establece
que: «Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo
juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial».
ii) El inciso 1) del Artículo 17 del Protocolo, establece la obli-
gación de acompañar con la oposición el comprobante de pago
de la tasa de oposición establecida, que de conformidad con el
Arto. 113 del Protocolo de Modificación es de cuarenta (40) pe-
sos centroamericanos.
Esta disposición del Protocolo viola abiertamente el Arto. 165
Cn., en cuya parte final dice: «La Justicia en Nicaragua es
gratuita», puesto que el Registro de la Propiedad Industrial, como
anteriormente expusimos, al tramitar una oposición y dictar la
sentencia correspondiente está decidiendo sobre el derecho de
propiedad de una marca y, por ende, sobre el patrimonio de dos
personas, con lo cual imparte justicia, pero esta justicia, según
el Protocolo de Modificación no es gratuita, sino por el contrario,
tiene un valor de cuarenta (40) pesos centroamericanos.
iii) Al violar el principio de la gratuidad de la justicia, consig-
nado en nuestra Constitución Política, el Protocolo viola tam-
bién el Arto. 32 Cn. porque establece la obligación de pagar un
derecho fiscal, expresamente desautorizado por nuestra Carta

52
Magna. viola el Arto. 44 Cn. al restringir el goce de la propiedad
privada con cargas administrativas ilegales, como es la suma
de cuarenta pesos centroamericanos por el derecho a presentar
una oposición.
iv) El inciso 1) del Arto. 114 del Protocolo de Modificación
viola abiertamente el Arto. 114 de la Constitución Política de
Nicaragua al establecer que: «Los montos de las tasas previs-
tas en este Convenio podrán ser modificados por decisión con-
junta de los Viceministros de los Estados Contratantes bajo cuya
supervisión se encuentran las administraciones nacionales de
propiedad industrial». Evidentemente la facultad conferida por
nuestra Carta Magna a la Asamblea Nacional es derogada por
esta disposición del Protocolo de Modificación del Convenio Cen-
troamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Por
la misma razón viola el inciso 27) del Arto. 138 Cn., que estable-
ce como atribución de la Asamblea Nacional: «Crear, aprobar,
modificar o suprimir tributos, y aprobar los planes de arbitrio».
v) El primer párrafo del Arto. 121 del Protocolo, establece
que: «El órgano rector de la integración económica centro-
americana podrá modificar este Convenio así como el Re-
glamento uniforme. A estos efectos se tomarán en cuenta las
propuestas que le eleve el foro integrado por los Jefes de las
administraciones nacionales de la propiedad industrial de los
países del Istmo Centroamericano».
La disposición transcrita del mencionado Protocolo, viola
abiertamente los incisos 1) y 12) del Arto. 138 de la Constitución
Política, ya que son atribuciones de la Asamblea Nacional: 1)
«Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y
derogar los existentes» y el Protocolo de Modificación del Con-
venio Centroamericano para la Protección de la Propiedad In-
dustrial es la ley interna sobre signos distintivos y 12) «Apro-
bar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y
contratos internacionales: de carácter económico, de comer-
cio internacional, de integración regional, de defensa y seguri-
dad, los que aumentan el endeudamiento externo o comprome-

53
ten el crédito de la nación y los que vinculan el ordenamiento
jurídico del Estado». Estas atribuciones no pueden ser delega-
das al órgano rector de la integración económica centroameri-
cana. Esta delegación que hace el Protocolo28
.
vi) El inciso 1) del Arto. 119 del Protocolo establece que: «Los
Estados Contratantes se comprometen a emitir un Reglamento
uniforme de este Convenio dentro de un plazo de un año conta-
do a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protoco-
lo. El Reglamento entrará en vigor mediante Acuerdo o Decreto
del Organismo Ejecutivo de cada Estado Contratante una vez
aprobado por el órgano rector de la integración económica cen-
troamericana». Esta disposición viola abiertamente el inciso 10
del Arto. 150 Cn., ya que para que es atribución del Presidente
de la República reglamentar las leyes.
b) No contempla la inscripción de los cambios de nombres
de los titulares de signos distintivos.
c) El Arto. 67 del Protocolo establece que «El registro de un
nombre comercial, su modificación y su anulación se efectuarán
siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de
las marcas, en cuanto corresponda ...» Es obvia la mala redac-
ción de este artículo, ya que no es posible que en una acción de
nulidad de un nombre comercial pueda seguirse el procedimiento
para registrar una marca.
d) No contempla el nombramiento del Registrador suplente.
e) No contiene una disposición igual a la del Arto. 218 del
Convenio, cuya utilidad ya vimos.
f) Establece el requisito de renovar las señales de propagan-
da (Arto. 117) pero no establece la tasa correspondiente.
28
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,
en la sesión del 9 de julio de 1996 emitió un dictamen negativo en contra del Protocolo
porque el artículo 121 inc. 1) del Protocolo viola el artículo 121 inciso 4) de la Constitución
de Costa Rica que confiere la competencia exclusiva de aprobar o improbar los convenios
internacionales, tratados públicos y concordatos a la Asamblea legislativa.

54
g) No contiene disposiciones sobre la forma de funcionamiento
del Registro como las contiene el Convenio.
h) En la solución de controversias (Arto. 123) no toma en
cuenta a la Corte Centroamericana de Justicia, a pesar de ser
esa una de las competencias de dicha Corte de conformidad
con el Arto. 12 del Protocolo de Tegucigalpa y los incisos a), c)
y g) del Estatuto de la Corte.
i) La forma en que aborda la teoría del agotamiento de dere-
chos, como vimos anteriormente.
j) Deja en incertidumbre ante qué autoridad hay que recurrir
para las demandas de cancelación de marcas, nombres comer-
ciales, etc. No así el Convenio.
5. Conclusión
El Protocolo debe ser reformado para que se ajuste a las
Constituciones de los países de Centro América y se corrijan
sus deficiencias. De otra forma no podrá ser aprobado por la
mayoría de dichos países y no entrará en vigencia.
Lo más aconsejable es reformar el Convenio para sub-
sanar sus deficiencias, ya que ha estado en vigencia durante
más de veinte años, en los cuales ha demostrado ser un instru-
mento eficaz y armónico.

55
CAPÍTULO II
La Marca Notoria
6. Concepto
Por marca notoria se entiende una marca de vasta reputa-
ción, cuyo empleo por un tercero puede generar confusión acer-
ca del origen o calidad de los productos o servicios que distin-
gue. Desde el punto de vista práctico, el Registro de la Propie-
dad Industrial puede denegar un registro sobre la base de la
probabilidad de confusión con aquéllas, aun cuando tales mar-
cas no estuvieren registradas29
.
Saint-Gal, la define como aquélla que goza de un conoci-
miento generalizado en los círculos comerciales interesados,
conocimiento al cual va aneja una reputación importante.
Como señalan Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas
de las Cuevas30
, la marca notoria no tiene que tratarse de una
celebridad excepcional, como a veces se ha pensado. Cuando
esta condición está presente, nos encontramos frente a una
marca «super notoria», «célebre» o de «alto renombre» según
los términos de la doctrina belga, holandesa, suiza y escandina-
va. Pero una marca puede muy bien ser notoria sin haber alcan-
zado la celebridad.
7. Marcas Notorias Mundiales y Célebres
La doctrina hace la clasificación de marcas mundiales y céle-
bres. Las primeras son aquéllas cuya notoriedad se extiende no
ya a un país determinado, sino al mundo en general. Todas las
marcas mundiales son marcas notorias, pero no todas las mar-
cas notorias son mundiales. Las segundas son las que no sola-
29
Carlos M. Correa, «Necesidad, lineamientos, alcances y propuestas específicas de
reforma del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial,
publicado en la Revista del Derecho Industrial, números 16 a 18, año 6, pág. 488.
30
Derecho de Marcas, pág. 93, Tomo II.

56
mente reúnen condiciones de notoriedad, sino también una re-
putación de que los productos por ellas identificados son de alta
calidad, o por lo menos de calidad suficiente como para satisfa-
cer al consumidor.
8. Protección de la marca notoria en el Protocolo de
Modificación
El Protocolo de Modificación31
, siguiendo al Tratado de Libre
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLC), esta-
blece en el inciso e) del Arto. 9, la prohibición de registrar como
marca «una reproducción, imitación, traducción o transcripción,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en
cualquier Estado Contratante por el sector pertinente del públi-
co, o en los círculos empresariales pertinentes, o en el comercio
internacional, y que perteneciera a un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique,
cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o un ries-
go de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto
de la notoriedad del signo».
9. Posibilidad de un sistema internacional de Registro
La preocupación por proteger las marcas notorias ha origina-
do la idea de establecer un sistema internacional de registro de
esas marcas. Sin embargo, en una reunión del Comité de Ex-
pertos en Marcas Notorias de la OMPI, que tuvo lugar en no-
viembre de 1995, la mayoría de los países expresaron escepti-
cismo sobre la posibilidad de crear tal registro internacional. El
problema inicial, que impide su creación, es la falta de una defi-
nición internacionalmente reconocida del término «notoria». El
comité estuvo de acuerdo que tal definición debía ser dada por
la Oficina Internacional para determinar si una marca es notoria
o no. La Oficina Internacional propone, como mínimo, que los
siguientes criterios sean tomados en consideración: «los consu-
midores potenciales» o «sector pertinente de consumidores» de
31
Aún no vigente en Centroamérica.

57
los productos o servicios; «los canales de distribución de los
bienes y servicios» ; la «duración, extensión y área geográfica»
de cualquier uso o anuncio de la marca; y el mercado comparti-
do tanto en el territorio donde se solicita la protección, como en
otros territorios. Además, la propuesta aclara que el registro o
uso de la marca en el territorio en el que solicita la protección no
debe ser un prerrequisito para la protección de conformidad con
el concepto de «notorio». La comisión propone una disposición
similar al artículo 16(3) del Acuerdo TRIPS, para incluir una pro-
tección en contra de la dilución de la marca.
10. Alcance de la protección de la Marca Notoria
La marca notoria esta protegida por el Arto 6º bis del Conve-
nio de París, con la limitación de que no incluye las marcas de
servicio y extiende la protección únicamente a productos igua-
les o similares a los que protege la marca notoria. La actual Ley
19.039 de la República de Chile sobre Propiedad Industrial, es-
tablece la protección de las marcas notorias aun para las mar-
cas de servicios, pero con la limitación de que los productos de
la marca notoria y la marca solicitada sean iguales o semejan-
tes32
. Sin embargo, la Corte Suprema de Chile en la sentencia
de fecha 17 de junio de 1994, reconoció que existen marcas
cuya notoriedad es tan evidente que trasciende el principio de la
especialidad de los signos distintivos. En virtud de dicha consi-
deración, dejando sin efecto los fallos de primera y segunda ins-
tancia, acogió una oposición presentada por Kirbi A/S, dueña
de la famosa marca LEGO, para distinguir, entre otros, artículos
de la clase 28, en contra de la solicitud de registro de la misma
marca, presentada por una empresa nacional para distinguir:
«Inmobiliaria, Clase 36; empresa constructora de obras civiles,
viviendas e inmuebles, clase 37; servicio de asesoría profesio-
32
El segundo párrafo del inciso g) del Arto. 20 de la mencionada ley chilena contiene
una disposición que es muy saludable para evitar el disfrute parasitario de la marca
notoria por el cual obliga al titular de dicha marca a solicitar el registro de la misma
dentro de los 90 días siguientes al rechazo o anulación de la marca infractora.

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