Slide per il brainpirlo su licenze proprietarie e proprietà intellettuale

1. I DIRITTI SUL
SOFTWARE
PROPRIETARIO
LA TUTELA DELLO SVILUPPATORE
Sara Giustini
mercoledì 10 luglio 13

2. Cosa cerchiamo di
capire stasera
1. come è definito il software nell’ordinamento giuridico
2. quali diritti ha l’autore del software e come possono essere
regolati
3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
mercoledì 10 luglio 13

3. 1. come è definito il software nell’ordinamento giuridico
NORMATIVA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA
OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) (1978)
Programma per elaboratore : l’insieme di istruzioni che può, una volta trasferito su un supporto leggibile dalla
macchina, far svolgere una funzione, realizzare un compito o ottenere un risultato particolare per mezzo di una
macchina per l’elaborazione delle informazioni
Computer Software Copyright Act (12 dicembre 1980 - U.S.A)
A computer program is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to
bring about a certain result
La normativa comunitaria (Direttiva 250/91/CEE) e la legge di attuazione italiana
(D.lgs. 29 dicembre 1992 n° 518) non contengono definizioni di programma per
elaboratore
mercoledì 10 luglio 13

4. 1. come è definito il software nell’ordinamento giuridico
NORMATIVA NAZIONALE . Codice civile art.2575 - 2583; La legge n° 633/1941.
Articolo 1
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro
ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della
Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa
esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o
la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”
Articolo 2
“In particolare sono comprese nella protezione: [...] 8) i programmi per elaboratore, in
qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso. “
mercoledì 10 luglio 13

5. PER ESSERE PROTETTO COME OPERA DELL’INGEGNO IL
PROGRAMMA PER ELABORATORE DEVE ESSERE UNA
ESPRESSIONE NUOVA, COMPIUTA ED ORIGINALE
Quando un software è originale?
(Tribunale di Milano): “Ai fini della verifica positiva dei presupposti della tutelabilità
del sofware e’ rilevante il fatto che esso non rappresenta una mera soluzione standard
conosciuta nel settore, non e’ articolato su scelte necessitate e si configura come risultato
di un apporto originale del suo autore. La legge sul diritto d’autore contempla un
requisito di accesso alla protezione del software situato ad un livello di minor rigore
rispetto a quanto previsto per il riconoscimento della novità intrinseca del brevetto per
invenzione industriale. Verificata una larga area di coincidenza fra il software
originale e quello imitato, deve essere ravvisata l’illiceità dell'imitazione stante
l'irrilevanza delle modificazioni apportate”
1. come è definito il software nell’ordinamento giuridico
mercoledì 10 luglio 13

6. 2. quali diritti ha l’autore del software e come possono essere regolati
CHI E’ L’AUTORE di un programma per elaboratore ?
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera,
quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art.7
E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera
stessa.
Art.10
Se l’opera è stata creata cn il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il
diritto d’autore appartiene in comune ai suoi titolari. (opera composta)
mercoledì 10 luglio 13

7. 2. quali diritti ha l’autore del software e come possono essere regolati
✴ Lavoratore subordinato
Articolo 12bis: Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di
utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal
lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite
dallo stesso datore di lavoro.
✴ Collaboratore a progetto
Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione realizzata
nello svolgimento del rapporto (art. 65, co. 1, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modifiche ed integrazioni).
✴ Appaltatore?
CASI PARTICOLARI
mercoledì 10 luglio 13

8. Appaltatori?
“Nel caso di opera creata in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera, non resta esclusa l'applicazione della
legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla tutela del diritto d'autore - sempre che ne ricorrano i presupposti (da verificare in
relazione all'invocata tutela del diritto morale e del diritto patrimoniale d'autore), atteso che lo specificato contratto,
oltre a non incidere sulla paternità dell'opera - poiché è la creazione ad investire l'autore della qualità di creatore, e
il diritto del committente non può essere che un diritto derivato, trasmessogli con la consegna dell'opera - implica il
trasferimento al committente stesso dei diritti di utilizzazione dell'opera, solo nei limiti dell'oggetto e delle finalità
del contratto. In conseguenza, unicamente dopo che, attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale delle
parti, si sia accertato quali dei diversi ed indipendenti diritti di utilizzazione sia stato trasferito al committente,
assume rilevanza la prova dell'esistenza di patti limitativi delle possibili utilizzazioni consentite dall'oggetto e
dalla finalità del contratto nonché incidenza l'accertamento dell'assolvimento del relativo onere da parte
dell'autore.”
(Cass.Sez. I, sent. n. 3439 del 07-06-1982.)
“Con riguardo ad opera dell'ingegno, tutelata a norma della legge 22 aprile 1941 n. 633, la circostanza che la
stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d'opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale
spetta esclusivamente all'autore ed è insuscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta una sostituzione del
committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro cessione globale e
complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti
nell'oggetto e nelle finalità del contratto d'opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale
esorbitante da tali limiti (quale quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell'opera non contemplate dal
contratto).(Cass. Sez. I, sent. n. 7109 del 23-12-1982).
mercoledì 10 luglio 13

9. 2. quali diritti ha l’autore del software e come possono essere regolati
DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA.
Articolo 12
“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. ” [ diritto di riprodurre,
trascrivere, eseguire, comunicare al pubblico, distribuire, noleggiare]
Articolo 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non
esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
DIRITTI MORALI
Articolo 20
“Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni
della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di
rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla
sua reputazione .”
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso
ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.
mercoledì 10 luglio 13

10. Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla
presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con
qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore
richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per
elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il
programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore
originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica
europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta
copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma
o di una copia dello stesso.
2. quali diritti ha l’autore del software e come possono essere regolati
mercoledì 10 luglio 13

11. Articolo 64 ter :
Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le
attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per
l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del
legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del
programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora
tale copia sia necessaria per l'uso.
Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il
funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è
basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione
del programma che egli ha il diritto di eseguire.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del c.2 sono nulle .
2. quali diritti ha l’autore del software e come possono essere regolati
mercoledì 10 luglio 13

12. Articolo 64 quater (la decompilazione):
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice
del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis,
lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per
ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di
un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare
una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e
rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per
conseguire l'interoperabilità.
2. quali diritti ha l’autore del software e come possono essere regolati
mercoledì 10 luglio 13

13. 3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
✴IL CONTRATTO
✴REGISTRAZIONE SIAE
✴BREVETTO SOFTWARE
✴AZIONI LEGALI
mercoledì 10 luglio 13

14. - Appalto di servizi o contratto d’opera?
Dipende dalla natura del soggetto incaricato dello sviluppo del programma: se imprenditore, si
realizzerà un contratto di appalto di servizi (art. 1655 c.c.); se professionista, verrà concluso
un contratto d’opera (art. 2222 c.c.).
- Che differenza c’è?
Nel caso di appalto, l’imprenditore, che conta sulla personale organizzazione dei mezzi
necessari e su una totale autonomia nello svolgimento del servizio, assume un obbligo di
risultato e deve assicurare la rispondenza del software realizzato alle specifiche esigenze
tecniche e funzionali che il committente dovrà aver precisato nel contratto, con applicazione
della garanzia per vizi e difformità ex artt. 1667-1668 c.c.
Nel caso di contratto di opera, il professionista si impegna a svolgere personalmente (“con
lavoro prevalentemente proprio”) il servizio richiesto, ma l’obbligazione sarà di mezzi e la
responsabilità del fornitore sarà limitata.
3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
✴IL CONTRATTO: qualificazione
mercoledì 10 luglio 13

15. ✴IL CONTRATTO:clausole
3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
-Individuazione delle funzionalità richieste e variazioni in corso d’opera
-Durata e fasi del contratto (milestones e collaudi)
-Risoluzione e recesso
-Corrispettivi e modalità di pagamento
-Aggiornamenti, sviluppo successivo (manutenzione evolutiva)
-Garanzie (manutenzione correttiva) e responsabilità
-Controversie
-Riservatezza, divieti di duplicazione, modifiche e decompilazione;
-clausole penali per ritardo o inadempimento
-Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale
mercoledì 10 luglio 13

16. ✴IL CONTRATTO: proprietà e cessione del codice
3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
1. secondo alcuni:
contratto d’Appalto = diritti di sfruttamento vengono trasferiti automaticamente al
committente in quanto ha commissionato e pagato la realizzazione di un’opera che intende
mantenere per sè;
contratto d’opera intellettuale = diritti di sfruttamento appartengono al professionista
finché questi non ne trasferisce la titolarità. Ed il trasferimento va provato per iscritto.
mercoledì 10 luglio 13

17. 3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
✴IL CONTRATTO: proprietà e cessione del codice
2. Possibili alternative:
- proprietà esclusiva al committente con consegna codice eseguibile e sorgente.
- comproprietà del diritto di utilizzo del sw con consegna del codice eseguibile.
- dir. di utilizzazione non esclusivo del sw con consegna del codice eseguibile.
- deposito codice presso terzi con source code escrow
mercoledì 10 luglio 13

18. 3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
✴IL CONTRATTO: proprietà e cessione del codice
3. In ogni caso, è necessario/opportuno individuare
chiaramente i diritti ceduti:
- In caso di licenza: indicare quali facoltà di sfruttamento sono concesse a fini
commerciali
- In caso di cessione: indicare quali componenti del software è stato sviluppato per il
committente(definizione precisa) ma resta fermo il diritto della SW house di
continuare ad utilizzare altre componenti non customizzate (e il diritto di farne opere
derivate)
mercoledì 10 luglio 13

19. 4. Ceduti o meno i codici sorgente si può ricreare lo stesso
software?
(art. 2, n. 8, l.d.a.) “Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i
principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla
base delle sue interfacce”.
3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
✴IL CONTRATTO: proprietà e cessione del codice
mercoledì 10 luglio 13

20. ✴REGISTRAZIONE SIAE
3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
Articolo 103:
È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di
questa legge.
Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la
data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e
i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro
attribuite.
Articolo 105:
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
mercoledì 10 luglio 13

21. 3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
✴BREVETTO SOFTWARE
- CODICE CIVILE ART.2584-2594 E CODICE DELLA
PROPRIETA’ INDUSTRIALE (D.LG. N.30/2005,
modificato nel 2010)
l’Art. 45 Oggetto del brevetto.
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica,
che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione
industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i
programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella
misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, princìpi, metodi,
programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali
mercoledì 10 luglio 13

22. - COSA E’ UN BREVETTO?
- è un diritto esclusivo di sfruttamento di un’invenzione suscettibile di applicazione
industriale, nella quale si palesa una attività inventiva, in un territorio e per un
periodo determinato.
- è un diritto patrimoniale, che può essere ceduto o dato in licenza, gratuitamente o, più
spesso, dietro compenso.
- consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione senza
autorizzazione.
- ha un durata determinata nel tempo (20 anni dal deposito di domanda) e non può
essere rinnovato.
3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
mercoledì 10 luglio 13

23. - IL SOFTWARE E’ BREVETTABILE?
- il software non è brevettabile di per sè ma solo se contiene uno o più algoritmi innovativi
dal punto di vista tecnico: si brevettano quindi le invenzioni relative ai programmi per
elaboratore che forniscano un “contributo tecnico”, come “contributo allo stato dell’arte, in
un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente nella materia” (art. 2b
Proposta di Direttiva, presentata dalla Commissione Europea).
Tale contributo tecnico “è valutato considerando la differenza tra l’oggetto della
rivendicazione di brevetto nel suo insieme, i cui elementi possono comprendere
caratteristiche tecniche e non tecniche, e lo stato dell’arte” (art. 4 comma 3).
- occorre descrivere dettagliatamente gli algoritmi innovativi e la loro interazione con il
software.
3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
mercoledì 10 luglio 13

24. DIFFERENZA CON TUTELA DEL DIRITTO
D’AUTORE?
“il brevetto permette lo sfruttamento della creazione con riguardo al suo contenuto; il diritto d’autore, invece,
protegge la forma dell’espressione creativa, a prescindere dal contenuto in essa racchiuso”.
Stallman, nel libro “Codice libero” spiega così:
“La differenza tra la tutela di un programma sotto copyright e quella di uno coperto da brevetto è sottile ma
significativa. Nel primo caso, chi ha creato il software può vietare la duplicazione del codice ma non quella dell’idea
o della funzionalità cui si riferisce quel codice. In altri termini, se uno sviluppatore sceglie di non usare un
programma tutelato dai termini imposti dall’autore originale, gli resta comunque la libertà di operare il cosiddetto
reverse-engineering, ovvero riprodurne le funzionalità scrivendo nuovamente il codice partendo da zero. […]
Contrariamente al copyright, un brevetto offre a chi lo detiene la possibilità di impedire lo sviluppo indipendente di
un programma dotato di funzionalità identiche o analoghe”.
3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
mercoledì 10 luglio 13

25. 3. come l’autore del software può tutelare i suoi diritti
✴AZIONI LEGALI
- TULEA DEL DIRITTO D’AUTORE
ipotesi di illecita riproduzione ovvero illecita elaborazione o trasposizione in diversa forma del programma senza
l'autorizzazione del titolare:
◦ all'accertamento del diritto violato ed all'inibizione dell'attività illegittima (articolo 156 l.d.a.);
◦ alla rimozione o alla distruzione degli esemplari frutto di tale ultima attività (articolo 158 l.d.a.);
◦ alla condanna al risarcimento del danno (articolo 158 l.d.a.);
◦ alla pubblicazione della decisione in una o più giornali a spese della parte soccombente.(articolo 166 l.d.a.).
Altra forma di violazione del diritto d'autore sui programmi è infine il PLAGIO, inteso quale violazione del
diritto morale di paternità dell'opera.
- TUTELA BREVETTO
. azione di contraffazione (in sede civile e in sede penale) (al titolare del brevetto)
. azione di molestia (al licenziatario)
. provvedimenti cautelari (descrizione e sequestro)
- TUTELA CONTRATTUALE:
. azione di adempimento o di risoluzione per inadempimento;
. applicazione delle penali se previste
mercoledì 10 luglio 13

26. LA MIGLIORE TUTELA?
conoscere i propri diritti,
stipulare contratti chiari,
...e farsi consigliare da un buon avvocato
:-)
mercoledì 10 luglio 13

27. ..grazie per l’attenzione e la pazienza...
..domande?
giustini.sara@gmail.com
mercoledì 10 luglio 13