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「ソフトウェアと知財」クイックレッスン
- 2. はじめに
IT業界の特性や貴社の企業ステージから考えた「特許の役割」を考えてください。
一般によく言われる特許取得の効果、実際は?
★特許を取れば、市場が独占できる。 ???
分野、規模を問わず市場である程度のシェアを占めるために必要なのは、営業力、
商品・サービス力。 特許があっても??
★特許は、他社の模倣を防止できる。 ???
特許があっても商品・サービスが売れていなければ、誰も模倣しない。
模倣されるのを心配する前に売れ、売れ!です。
★特許を他社にライセンスして収入が得られる。 ???
特許のライセンス販売は、商品サービス以上に販売は難しく、収入も商品・サービスの
数%に過ぎず、付加価値も少なく、最終顧客も掴めません。
ITベンチャーにとって特許の役割は、
☆商品・サービスを売るため ブランド力、信用力が低いITベンチャーにとって、
☆顧客にアピールするため 特許は、自社の技術力の証明となり、顧客や
☆売ってくれる人と組むため パートナーの貴社に対する信頼度が向上します。
☆うちの会社は、ちょっと違う。 「人がすべて」のITベンチャー経営において、
→ 従業員のやる気向上。 特許は、やる気向上のツールとして機能します。
RF) 一部を土生哲也氏著 第2回「シェアNo.1の秘訣」プレゼン資料から引用
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- 3. 目 次
1.知的財産権とは 3.特許出願~登録
• 知的財産権とは • 特許出願の流れ
• 特許権とは • 特許出願の審査順番待ち期間
• 商標権とは • 審査結果を早く得るためには
• 意匠権とは • 拒絶査定を受けたら
• 実用新案権とは • 外国に特許出願するには
• 著作権とは
4.特許侵害
• 営業秘密とは
• 特許侵害警告を受けたら
• 特許権と著作権の違い
• 他社の特許を侵害しないために
• 特許権と営業秘密の使い分け
• 特許侵害訴訟の例 (ジャスト・松下事件)
2.ソフトウェア特許
5.特許権の活用
• ソフトウェア特許とは
• 自社で実施する
• 特許をとるための条件
• 使用許諾(ライセンス)する
• ソフトウェアの発明とは
• 権利を譲渡する
• 新規性とは
• クロスライセンスする
• 進歩性とは
• 進歩性が認められない例
• 先願とは
• ビジネスモデル特許とは
• ビジネスモデル特許の登録可能性
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- 4. 1.ソフトウェアビジネスに必要な知的財産権
知的財産権とは
• 知的財産権とは、発明やデザインなど、広く創造活動を保護する権利です。知的財産権は、
次の表に示した通り、産業財産権(工業所有権)と著作権が主要なものとなっています。
• 産業財産権(工業所有権)は、特許庁に出願して登録を受けることが必要です。この中では、
特許権と商標権が特に重要です。
• 著作権は、特にコンピュータ・ソフトウェアや、アニメや映画などのコンテンツで問題となるも
のです。特許庁への出願は不要で、著作物の創作と同時に権利が発生する点が、産業財
産権と異なります。
• その他の中では、特許以外に技術やノウハウを守るための権利として、特に営業秘密保持
権については注意が必要です。
特許権 … 発明を保護
①産業財産権 実用新案権 … 考案(小発明)を保護
意匠権 … 物品の形態(デザイン)を保護
商標権 … 商品・サービスを表す標識を保護
②著作権 … 小説や絵画などの著作物の表現を保護
半導体集積回路に関する権利
③その他 営業秘密
… 他
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- 6. 特許権とは
• 自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を保護する権利です。
• 特許権を取得すると、その発明については絶対的な独占権が認められます。特許
権が発生していれば、第三者は例え自ら発明したとしても、また特許権の存在を
知らなかったとしても、原則として特許発明を実施することができません。もし第三
者が他人の特許発明を実施すれば、特許発明実施の差止めや損害賠償を請求
される非常に強い権利です。
• また.刑事罰の適用もあります。
<ポイント>
• 特許権を取得すれば、特許発明を出願から20年間独占的に実施でき、第三者が
特許発明を実施することを阻止できます。
• 反面、特許出願した発明は、出願から1年6ヶ月経過すると公開されますので、特
許発明を秘密にすることはできません。
• 特許権を取得した場合でも出願から20年経過後は第三者が自由に実施できます。
• 特許庁で審査を受けて登録を受けることが必要です。
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- 7. 商標権とは
• 商品・サービスに使用するマークを保護するための権利です。競合商品や競合
サービスと機能自体に大差がなく、需要者が商品やサービスに付されている
マークを頼りに商品やサービスを選択する傾向が強い場合には、特に重要な権
利となります。
<ポイント>
• 権利者は登録から10年間登録商標を独占的に使用できます。さらに更新登録
することによって半永久的に独占権を維持することができます。
• 商標を使用する商品やサービスを特定して、登録を受けることが必要です。
• 特許庁で審査を受けて登録を受けることが必要です。
商標登録の主な要件
1.識別力があること
指定商品・指定役務との関係で、普通名称、慣用商標、質表示等は登録不可
(ex. コンピュータに「パソコン」、ソフトウェアに「Webブラウザ」 etc.)
2.他人の登録商標の類似範囲にないこと
3.他人の業務にかかる商品・役務と混同を生じる恐れがないこと
4.商品の品質・役務の質の誤認を生じる恐れがないこと
5.指定商品・指定役務が明確かつ正しく指定されていること
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- 9. 著作権とは
• 文芸、学術、美術、音楽、プログラムの「表現」を保護するための権利です。
• プログラムに含まれる「アイデア」は保護することができません。
<ポイント>
• 著作物の創作時から、著作者の死後50年間保護されます(法人の著作物は公
表から50年、映画の著作物は公表から70年保護されます)。
• 著作権は、出願や登録をする必要はなく、著作物を創作した時点で自然に発
生します。文化庁やSOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)の登録は、
裁判での立証資料や第三者対抗要件となります。
• 著作者には著作者人格権が発生し、この権利は一身専属で譲渡できません。
特にソフトウェアを受託開発する場合には、プログラムの著作権を譲渡せず保有し
ておかないと、他の開発で類似の開発案件を受託した際に、いままで開発したプロ
グラムを流用することができず、生産性を著しく低下させてしまうことになります。
一方、ソフトウェア開発を委託する場合には、外注先から著作権(翻案権等を含む)
の譲渡および著作者人格権の不行使を定めておかなければ、自社での改良や修
正ができなくなります。
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- 10. 特許権と著作権の違いは
• 保護対象は、特許権が技術的なアイデアであることに対して、著作権は著作物
の表現を保護します。従って、著作権ではアイデアを保護することはできません。
• 特許権はその取得のために、特許庁への出願が必要です。出願後、審査で特
許査定をされ、特許原簿に登録されることによって権利が発生します。
• これに対して、著作権は著作者が著作物を創作したときに発生するもので、出
願などの手続きは必要としません。
• 特許権はその権利の存在を知らずに侵害した第三者に対しても、権利の行使
ができる絶対的な権利ですが、著作権は表現の模倣や盗用を防止するための
権利ですので、他人の著作物とよく似た著作物であっても他人の著作物の存在
を知らずに自ら創作した場合には権利の侵害にはなりません。
特許権 著作権
保護対象 技術的思想 表現
権利の成立 出願→審査→登録の過 創作と同時に発生
程を経て権利が発生 (登録は対抗要件)
独占権の効力 絶対的 相対的
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- 11. 例えば、特許権者甲がアイデアXについて特許権を取得し、アイデアXを実装した
ソフトウェアAを制作した場合について考えます。
• 権利者でない乙が、ソフトウェアAをデッドコピーすると、プログラムの著作物を複製している
ので著作権侵害になり、アイデアXもそのまま使われているため特許権侵害にも該当します。
• 権利者でない乙がソフトウェアAをデットコピーせずに、ソフトウェアAからアイデアを抽出し
新たにソフトウェアAとは異なるソフトウェアBを制作した場合はどうでしょうか。
• 権利者でない乙は、ソフトウェアBをソフトウェアAにコピーして作成していないため著作権
侵害にはなりませんが、特許権者甲のアイデアXを盗用しているため特許権侵害にはなりま
す。
権利者でない乙が
特許権者甲 ソフトウェアBを作成
著作権侵害×
ソフトウェアA ソフトウェアB
特許権侵害○
権利者でない乙が
アイディアXを抽出
アイディアX アイディアX
このように、ソフトウェアのデットコピーは著作権で防ぐことができますが、
アイデア自体を保護するためには、特許権の取得が必要になります。
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- 12. 営業秘密とは
• 営業上の秘密情報や非公開の技術・ノウハウなどは、一定の要件を満たすこと
により「営業秘密」として法的な保護が与えられます。
• 特許出願による内容の公開を避けたい技術や、要件を満たさないために特許
の対象とならないノウハウ等を保護する場合に有益な手段となります。
<ポイント>
①秘密管理性(秘密として管理されていること)
②有用性(事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること)
③非公知性(公然と知られていないこと)
①~③を満たす情報は、営業秘密として保護されます。
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- 13. 特許権と営業秘密の使い分け
• 特許権は、特許権によって保護されていることを知らずに、他人の特許発明を実施した第
三者に対しても権利行使ができる強い権利ですが、権利を取得するためには発明を公開
することが必要です。審査の結果、特許として認められない場合には、第三者は公開され
た発明を自由に実施することができます。
• 従って、発明を公開しなければ模倣される可能性が低い場合は、特許出願を行わず、むし
ろ発明を秘密にすることによって長期間にわたり実質的に技術を守ることができます。
• 秘密にした発明について法律上の保護を受けるためには、この発明を営業秘密に該当す
るための要件に従って秘密に管理することが必要です。
• また、営業秘密として差止請求や損害賠償などの保護を受けるには、相手方が営業秘密を
不正に取得したり、使用したことが必要です。
特許権 営業秘密
根拠法 特許法 不正競争防止法
利点 善意の第三者にも権利行使可能 存続期間の制限がない
・存続期間(出願後20年)の制限がある ・所定の不正行為にしか対抗できない
欠点
・発明の公開が必要 ・公知となれば保護されない
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- 17. 進歩性とは
• 「発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が公知技術に基いて容
易に発明することができないものであること」と定義されています。
• 例えば、従来技術Aと従来技術Bを組み合わせてあらたな発明Cを考えた場合には、一般
的に単なる技術の寄せ集めであると判断され進歩性が認められません。
• しかし、AとBを組み合わせることによって異質の効果または同質であるが極めて大きな効
果を実現できる場合や、AとBの組み合わせが従来困難であったにもかかわらず組み合わ
せることに成功した場合は、特許として認められます。
進歩性が認められない例
• ある技術分野で用いられた手順や手段を他の技術分野に適用しただけのもの
例えば、従来技術として「ファイル検索システム」がある場合に、
検索のための具体的構成を医療情報システムに適用した「医療情報検索システム」
• システムの構成要素として周知慣用手段を付加したり、システムの一部の構成要素を均等手段
によって置換したもの
例えば、システムの入力手段として、キーボード入力にバーコード入力やマウス入力を付加する
• 回路などのハードウェアで行っている機能をソフトウェアで実現したもの
例えば、ハードウエアであるコード比較回路をソフトウエアで実現する
• 人間が行なっている業務をシステム化してコンピュータによって実現したもの
例えば、これまでFAXや電話で注文を受け付けていたことを、単にインターネット上のホームペー
ジで受け付ける
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- 18. ビジネスモデル特許とは
• ソフトウェア特許の一種で、ビジネス関連発明の俗称です。すなわち、ビジネス方法をハー
ドウェアとソフトウェアを用いて実現する発明に対して付与される特許です。ビジネス方法そ
のものは、特許の対象ではなく、あくまでもビジネス方法を実現するプログラムや装置、シス
テム、方法が特許の対象になります。これは、事業者から見れば、ビジネス方法を実現する
プログラムや装置、システム、方法について特許権を取得することによって、コンピュータを
利用したビジネス方法が保護されることになります。
• ビジネスモデル特許の登録可能性は (特許庁)
ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率
・・・・・ 2003年~2006年では8%程度(全分野の平均値は約50%)
・・・・・ 2007年以降上昇傾向にあり、2009年には暫定値で約22%
(全分野の平均値は50.2%)
• このように、ビジネスモデル特許出願ブームだった2000年頃は、出願側、審査側とも審査結
果の蓄積が少なく対応が不十分であったため、特許査定率8%程度と低くなっていましたが、
それ以降の2007年は約15%、2008年は約19%、2009年は暫定値で22%と向上しており、この
分野でも徐々に特許を取り易くなっています。
(注)特許査定率=
特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+一次審査後取下・放棄 件数)
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- 19. ビジネスモデルと知的財産権
センターコンピュータ
営業秘密 特許権
ビジネスモデルを実現する
サービスマーク ための固有のシステム
商標権 データベース
・・・・・
著作権
インターネット
端末用プログラム
著作権 Webサーバ ビジネスモデルを実現する
ための固有の装置
・・・
・・・
・・・
Copyrights 2006 T.Habu 19
- 20. 3.特許出願~登録
特許出願の流れ
特許出願の流れは、次のとおりです。
特許出願
出願公開 出願から1年6ヶ月経過後、特許出願の内容が公開されます。
審査請求 出願から3年までの間に請求します。その期間に審査請求しなければ、出願
は取り下げたものとみなされ、 以後権利を取得することはできません。
審査 特許庁審査官は出願が特許要件を備えているか否かを審査します。
拒絶理由通知 審査官が審査において出願を特許できない理由を発見した場合に出願人
(または代理人である弁理士)に拒絶理由を通知します。
出願人は、拒絶理由を検討し、反論を記載した意見書や、拒絶理由を解消す
るための補正をした補正書を特許庁に提出します。
特許査定/ 審査官が拒絶理由が解消されたと判断すれば、特許査定がなされます。
拒絶査定 拒絶理由が解消されていないと判断された場合は、拒絶査定がなされます。
拒絶査定の理由が納得できない場合は、拒絶査定不服審判を請求することが
できます。
特許料納付 特許査定された場合には、1〜3年分の特許料を特許庁に納付します。
登録(特許権 特許料を納付すると、特許原簿に設定登録され、特許権が発生します。
発生) 権利発生後特許庁から特許証が送付されます。
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- 22. <優先審査制度>
• 第三者が出願公開後・特許査定前に特許出願に係る発明を業として実施している場合で、
出願人と実施者の間で発生している紛争を早期に決着する必要があるときに、その特許出
願を優先審査の対象とすることができます。
• 出願人であっても、発明を実施している第三者であっても、「優先審査に関する事情説明
書」を提出することによって、対象である特許出願を優先審査の対象とすることができます。
拒絶査定を受けたら(審査で特許されなかったら)
• 特許出願に対して拒絶査定を受けたときに、その理由に納得できない場合には拒絶査定
不服審判を請求することができます。拒絶査定不服審判の審理において特許されるべき理
由を主張し、審判官が納得すれば特許査定を受けることができます。
• 審判請求時に補正を行うと、原則として審査をした審査官が再審査を行います。補正がな
い場合や再審査で特許査定がされなかった場合には3〜5名の審判官の合議体によって
審理が行われます。
• この審判においても特許されずその理由が納得できない場合には、さらに東京高裁(知的
財産高等裁判所)に出訴することもできます。
外国に特許出願するには
• 外国の特許権を取得するためには、大きく分けて二つのルートがあります。一つは日本の
特許庁を経由して一つの手続きで複数国に一度に出願することができるPCT出願ルート、
もう一つは各国ごとに直接出願手続をするパリルートです。
• いずれの場合も、権利化の手続きは各国の特許法に従ってなされ、各国ごとに審査や登録
がなされます。従って、外国のある国では特許になっても、日本では特許にならないという
場合もあります。
• なお、外国出願に際しての費用は、通常国内出願の費用プラス翻訳料などが必要となりま
すので予算を決める際には注意が必要です。
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- 23. 4.特許侵害
特許侵害警告を受けたら
近年、多くの特許を保有している大手製造業知財部のミッションのひとつが、保有特許の現金化、
すなわち他社にライセンスしたり譲渡したりすることになりつつあります。
ライセンス先は、特許侵害の可能性のある商品やサービスを提供している企業が最適な候補と
なります。従って、大企業からの侵害警告もこのところ増えているようです。
このような状況も踏まえ、警告書が受け取っても慌てることなく、弁理士と相談して次の点を確
認しながら相手方に対応していくことをお奨めします。
1. 相手方の特許は有効なのか、相手方は正当な権利者なのか
2. 相手方の特許発明の技術的範囲に自社製品が含まれているのか
3. 相手方の特許を無効にすることができないか
4. 自社に正当な権原(先使用権など)はないか
これらの情報を基に、自社が相手方の特許を侵害しているかしていないかを判断します。自社
が相手方の特許を侵害していないと判断した場合は、侵害行為ではない理由を述べた回答書
を送付して相手方の誤解を解き、無用な紛争を避けます。法的な対応としては、無効理由があ
る場合は特許庁に特許無効審判を請求したり、裁判所に特許権を侵害していないことの確認を
求める差止請求権不存在確認訴訟などを提訴することができます。自社が相手方の特許を侵
害していると判断した場合は、侵害行為を中止し、相手方とのライセンス契約や製品の設計変
更などを行うことが必要になります。
また、上記の確認や調査は素早く対応して十分な情報を集めることが必要ですが、交渉全般に
ついては、安易に相手のペースに合わせず、じっくり交渉していくことが肝要です。
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- 25. 5.特許権の活用
自社で実施する
• 特許発明は、自社の商品やサービスに実施することができます。競合他社は、その特許を
侵害する商品やサービスを生産、販売することはできません。ソフトウェア特許は、このよう
に自社で実施するケースがほとんどです。
• 自社で特許発明を実施する場合には、カタログや広告に特許権の存在を明示することに
よって、自社の独自技術であることをアピールすることができます。また、他社とアライアンス
を組んで事業を進める際にも、自社の独自技術の権利範囲を明確にでき、対等な立場で
恊働することができます。
実施許諾(ライセンス)する
• 他社に対して特許発明の実施許諾(ライセンス)契約を結ぶことによって、実施料収入を得
ることができます。実施料は一般的な基準はなく、相手方との交渉で決まります。
• 相手方に実施許諾をもちかける方法として、直接売り込む方法と、特許発明を実施している
と思われる商品やサービスを発見し相手方に特許侵害警告を行なったうえで、最終的に実
施を許諾する方法が考えられます。
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- 26. 権利を譲渡する
• 自社で特許発明を実施する商品やサービスの開発・販売を行っていない、あるいは中止し
たり、将来も特許発明を実施する予定がない場合は、その特許発明の実施を希望するする
企業に、特許権を譲渡することも考えられます。
• 譲渡金額は、実施許諾のケースと同様に、双方の話し合いで決まるのが一般的です。
クロスライセンスする
• 実施許諾の一種ですが、相手方の特許発明を実施したい場合に、自社が保有する特許を
相手方に実施許諾し、その代わりに相手方の特許の実施を許諾してもらう契約です。
• すなわち、特許権をもっている企業同士が互いに特許権をライセンスしあうというものです。
これによって、実施料を相殺したり、安価に抑えることができます。
<参考文献、参考HP>
1.特許庁HP http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
2. 「ソフトウェアビジネスのための知財・実践マニュアル」、
弁理士土生哲也氏/弁理士谷川英和氏
3. 「知財実践テキスト」、弁理士工藤一郎氏
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