1. Судебная практика по делам о признании
недействительными свидетельств на
ABU DHABI
ALGIERS
BEIJING
торговые марки и промышленные образцы
BELGRADE
BRUSSELS
BUCHAREST
BUDAPEST
CASABLANCA
DUBAI
11 Июня 2010
HANOI
HO CHI MINH CITY
HONG KONG
ISTANBUL
Анастасия Лемыш
KYIV
LONDON
MOSCOW
NEW YORK
Gide Loyrette Nouel
PARIS
PRAGUE
RIYADH
SAINT PETERSBURG
SHANGHAI
TUNIS
WARSAW

2. Признание недействительными патентов на
промышленные образцы
n Основания для признания недействительным патента:
Ê Статья 25 Закона Украины «Об охране прав на промышленные
образцы» от 15 декабря 1993 г.:
< Несоответствие запатентованного промышленного образца условиям
патентоспособности;
< Наличие в совокупности существенных признаков промышленного
образца признаков, которых не было в поданной заявке;
< Выдача патента вследствие подачи заявки с нарушением прав третьих
лиц;
n Процедура признания недействительным патента:
Ê Судебный порядок
n Юридические последствия:
Ê Патент или его часть считаются не вступившими в силу
SLIDE 2

3. Основные типы судебных дел о признании
недействительными патентов на
промышленные образцы
Встречные иски о
Иски о признании
признании
недействительными
недействительными
патентов на
патентов на
промышленные образцы
промышленные образцы
SLIDE 3

4. Иски о признании недействительными патентов
на промышленные образцы
ЗАО «К.Т.П.Д.»
Завод «Н.С.» «Комплект этикеток для бутылки»
Иск о признании
Недействительным
патента ввиду
отсутствия новизны
n Постановление Высшего Хозяйственного Суда от 19 декабря 2006:
Ê Свидетельство признано недействительным: несоответствие зарегистрированного
промышленного образца условиям предоставления правовой охраны;
Ê Согласно экспертизе «Комплект этикеток для бутылки» не является новым по
отношению к этикеткам ООО «Л.К.», которыми истец маркировал продукцию до
подачи заявки на патент ответчиком.
SLIDE 4

5. Встречные иски о признании недействительными
патентов на промышленные образцы
ОАО «Завод»
Иск о прекращении
ОАО «В»
нарушения прав на
торговую марку и
промышленный Встречный иск о признании
образец недействительным патента на
промысленный образец и
свидетельства на торговую
марку
n Постановление Высшего Хозяйственного Суда от 28 ноября 2006:
Ê Первичный иск удовлетворен частично:
< суд запретил ОАО «В» использовать упаковку для соков, и обязал прекратить
использование знака для товаров и услуг.
< В части иска о запрете использования патента на промышленный образец – отказано,
т.к. не доказано использование всех существенных признаков промышленного образца.
Ê В удовлетворении встречного иска – отказано.
SLIDE 5

6. Признание недействительными свидетельств на
знаки для товаров и услуг
n Основания для признания недействительным свидетельства на
знак:
Ê Статья 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и
услуг» от 15 декабря 1993 г.:
< Несоответствие зарегистрированного знака условиям предоставления
правовой охраны;
< Наличие в свидетельстве элементов изображения знака и списка
товаров и услуг, которых не было в заявке;
< Выдача свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав
третьих лиц.
n Процедура признания недействительным свидетельства на знак:
Ê Судебный порядок
n Юридические последствия:
Ê Свидетельство или его часть считаются не вступившими в силу
SLIDE 6

7. Основные типы судебных дел о признании
недействительными свидетельств на знаки для
товаров и услуг
Иски о признании
Встречные иски
недействительными
о признании
(в том числе частично) Признание недействительными
свидетельств на знаки недействительными свидетельств на
знаков, похожих знаки
на хорошо известные
знаки для товаров и услуг
Признание
недействительным
свидетельства,
Аннулирование
несмотря на
«агентских» знаков
факт прекращения
действия свидетельства
SLIDE 7

8. Признание недействительными
свидетельств на знаки
ООО «Б. В.» ООО «А. В.»
Свидетельство № 75242
Свидетельство № 47059 Заявка от 17.02.2005
Заявка от 20.11.2002 Класс 33
Классы 33, 35, 39
n Постановление Высшего Хозяйственного Суда от 14 октября 2008:
Ê Свидетельство признано недействительным: несоответствие зарегистрированного знака
условиям предоставления правовой охраны.
Ê В требовании запретить использовать знак отказано: согласно пункту 6 статьи 16 Закона
«Об охране прав на знаки для товаров и услуг», исключительное право собственника
свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия
зарегистрированный знак не распространяется на осуществление любого права, которое
возникло до даты подачи заявки (до даты приоритета).
SLIDE 8

9. Признание частично недействительными
свидетельств на знаки
Компания «Э» (Германия) ООО «А. Т.» (Россия)
n Постановление Высшего Хозяйственного Суда от 13 октября 2009:
Ê Свидетельство на знак признано недействительным частично (относительно
классов 03 и 05).
SLIDE 9

10. Признание недействительными свидетельств на
знаки в рамках встречных исков
ЗАО «Завод С.»
ООО «Ч.Л.В.Завод»
Иск о
прекращении Встречный иск о признании
нарушений недействительным свидетельства:
прав на знак «Словесный элемент «Советское» вошло в
общее употребление для обозначения товаров
определенного
вида до даты подачи заявки.»
n Постановление Высшего Хозяйственного Суда от 30 октября 2007:
Ê Удовлетворение первичного иска;
Ê Знак «Советское Игристое» соответствует условиям предоставления правовой защиты;
Ê Срок давности – 3 года. Право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права: знак "Советское игристое" зарегистрирован в
1996 году, в декабре 2001 года ООО «Ч.Л.В.Завод» начал выпускать продукцию
«Советское шампанское». Срок исковой давности пропущен.
SLIDE 10

11. Признание недействительными знаков, похожих на
хорошо известные знаки для товаров и услуг (1)
«Я. Корпорейшн» (Япония)
ООО «С. ЛТД»
Классы 09, 15, 28
Классы 04, 07, 12 Классы 11 и 21
Дата подачи заявки:
Классы 09, 15, 28 03.06.2003
n Постановление Высшего Хозяйственного Суда от 23 марта 2010:
Ê Свидетельство признано недействительным;
Ê Правовая охрана знака, признанного хорошо известным, распространяется также на
товары и услуги, которые не сродные с теми, для которых знак признан хорошо
известным в Украине (если использование этого знака другим лицом относительно таких
товаров и услуг будет указывать на связь между ними и собственником хорошо
известного знака и его интересам может быть принесен вред таким использованием).
SLIDE 11

12. Признание недействительными знаков, похожих на
хорошо известные знаки для товаров и услуг (2)
«Э. М. Дивайсиз, Инк» ЧП «АДМ»
знак признан хорошо известным
по состоянию на 01.04.1998
для товаров класса 09
n Постановление Высшего Хозяйственного Суда от 27 октября 2009:
Ê Свидетельство признано недействительным;
Ê Правовая охрана знака, признанного хорошо известным, распространяется также на
товары и услуги, которые не сродные с теми, для которых знак признан хорошо
известным в Украине (если использование этого знака другим лицом относительно таких
товаров и услуг будет указывать на связь между ними и собственником хорошо
известного знака и его интересам может быть принесен вред таким использованием).
SLIDE 12

13. Признание недействительными свидетельств на
«агентские» марки
Завод «Г.» (Польша) ОАО «Ф.» (Украина)
лицензия
Международная
заявка № 834676 свидетельство № 62924
от 20.08.2004 заявка от 30.06.2004
класс 05 классы 05, 35
n Постановление Высшего Хозяйственного Суда от 10 февраля 2009:
Ê Свидетельство признано недействительным;
Ê Если агент или представитель того, кто является собственником знака в одной из стран
Союза, подает без разрешения собственника заявку на регистрацию этого знака от
своего собственного имени в одной или в нескольких таких государствах, собственник
имеет право препятствовать регистрации или требовать ее отмены (пункт 1 статьи 6
septies Парижской Конвенции об Охране Промышленной Собственности).
SLIDE 13

14. Признание недействительным свидетельства,
несмотря на факт прекращения действия
свидетельства
АО «G» (Латвия)
ОАО «Д» (Украина)
Свидетельство № 65911
Заявка от 10.10.2003
Класс 05
Свидетельство № 65911
Регистрация № 727158 Заявка от 28.09.2004
Заявка от 19.01.2000 Классы: 05, 42, 44
Класс 05
n Постановление Высшего Хозяйственного Суда от 23 июня 2009:
Ê Свидетельство признано недействительным;
Ê Согласно статье 22 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», никто другой
кроме бывшего собственника свидетельства не имеет право на повторную регистрацию
знака в течении 3 лет после прекращения свидетельства. Следовательно, у ответчика и
после прекращения действия свидетельства остаются определенные права на знак.
SLIDE 14

15. Спасибо за внимание!
SLIDE 15

16. Анастасия Лемыш
юрист, адвокат в Украине и Франции
Тел: +380 44 206 0980
lemysh@gide.com
Gide Loyrette Nouel
Богдана Хмельницкого, 56A,
Киев 01030, Украина
Тел. +380 44 206 0980
Факс +380 44 206 0981
www.gide.com
SLIDE 16