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La tutela della
Proprietà Industriale
     Avv. Gualtiero Dragotti




        Settembre 2009
L’oggetto della tutela




            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
L’oggetto della tutela




            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
L’oggetto della tutela




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L’oggetto della tutela




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L’oggetto della tutela




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L’oggetto della tutela




            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
L’oggetto della tutela /2

Art. 1 c.p.i. - Diritti di proprietà industriale
1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri
segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali
riservate e nuove varietà vegetali.
Innovazione tecnica
     Invenzioni, modelli di utilità,know-how
Innovazione estetica
     Modelli e design, disegno industriale
Tutela dell’avviamento
     Marchi, imitazione servile, concorrenza sleale
                         DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Tutela o tutele?

La forma del prodotto
     modello
     design industriale
     marchio di forma
     imitazione servile
Software
     diritto di autore
     brevetto
     know-how
Il cumulo delle tutele
                          DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Riferimenti normativi nazionali


Legge invenzioni (1939)
Legge modelli (1940)
Legge marchi (1942)
D.P.R. 338/1979
D. Lgs. 480/1992
...



                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Riferimenti normativi nazionali




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Riferimenti normativi nazionali


D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30
Codice della Proprietà Industriale
D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168
Sezioni specializzate
D.L. 10 gennaio 2006, n. 3
Attuazione Direttiva Biotecnologie
D. Lgs 16 marzo 2006 n. 140
Attuazione Direttiva Enforcement


                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Armonizzazione e globalizzazione


La natura sovranazionale dei diritti di proprietà industriale
Proprietà industriale e mercato
Esempio: la priorità
   Art. 4 CUP
   12 mesi: invenzioni e modelli di utilità
   6 mesi: marchi e design

                 DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Riferimenti normativi internazionali
Proprietà Industriale
     La convenzione di Unione di Parigi (1883)
     TRIPs (1994)
Brevetti
     Convenzione di Strasburgo (1963)
     Convenzione di Monaco (CBE) (1973)
     Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) (1970)
     Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi
     (1977)
     EPC 2000, London Agreement

                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Riferimenti normativi internazionali /2

Marchi
   Accordo di Madrid (1891)
   Protocollo (1989)
   Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale (1957)
   TLT (Ginevra 1994)
Modelli
   Accordo de L’Aja (1925)

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Riferimenti normativi comunitari

Proprietà Industriale
     Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Enforcement)
Brevetti
     Convenzione sul Brevetto Comunitario del 1975 - 1989
     Regolamento 1610/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (fitosanitari)
     Direttiva 98/44/CE (Biotecnologie)
     Proposta di Regolamento sul brevetto comunitario (2000-2007)
     Proposta di Direttiva sul brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di
     elaboratori elettronici

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Riferimenti normativi comunitari /2


Marchi
    Direttiva 89/104/CE (ravvicinamento legislazioni)
    Regolamento 40/94/CE (marchio comunitario)
    Giurisprudenza ECJ
Modelli
    Direttiva 98/71/CE (13 ottobre 1998)
    Regolamento 6/2002/CE (12 dicembre 2000)


                    DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
I sistemi di protezione internazionale




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I sistemi di protezione internazionale


      Brevetto                                        Estensioni
                               Priorità
     nazionale                                        nazionali




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I sistemi di protezione internazionale


      Brevetto                                        Estensioni
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     nazionale                                        nazionali

      Brevetto
     Regionale




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I sistemi di protezione internazionale


      Brevetto                                        Estensioni
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     nazionale                                        nazionali

      Brevetto
     Regionale


       EPO

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I sistemi di protezione internazionale


      Brevetto                                        Estensioni
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     nazionale                                        nazionali

      Brevetto
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       EPO                     USA

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     nazionale                                        nazionali

      Brevetto
     Regionale


       EPO                     USA                       JP

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     nazionale                                        nazionali

      Brevetto
     Regionale
                               Cina


       EPO                     USA                       JP

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                               Priorità
     nazionale                                        nazionali

      Brevetto                                                PCT
     Regionale
                               Cina


       EPO                     USA                       JP

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      Marchio                                         Estensioni
     nazionale                                        nazionali




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     nazionale                                        nazionali


                                                   Marchio
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      Marchio                                         Estensioni
     nazionale                                        nazionali


                                                   Marchio
                                               Internazionale

      Cina                     USA                       JP

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     nazionale                                        nazionali

      Marchio                                      Marchio
    Comunitario                                Internazionale

       Cina                    USA                       JP

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Il marchio

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di
essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le
combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli di altre imprese (art. 7 CPI).
Novità (art. 12 CPI)
Capacità distintiva (art. 13 CPI)
Liceità (art. 14 CPI)
Novità e principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI)
Novità e convalidazione (art. 28 CPI)
Capacità distintiva, volgarizzazione e secondary meaning (art. 24 CPI)
                         DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il marchio di forma


Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti
esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del
prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore
sostanziale al prodotto. (art. 9 CPI).


Forme standardizzate
Forme utili
Forme ornamentali (?)


                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
I marchi nella Giurisprudenza CE

Sabel
      rischio di confusione e rischio di associazione
Davidoff
      il marchio che gode di rinomanza
Arsenal
      uso descrittivo
Adidas (I, II, III)
      il nesso


                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il brevetto per invenzione

L’invenzione come soluzione originale di un problema tecnico
I trovati esclusi dalla brevettazione (art. 45 c.p.i)
     scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici
     piani, principi e metodi per attività intellettuali, giochi, metodi commericiali e
     programmi per elaboratore
     presentazione di informazioni
“in quanto tali”
Metodi chirurgici e terapeutici
Macro e micro-organismi: una distinzione obsoleta
     Le invenzioni biotecnologiche
                         DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il brevetto per invenzione

I requisiti di validità
      Industrialità (art. 49 c.p.i.)
      Liceità (art. 50 c.p.i.)
            La liceità delle invenzioni biotecnologiche
      Novità (art. 46 c.p.i.)
            Lo stato della tecnica
            Le divulgazioni non opponibili
      Altezza inventiva (art. 48 c.p.i.)
            Tecnico medio e non ovvietà
            Gli indizi di non evidenza
                           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Profili soggettivi

Diritto al brevetto e diritto di brevetto
Diritti morali e diritti patrimoniali
L’inventore individuale: un anacronismo?
Le invenzioni di gruppo
      Art. 6 c.p.i.: “1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà
      relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile
      relative alla comunione in quanto compatibili”.
      Rinvio al regime della comunione: critica
      Unanimità, maggioranza, maggioranza qualificata e poteri dei singoli comunisti
      Il deposito della domanda
      Lo sfruttamento in regime di licenza

                            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le invenzioni dei dipendenti /1

Attività inventiva, costi e rischio della ricerca
Le invenzioni di servizio (art. 64.1 c.p.i.)
“Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un
contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come
oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti
dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante
all'inventore di esserne riconosciuto autore”
Le invenzioni di servizio nella giurisprudenza
     Centralità della retribuzione
     L’attività inventiva non è necessariamente connaturata allo svolgimento dell’attività di
     ricerca e sviluppo
                         DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le invenzioni dei dipendenti /2

Le invenzioni d’azienda (art. 64.2 c.p.i.)
“Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e'
fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i
diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il
diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo
premio per la determinazione del quale si terra' conto dell'importanza della protezione conferita
all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore,
nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.”
La formula tedesca:
      I=VxP
      I = Indennità (equo premio); V = Valore dell’invenzione, P= Percentuale (autonomia, mansioni,
      contributo dell’azienda)

                          DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Le invenzioni dei dipendenti /3

Le invenzioni occasionali (art. 64.3 c.p.i.)
“Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione
industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di
opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto,
nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti
all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una
somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di
lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di opzione
entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della
domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto,
ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto”.

                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Gli allegati alla domanda di brevetto

                                    FUNZIONE: CATALOGAZIONE E RICERCA

         Titolo                     ART. 51.2 CPI: IL TITOLO DEVE CORRISPONDERE ALL’OGGETTO DELL’INVENZIONE
                                    ART. 160.1 LETT. B) CPI: IL TITOLO DEVE ESPRIMERE BREVEMENTE MA CON PRECISIONE I
                                    CARATTERI E LO SCOPO DELL’INVENZIONE.




       Riassunto                    FUNZIONE: INFORMAZIONE TECNICA (ART. 160.4 CPI E ART. 52 CPI)



Descrizione (e eventuali            FUNZIONE: CONSENTIRE AI TERZI DI ATTUARE L’INVENZIONE (ART. 51 CPI). L’INVENZIONE DEVE
                                    ESSERE DESCRITTA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO E COMPLETO PERCHÉ OGNI PERSONA

        disegni)
                                    ESPERTA DEL RAMO POSSA ATTUARLA




    Rivendicazioni                  FUNZIONE: INDICARE SPECIFICAMENTE CIÒ CHE SI INTENDE DEBBA FORMARE
                                    OGGETTO DEL BREVETTO (ART. 60.4 CPI)




                   DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Estensione e tutela del brevetto

Art. 66 c.p.i.
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare
l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste
dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
      a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del
      titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il
      prodotto in questione;
      b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso
      del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere
      o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

                           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Gli usi leciti dell’invenzione brevettata

L’art. 68 .c.p.i.
La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto
dell'invenzione:
     a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via
     sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di
     un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti
     adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime
     farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
     b) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta
     medica ed ai medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino principi attivi
     realizzati industrialmente.
Bolar exemption
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La contraffazione


Contraffazione letterale
Contraffazione parziale
Contraffazione peggiorativa
Contraffazione evolutiva (invenzione dipendente?)
Contraffazione per equivalenti
Contraffazione indiretta (contributory infringement)

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Contraffazione per equivalenti


Il criterio del “nucleo inventivo”
Il criterio FWR
     Stessa funzione (function)
     Stesso modo (way)
     Stesso risultato (result)
Il criterio tedesco
     Equivalenza = ovvietà della soluzione alternativa


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Il caso LISEC


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Il caso LISEC


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Il caso LISEC


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            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La soluzione della Cassazione


Lisec II (Cass., sez. I, 13-01-2004, n. 257).
     Per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi
     equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se essa, nel permettere di
     raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere d’originalità, offrendo una
     risposta non banale, né ripetitiva della precedente: e tale è quella che ecceda le
     competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema; in
     questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori
     dell’idea di soluzione protetta.
Equivalenza e problema tecnico


                         DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso POSIMAT


                                                Le macchine raddrizzatrici
                                                Asse inclinato ed asse verticale
                                                Il momento della valutazione della
                                                ovvietà della soluzione alternativa
                                                     L’ambito dell’esclusiva nello
                                                     sviluppo del progresso tecnico
                                                     Tutela dell’inventore e tutela
                                                     dei terzi


           DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il caso POSIMAT /2


Trib. Parma, 18-12-2002.
     Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato in contraffazione siano o
     meno frutto di autonoma attività inventiva e perciò «non evidenti», è necessario
     svolgere tale indagine con riferimento alla data del deposito del brevetto e non della
     pretesa contraffazione, dal momento che l’adozione di un diverso criterio
     modificherebbe i confini della tutela brevettale a suo tempo richiesta ed accordata,
     ampliando il contenuto del diritto di esclusiva.



                       DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Disegni e modelli

Art. 31 c.p.i.
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero
prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del
prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano
carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i
componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli
imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per
elaboratore.


                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Requisiti di validità

Novità (art. 32 c.p.i.)
      La divulgazione
      Conoscenza da parte degli operatori specializzati nella Comunità
      La giurisprudenza MAX MARA
Carattere individuale (art. 33 c.p.i.)
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita
nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da
qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della
domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il
margine di liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

                          DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
L’anno di grazia

Art. 34.3 c.p.i.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al
pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un
qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa
nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero,
quando si rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
La tutela nel periodo di grazia
     Imitazione servile
     Modello comunitario non registrato (rinvio)


                          DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Casi particolari


Prodotto complesso (art. 35 c.p.i.)
     visibilità
Funzione tecnica (art. 36 c.p.i.)
     Le interfaccce
Prodotti modulari
     La sentenza LEGO (Cass. 5437/2008)
     Prodotti modulari ed imitazione servile


                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il modello non registrato

Il Regolamento 6/2002/CE
La tutela del modello non registrato
      3 anni dalla divulgazione
      L’art. 19 del Regolamento:
      1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o
      il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi
      della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione
      o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di
      siffatto prodotto per i fini suddetti.
      2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di
      cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello
      protetto.
      L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se
      risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente
      pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

                              DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Art. 239 c.p.i.

Testo 2005 (c.p.i.)
Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che,
anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in
conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di
commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.
Testo 2007 (D.L. 15 febbraio 2007 n. 10)
La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di
pubblico dominio.
Testo 2009 (Legge 23.07.2009 n. 99)
La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera
nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico
dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione
non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.

                                  DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La tutela tutela civile dei diritti di PI

L’importanza della tutela cautelare
Descrizione (art. 128 c.p.i.)
Sequestro (art. 129 c.p.i.)
Inibitoria (art. 131 c.p.i.)
Periculum in mora
     in re ipsa?
Fumus boni iuris
     La ricerca EPO (1 luglio 2008 - D.M. 27 giugno 2008)


                          DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il diritto di informazione

I TRIPs (1994)
Il D. Lgs. 198/1996
La discovery (art. 121.2 c.p.i.)
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed
abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che
confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla
controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella
produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti
di proprietà industriale.
Problemi applicativi

                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il diritto di informazione /2

L’attuazione della direttiva “enforcement” (D. Lgs. 140/2006)
L’art. 121-bis c.p.i.
1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del
richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi
che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a
utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti,
dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei
dettaglianti, nonche' informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul
prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
(...)

                                DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La stabilità dei provvedimenti cautelari

Azione cautelare e azione di merito
L’art. 669-octies comma 5 c.p.c.
Il nuovo testo dell’art. 131 c.p.i.
     1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1,
     ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde
     la sua efficacia.
     1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di
     urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri
     provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali
     casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
Comma 1 (?): venti giorni lavorativi o 31 giorni di calendario
                         DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il risarcimento del danno

Il nuovo testo dell’art. 125 c.p.i.
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e
1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche
negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore
della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale
arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma
globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro
cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della
violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono
tale risarcimento.».
                            DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Il risarcimento del danno /2


Danno tradizionale
     Lucro cessante + danno emergente
     Profitti del contraffattore
     Royalty media
La retroversione degli utili
Conseguenze pratiche
La recente giurisprudenza del Tribunale di Milano


                        DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Grazie per l’attenzione
        Avv. Gualtiero Dragotti
         gdragotti@dragotti.it

               DRAGOTTI
        Studio Legale Associato
             Via Marina 6
             20121 Milano

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Bologna 2009

  • 1. La tutela della Proprietà Industriale Avv. Gualtiero Dragotti Settembre 2009
  • 2. L’oggetto della tutela DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 3. L’oggetto della tutela DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 4. L’oggetto della tutela DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 5. L’oggetto della tutela DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 6. L’oggetto della tutela DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 7. L’oggetto della tutela DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 8. L’oggetto della tutela /2 Art. 1 c.p.i. - Diritti di proprietà industriale 1. Ai fini dei presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Innovazione tecnica Invenzioni, modelli di utilità,know-how Innovazione estetica Modelli e design, disegno industriale Tutela dell’avviamento Marchi, imitazione servile, concorrenza sleale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 9. Tutela o tutele? La forma del prodotto modello design industriale marchio di forma imitazione servile Software diritto di autore brevetto know-how Il cumulo delle tutele DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 10. Riferimenti normativi nazionali Legge invenzioni (1939) Legge modelli (1940) Legge marchi (1942) D.P.R. 338/1979 D. Lgs. 480/1992 ... DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 11. Riferimenti normativi nazionali DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 12. Riferimenti normativi nazionali D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 Codice della Proprietà Industriale D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 Sezioni specializzate D.L. 10 gennaio 2006, n. 3 Attuazione Direttiva Biotecnologie D. Lgs 16 marzo 2006 n. 140 Attuazione Direttiva Enforcement DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 13. Armonizzazione e globalizzazione La natura sovranazionale dei diritti di proprietà industriale Proprietà industriale e mercato Esempio: la priorità Art. 4 CUP 12 mesi: invenzioni e modelli di utilità 6 mesi: marchi e design DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 14. Riferimenti normativi internazionali Proprietà Industriale La convenzione di Unione di Parigi (1883) TRIPs (1994) Brevetti Convenzione di Strasburgo (1963) Convenzione di Monaco (CBE) (1973) Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) (1970) Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi (1977) EPC 2000, London Agreement DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 15. Riferimenti normativi internazionali /2 Marchi Accordo di Madrid (1891) Protocollo (1989) Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale (1957) TLT (Ginevra 1994) Modelli Accordo de L’Aja (1925) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 16. Riferimenti normativi comunitari Proprietà Industriale Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Enforcement) Brevetti Convenzione sul Brevetto Comunitario del 1975 - 1989 Regolamento 1610/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (fitosanitari) Direttiva 98/44/CE (Biotecnologie) Proposta di Regolamento sul brevetto comunitario (2000-2007) Proposta di Direttiva sul brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 17. Riferimenti normativi comunitari /2 Marchi Direttiva 89/104/CE (ravvicinamento legislazioni) Regolamento 40/94/CE (marchio comunitario) Giurisprudenza ECJ Modelli Direttiva 98/71/CE (13 ottobre 1998) Regolamento 6/2002/CE (12 dicembre 2000) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 18. I sistemi di protezione internazionale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 19. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 20. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto Regionale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 21. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto Regionale EPO DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 22. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto Regionale EPO USA DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 23. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto Regionale EPO USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 24. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto Regionale Cina EPO USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 25. I sistemi di protezione internazionale Brevetto Estensioni Priorità nazionale nazionali Brevetto PCT Regionale Cina EPO USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 26. I sistemi di protezione internazionale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 27. I sistemi di protezione internazionale Marchio Estensioni nazionale nazionali DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 28. I sistemi di protezione internazionale Marchio Estensioni nazionale nazionali Marchio Internazionale DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 29. I sistemi di protezione internazionale Marchio Estensioni nazionale nazionali Marchio Internazionale Cina USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 30. I sistemi di protezione internazionale Marchio Estensioni nazionale nazionali Marchio Marchio Comunitario Internazionale Cina USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 31. I sistemi di protezione internazionale Marchio Estensioni nazionale nazionali Marchio Marchio Comunitario Internazionale Cina USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 32. I sistemi di protezione internazionale Marchio Estensioni nazionale nazionali Marchio Marchio Comunitario Internazionale Cina USA JP DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 33. Il marchio Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche, purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (art. 7 CPI). Novità (art. 12 CPI) Capacità distintiva (art. 13 CPI) Liceità (art. 14 CPI) Novità e principio di unitarietà dei segni distintivi (art. 22 CPI) Novità e convalidazione (art. 28 CPI) Capacità distintiva, volgarizzazione e secondary meaning (art. 24 CPI) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 34. Il marchio di forma Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore sostanziale al prodotto. (art. 9 CPI). Forme standardizzate Forme utili Forme ornamentali (?) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 35. I marchi nella Giurisprudenza CE Sabel rischio di confusione e rischio di associazione Davidoff il marchio che gode di rinomanza Arsenal uso descrittivo Adidas (I, II, III) il nesso DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 36. Il brevetto per invenzione L’invenzione come soluzione originale di un problema tecnico I trovati esclusi dalla brevettazione (art. 45 c.p.i) scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici piani, principi e metodi per attività intellettuali, giochi, metodi commericiali e programmi per elaboratore presentazione di informazioni “in quanto tali” Metodi chirurgici e terapeutici Macro e micro-organismi: una distinzione obsoleta Le invenzioni biotecnologiche DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 37. Il brevetto per invenzione I requisiti di validità Industrialità (art. 49 c.p.i.) Liceità (art. 50 c.p.i.) La liceità delle invenzioni biotecnologiche Novità (art. 46 c.p.i.) Lo stato della tecnica Le divulgazioni non opponibili Altezza inventiva (art. 48 c.p.i.) Tecnico medio e non ovvietà Gli indizi di non evidenza DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 38. Profili soggettivi Diritto al brevetto e diritto di brevetto Diritti morali e diritti patrimoniali L’inventore individuale: un anacronismo? Le invenzioni di gruppo Art. 6 c.p.i.: “1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”. Rinvio al regime della comunione: critica Unanimità, maggioranza, maggioranza qualificata e poteri dei singoli comunisti Il deposito della domanda Lo sfruttamento in regime di licenza DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 39. Le invenzioni dei dipendenti /1 Attività inventiva, costi e rischio della ricerca Le invenzioni di servizio (art. 64.1 c.p.i.) “Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore” Le invenzioni di servizio nella giurisprudenza Centralità della retribuzione L’attività inventiva non è necessariamente connaturata allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 40. Le invenzioni dei dipendenti /2 Le invenzioni d’azienda (art. 64.2 c.p.i.) “Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terra' conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.” La formula tedesca: I=VxP I = Indennità (equo premio); V = Valore dell’invenzione, P= Percentuale (autonomia, mansioni, contributo dell’azienda) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 41. Le invenzioni dei dipendenti /3 Le invenzioni occasionali (art. 64.3 c.p.i.) “Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto”. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 42. Gli allegati alla domanda di brevetto FUNZIONE: CATALOGAZIONE E RICERCA Titolo ART. 51.2 CPI: IL TITOLO DEVE CORRISPONDERE ALL’OGGETTO DELL’INVENZIONE ART. 160.1 LETT. B) CPI: IL TITOLO DEVE ESPRIMERE BREVEMENTE MA CON PRECISIONE I CARATTERI E LO SCOPO DELL’INVENZIONE. Riassunto FUNZIONE: INFORMAZIONE TECNICA (ART. 160.4 CPI E ART. 52 CPI) Descrizione (e eventuali FUNZIONE: CONSENTIRE AI TERZI DI ATTUARE L’INVENZIONE (ART. 51 CPI). L’INVENZIONE DEVE ESSERE DESCRITTA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO E COMPLETO PERCHÉ OGNI PERSONA disegni) ESPERTA DEL RAMO POSSA ATTUARLA Rivendicazioni FUNZIONE: INDICARE SPECIFICAMENTE CIÒ CHE SI INTENDE DEBBA FORMARE OGGETTO DEL BREVETTO (ART. 60.4 CPI) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 43. Estensione e tutela del brevetto Art. 66 c.p.i. 1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 44. Gli usi leciti dell’invenzione brevettata L’art. 68 .c.p.i. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie; b) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. Bolar exemption DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 45. La contraffazione Contraffazione letterale Contraffazione parziale Contraffazione peggiorativa Contraffazione evolutiva (invenzione dipendente?) Contraffazione per equivalenti Contraffazione indiretta (contributory infringement) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 46. Contraffazione per equivalenti Il criterio del “nucleo inventivo” Il criterio FWR Stessa funzione (function) Stesso modo (way) Stesso risultato (result) Il criterio tedesco Equivalenza = ovvietà della soluzione alternativa DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 47. Il caso LISEC supporto utensile multiplo punta di trapano per la creazione di un foro esterno ugello di riempimento punta saldatrice DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 48. Il caso LISEC supporto utensile multiplo punta di trapano per la creazione di un foro esterno ugello di riempimento punta saldatrice DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 49. Il caso LISEC supporto utensile multiplo punta di trapano per la creazione di un foro esterno ugello di riempimento punta saldatrice DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 50. La soluzione della Cassazione Lisec II (Cass., sez. I, 13-01-2004, n. 257). Per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se essa, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere d’originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente: e tale è quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema; in questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. Equivalenza e problema tecnico DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 51. Il caso POSIMAT Le macchine raddrizzatrici Asse inclinato ed asse verticale Il momento della valutazione della ovvietà della soluzione alternativa L’ambito dell’esclusiva nello sviluppo del progresso tecnico Tutela dell’inventore e tutela dei terzi DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 52. Il caso POSIMAT /2 Trib. Parma, 18-12-2002. Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato in contraffazione siano o meno frutto di autonoma attività inventiva e perciò «non evidenti», è necessario svolgere tale indagine con riferimento alla data del deposito del brevetto e non della pretesa contraffazione, dal momento che l’adozione di un diverso criterio modificherebbe i confini della tutela brevettale a suo tempo richiesta ed accordata, ampliando il contenuto del diritto di esclusiva. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 53. Disegni e modelli Art. 31 c.p.i. 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 54. Requisiti di validità Novità (art. 32 c.p.i.) La divulgazione Conoscenza da parte degli operatori specializzati nella Comunità La giurisprudenza MAX MARA Carattere individuale (art. 33 c.p.i.) 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 55. L’anno di grazia Art. 34.3 c.p.i. 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. La tutela nel periodo di grazia Imitazione servile Modello comunitario non registrato (rinvio) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 56. Casi particolari Prodotto complesso (art. 35 c.p.i.) visibilità Funzione tecnica (art. 36 c.p.i.) Le interfaccce Prodotti modulari La sentenza LEGO (Cass. 5437/2008) Prodotti modulari ed imitazione servile DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 57. Il modello non registrato Il Regolamento 6/2002/CE La tutela del modello non registrato 3 anni dalla divulgazione L’art. 19 del Regolamento: 1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. 2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. L'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 58. Art. 239 c.p.i. Testo 2005 (c.p.i.) Per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data del 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda. Testo 2007 (D.L. 15 febbraio 2007 n. 10) La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. Testo 2009 (Legge 23.07.2009 n. 99) La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda. DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 59. La tutela tutela civile dei diritti di PI L’importanza della tutela cautelare Descrizione (art. 128 c.p.i.) Sequestro (art. 129 c.p.i.) Inibitoria (art. 131 c.p.i.) Periculum in mora in re ipsa? Fumus boni iuris La ricerca EPO (1 luglio 2008 - D.M. 27 giugno 2008) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 60. Il diritto di informazione I TRIPs (1994) Il D. Lgs. 198/1996 La discovery (art. 121.2 c.p.i.) 2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale. Problemi applicativi DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 61. Il diritto di informazione /2 L’attuazione della direttiva “enforcement” (D. Lgs. 140/2006) L’art. 121-bis c.p.i. 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti, nonche' informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o servizi in questione. 3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1. (...) DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 62. La stabilità dei provvedimenti cautelari Azione cautelare e azione di merito L’art. 669-octies comma 5 c.p.c. Il nuovo testo dell’art. 131 c.p.i. 1-ter. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Comma 1 (?): venti giorni lavorativi o 31 giorni di calendario DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 63. Il risarcimento del danno Il nuovo testo dell’art. 125 c.p.i. 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.». DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 64. Il risarcimento del danno /2 Danno tradizionale Lucro cessante + danno emergente Profitti del contraffattore Royalty media La retroversione degli utili Conseguenze pratiche La recente giurisprudenza del Tribunale di Milano DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
  • 65. Grazie per l’attenzione Avv. Gualtiero Dragotti gdragotti@dragotti.it DRAGOTTI Studio Legale Associato Via Marina 6 20121 Milano