1. La creació d'una spin-off com a vehicle per a la
transferència de tecnologia en un entorn global
Ignasi Costas
Barcelona, 9 de novembre de 2011

2. Concepte d’spin-off
Què és una spin-off?
2

3. Aspectes jurídics del procés de creació d’una spin-off
Aspectes jurídics més rellevants a tenir en consideració en el procés de creació d’una spin-off.
I. Actius
De què
disposarem?
II. Activitats
III. A i
III Accionariat
i t
A què ens
Qui serem?
dedicarem?
3

4. I. Actius: De què disposarem?
 La creació d’una spin-off des de l’entorn públic de recerca comporta la necessitat d’incorporar els resultats
de recerca d’origen públic com a principal actiu requerit per a la seva activitat.
 A l’hora de determinar tant el procés com la fórmula idònia per a la transferència de la tecnologia d’un
l hora d un
centre públic de recerca a una spin-off, el principal punt que ha de presidir el procés és el necessari
equilibri entre l’establiment de polítiques econòmiques de foment d’empreses de base tecnològica i la
defensa de l’interès públic.
 Dues FASES:
a. Determinació del
coneixement
objecte de
b. Forma i procés
transferència,
de transferència i
de la seva
p
compensació
titularitat, d
tit l it t i de
l’estatus de
protecció
4

5. I.a Titularitat i estat de protecció del coneixement
 Determinació de la titularitat de la tecnologia.
 Verificació del grau de protecció de la tecnologia.
 Anàlisi dels eventuals drets de participació en els beneficis que puguin correspondre als inventors.
5

6. I.b Forma de transferència i compensació (i)
 Fórmules per a la transferència de la tecnologia :
– Transmissió de la titularitat de la tecnologia a la companyia.
– Concessió de llicència en exclusiva.
 Fórmules de contraprestació (en base al model de transferència):
– Retribució per royalties present o futura (possibilitat de carència).
– Eventual participació en el capital de l’spin-off.
 Determinació del procediment jurídic-administratiu requerit per a la cessió de la tecnologia.
6

7. I.b Forma de transferència i compensació (ii)
 La LES estableix el procediment aplicable per a la transferència dels resultats de la recerca, en el que no
es preveu de forma expressa la transferència a EBTs:
“1. La transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat investigadora a què es refereix l’article
anterior requereix la declaració prèvia, del titular del ministeri a què estigui adscrita o vinculada l’entitat
investigadora, o de l’òrgan competent de la universitat, del fet que el dret no és necessari per a la defensa
o millor protecció de l’interès públic
l interès públic.
2. La transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat investigadora, bé es tracti de cessió de
la titularitat d’una patent o de concessió de llicències d’explotació sobre aquesta, o de les transmissions i
contractes relatius a la propietat intel·lectual, es regeix pel dret privat, en els termes que preveuen aquesta
Llei i les disposicions reguladores i estatuts de les entitats a què es refereix l’article 53, i s’han d’aplicar els
principis de la legislació del patrimoni de les administracions públiques per resoldre els dubtes i llacunes
que es puguin presentar.
7

8. I.b Forma de transferència i compensació (iii)
3. La transmissió de drets s’ha de portar a terme mitjançant adjudicació directa en els casos següents:
f) Quan la titularitat del dret correspongui a dos o més propietaris i algun d’aquests no pertanyi al sector públic, i
el copropietari o copropietaris privats hagin formulat una proposta concreta de condicions de la transmissió. En
p p p p p g p p
aquest cas, els copropietaris públics han d’aprovar expressament les condicions proposades, prèvia verificació
de la seva raonabilitat.
g) Quan per les peculiaritats del dret, la limitació de la demanda, la urgència resultant d’esdeveniments
imprevisibles o la singularitat de l’operació escaigui l’adjudicació directa
l operació l adjudicació directa.
4. En supòsits diferents dels enumerats a l’apartat anterior, per a la transmissió s’ha de seguir un procediment
basat en la concurrència competitiva d’interessats, en el qual es garanteixi una difusió prèvia adequada del seu
objecte i condicions, que es pot realitzar a través de les pàgines institucionals mantingudes a Internet per
l’organisme o entitat titular del dret i el departament ministerial del qual depengui o al qual estigui adscrit. En
aquest procediment cal assegurar-se, així mateix, el secret de les proposicions i l’adjudicació a la proposició
econòmicament més avantatjosa.
5. En tot cas, la transmissió dels drets sobre aquests resultats s’ha de fer amb una contraprestació que
s ha
correspongui al seu valor de mercat.
6. Quan es transfereixi la titularitat del dret a una entitat privada s’ha de preveure, de la manera que es
determini per reglament, la inclusió en el contracte de clàusules de millor fortuna que permetin a les entitats
públiques recuperar part d l plusvàlues que s’obtinguin en cas d t
úbli t de les l àl ’ bti i de transmissions successives d l d t o
i i i dels drets
quan, a causa de circumstàncies que no s’hagin tingut en compte en el moment de la taxació, s’apreciï que el
valor de transferència de la titularitat del dret és inferior al que hauria resultat si s’haguessin tingut en compte
les circumstàncies esmentades.”
8

9. I.b Forma de transferència i compensació (iv)
 Per als centres de recerca de titularitat autonòmica, la LCTI estableix la seva regulació per part de les
Comunitats Autònomes, i determina l’adjudicació directa de contractes relacionats amb la transferència:
“Es regeixen pel dret privat aplicable amb caràcter general amb subjecció al principi de llibertat de pactes
Es general, pactes,
i es poden adjudicar de manera directa els contractes següents relatius a la promoció, gestió i
transferència de resultats de l’activitat de recerca, desenvolupament i innovació, subscrits pels organismes
públics de recerca de l’Administració General de l’Estat, les universitats públiques, les fundacions del
sector públic estatal i altres entitats dedicades a la recerca i dependents de l’Administració General de
l’Estat:
a) contractes de societat subscrits en ocasió de la constitució o participació en societats;
b) contractes de col·laboració per a la valoració i transferència de resultats de l’activitat de recerca,
col laboració l activitat
desenvolupament i innovació;
c) contractes de prestació de serveis de recerca i assistència tècnica amb entitats públiques i privades, per
a la realització de treballs de caràcter científic i tècnic o per al desenvolupament d’ensenyaments
d’especialització o activitats específiques d f
d’ i lit ió ti it t ífi de formació. N obstant això, en cas que el receptor d l serveis
ió No b t t i ò l t dels i
sigui una entitat del sector públic subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, aquesta s’ha d’ajustar a les prescripcions de la dita Llei per establir el contracte corresponent.
La transmissió a tercers de drets sobre els resultats de l’activitat investigadora, bé es tracti de cessió de la
titularitat d’una patent o de concessió de llicències d’explotació sobre aquesta, o de les transmissions i els
contractes relatius a la propietat intel·lectual, es regeix sobre el dret privat de conformitat amb el que
disposa la normativa pròpia de cada comunitat autònoma.”
9

10. III. Accionariat: Qui serem?
Spin-off
A B
Participació del personal del centre Participació del centre de recerca?
de recerca
Normativa d'incompatibilitats
(Llei 53/1984)
Llei de la Ciència, la Tecnologia i la
Innovació
+
Personal universitari: LOU
Personal sanitari: Llei del
Medicament
10

11. A. Participació del personal
del centre públic de recerca
11

12. La creació de la spin-off: Problemàtica
Principals inconvenients que tenen en la actualitat els emprenedors a l’hora de constituir una spin-off.
Participació en
el capital social
(art. 12.1.d Linc)
Presencia en Realització
l’òrgan d'activitats a
d'administració l’spin-off
(art. 12.1.b Linc)
( t 12 1 b Li ) (art. 12.1.a Linc)
( t 12 1 Li )
12

13. Règim específic de les Universitats
“Disposición adicional vigésimo cuarta. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.
Las limitaciones establecidas en el artículo 12.1 b) y d) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, no serán de aplicación a los
profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos docentes universitarios cuando participen en empresas de
base tecnológica promovidas por su universidad y participadas por ésta o por alguno de los entes previstos en
tecnológica,
el artículo 84 de esta Ley, creadas a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de
investigación realizados en universidades, siempre que exista un acuerdo explícito del Consejo de Gobierno de
la Universidad, previo informe del Consejo Social, que permita la creación de dicha empresa.
En este acuerdo se debe certificar la naturaleza de base tecnológica de la empresa, y las contraprestaciones
adecuadas a favor de la universidad. El Gobierno regulará las condiciones para la determinación de la
naturaleza de base tecnológica.”
tecnológica.
13

14. La reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació
 En relació a la creació d’empreses i la participació dels investigadors, les normes que introdueix la Llei de
la Ciència són les següents:
i. Autorització per a la prestació de serveis a empreses, incloent la inaplicació parcial de la
normativa d’incompatibilitats.
ii.
ii Regulació de l’excedència temporal per a la prestació d’activitats en entitats amb un vincle jurídic
l excedència d activitats
amb l’entitat pública.
iii. Modificació de la Llei del Medicament.
14

15. i. Autorització per a la prestació de serveis a empreses
“1. Les universitats públiques, el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública en el cas dels
organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat, o les autoritats competents en el cas de
centres del Sistema Nacional de Salut o que hi estiguin vinculats o concertats, o d’organismes de recerca
d’altres administracions públiques, poden autoritzar al personal investigador la prestació de serveis, mitjançant
un contracte laboral a temps parcial i de durada determinada, en societats mercantils creades o participades
per l’entitat per a la qual el personal esmentat presti serveis. Aquesta autorització requereix la justificació
p
prèvia, degudament motivada, de la participació del personal investigador en una actuació relacionada amb les
, g , p p p g
prioritats cientificotècniques que estableix l’Estratègia espanyola de ciència i tecnologia o l’Estratègia
espanyola d’innovació.
2. Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada ni l’horari del lloc de treball inicial de
l interessat,
l’interessat i queden automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc al sector públic
públic.
3. Les limitacions que estableixen els articles 12.1.b) i d) i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, no són aplicables al personal
investigador que presti els seus serveis en les societats que creïn les entitats a què al·ludeix aquest article o en
les que aquestes participin, sempre que aquesta excepció hagi estat autoritzada per les universitats públiques,
el Ministeri de Política Territorial i Administracions Públiques o les autoritats competents de les administracions
públiques, segons correspongui”.
15

16. ii. Excedència temporal
 La Llei de la Ciència estableix també una regulació de l’excedència aplicable a tots els ens de recerca
(sense perjudici de l’aplicabilitat de la regulació sectorial vigent):
– Es podrà concedir per un termini màxim de cinc anys, per a incorporar-se a agents privats
d’execució, o a agents internacionals o estrangers. Passat aquest termini, no es podrà demanar una
de nova fins transcorreguts dos anys.
– E concedirà en règim d contractació l b l per al d
Es di à è i de t t ió laboral, l desenvolupament d t
l t de tasques d recerca
de
científica i tècnica, desenvolupament tecnològic, transferència o difusió del coneixement relacionades
amb l’activitat que vingués realitzant a l’entitat de origen.
– Caldrà un vincle jurídic amb l’agent de destí mitjançant qualsevol instrument vàlid en dret que permeti
deixar constància de la vinculació existent, relacionada amb els treballs que el personal investigador
hagi de dur a terme.
– L’investigador no podrà percebre retribucions pel seu lloc d’origen, i té dret a la reserva del lloc de
treball i a l’avaluació de l’activitat investigadora si s’escau
l avaluació l activitat investigadora, s escau.
– Es requerirà informe favorable de la unitat per a la que presti serveis.
– S’estableix una obligació de protegir el coneixement dels equips de recerca d’acord amb la normativa
de propietat intel·lectual i industrial, les normes aplicables a l’entitat d’origen, i els acords i convenis
que hagin subscrit.
16

17. iii. Modificació de la Llei del Medicament
Problema existent.
 La Llei del Medicament, al seu article 3, estableix una prohibició específica per al personal sanitari, que no
podrà tenir interessos econòmics en la fabricació, elaboració, distribució i comercialització de medicaments
i productes sanitaris.
Nova regulació: autorització per a la prestació de serveis a empreses.
«1. Sense perjudici de les incompatibilitats establertes per a l’exercici d’activitats públiques, l’exercici clínic
de la medicina l’odontologia i la veterinària i altres professions sanitàries amb facultat per prescriure o
medicina, l odontologia
indicar la dispensació dels medicaments és incompatible amb qualsevol classe d’interessos econòmics
directes derivats de la fabricació, elaboració, distribució i comercialització dels medicaments i productes
sanitaris. Se n’exceptua el que estableix la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la
Innovació,
Inno ació respecte a la participació del personal dels centres de recerca dependents de les
administracions públiques en les entitats creades o participades per aquells.»
17

18. B. Participació del centre públic de recerca?
18

19. Àmbits de protecció de la posició jurídica del centre públic de
recerca
 Els mecanismes de protecció dels interessos del centre de recerca s’han de realitzar en un doble àmbit,
atenent a la doble posició jurídica que assumeix en la creació d’una empresa de base tecnològica d’origen
públic.
Centre de
C t d recerca
Participació en el capital social Transferència de la tecnologia
de l’spin-off de titularitat pública
Contracte de Transferència
Pacte entre Socis
de T
d Tecnologia
l i
Podrà ser un únic document integrat
19

20. MOLTES GRÀCIES!!
Ignasi Costas
Escoles Pies , 102 (Pg. Bonanova)
08017 Barcelona
Telf.: 93 503 48 68
@
Mail: icostas@rcd-bcn.com