Merkenoppositie in Italië - Inleiding en vergelijking met het CTM systeem

1. MERKENOPPOSITIE
IN ITALIE:
Inleiding en vergelijking
met het CTM systeem
Edith Van den Eede
Italiaans Merkengemachtigde
Società Italiana Brevetti (“SIB”) www.sib.it

2. TOPICS
• Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
met focus op de verschillen met het CTM
systeem
• Aanbevelingen voor merkenhouders
• Andere vaststellingen
• Conclusies

3. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
1.Merken waartegen oppositie kan worden ingediend
2.Oppositietermijn
3.In te roepen rechten
4.Wie kan een oppositie instellen?
5.Tarieven (bedrag– betaling– teruggave) en kosten
6.Procedure

4. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
1. Merken waartegen oppositie kan worden
ingediend
(i)Italiaanse merkaanvragen gedeponeerd vanaf 1 mei 2011
(ii)Internationale merken die Italië aanduiden, gepubliceerd
in de WIPO Gazette vanaf juli 2011:
ongeacht hun depotdatum
P.S.: Oppositie onmiddellijk mogelijk voor alle klassen

5. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
2. Oppositietermijn:
(i)3 maand vanaf publicatie in Nationaal Merkenblad, of
(ii)3 maand, vanaf de eerste dag van de maand volgend op
de publicatie in de WIPO Gazette (vanaf juli 2011)

6. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
3. In te roepen rechten:
(i)Gelijke of overeenstemmende merken voor
dezelfde of overeenstemmende waren of
diensten
(ii)Bepaalde niet ingeschreven rechten bij gebrek
aan voorafgaande toestemming van diens
houder om deze in te schrijven als merk

7. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
3. In te roepen rechten:
(i)Oudere gelijke of overeenstemmende merken* voor
dezelfde of overeenstemmende waren/diensten: nl.
- “Double identity”: gelijke tekens en gelijke w/d; of
- Verwarringsgevaar: gelijke of overeenstemmende tekens
en gelijke of overeenstemmende w/d indien bij het
publiek verwarring met het oudere merk kan ontstaan
(inhoudende de mogelijkheid van associatie met het
oudere merk)
* Ouder Italiaans merk, Gemeenschapsmerk of Internationale Inschrijving die Italië
aanduidt (zowel merkregistratie als merkaanvraag)

8. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
3. In te roepen rechten:
(ii) Bepaalde niet ingeschreven rechten bij gebrek aan
voorafgaande toestemming van diens houder om deze
in te schrijven als merk: nl.
- portretrecht;
- familienaam die verschilt van de naam van de aanvrager als
het gebruik als merk de reputatie kan schaden van de persoon
die deze naam draagt;
- bekende familienamen;
- Bekende tekens gebruikt in het artistieke, literaire,
wetenschappelijke, politieke domein of in de sport;
- Bekende namen, initialen of karakteristieke emblemen van
events en van non-profit organisaties.

9. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
3. In te roepen rechten:
⇒ Er kan GEEN oppositie worden ingediend op basis van:
niet geregistreerde rechten of auteursrechten (behalve in de
specifieke gevallen hierboven vermeld onder (ii)),
handelsnamen, vennootschapsnamen
domeinnamen,
reputatie van een oudere merkaanvraag of registratie voor niet
overeenstemmende w/d,
Het is NIET mogelijk voor de merkhouder oppositie in te stellen
tegen een depot door een gemachtigde of vertegenwoordiger op
diens eigen naam en zonder de toestemming van de houder.
Bij gebrek aan vrijwillige doorhaling, is de enige manier om de inschrijving te betwisten op
bovenstaande gronden naar de bevoegde IE rechter te stappen en een nietigverklaring te eisen.
Hetzelfde geldt voor het bekomen van een vervalverklaring (b.v. door niet normaal gebruik)

10. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
4. Wie kan een oppositie indienen?
(i)Houder (zelfs als niet ingeschreven)
(ii)Exclusieve licentiehouder (tenzij het
licentiecontract dit uitdrukkelijk verbiedt)
(bewijs kan ingediend worden binnen de 2 maanden -termijn
niet verlengbaar- na het aflopen van de cooling-off)

11. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
5. Tarieven (bedrag – betaling - terugbetaling) & verdeling van
kosten:
(i) Bedrag taks: € 250 (+ € 34 als geen algemene volmacht of volmacht die toelaat
opposities in te stellen, reeds werd ingeschreven)
(ii)Betaling: noodzakelijkerwijs voor het indienen van de oppositie (indien het
betalingsbewijs niet is gevoegd bij het oppositieformulier, wordt de oppositie als
ingetrokken beschouwd)
(iii)Terugbetaling: als, vòòr het begin van de uitwisselingsfase van de
argumenten, de partijen een akkoord bereiken en het Merkenbureau
hierover is ingelicht: terugbetaling oppositietaks
(iv)Kosten: bij de beslissing die de oppositie verwerpt of toewijst, kan het
Merkenbureau aan de winnende partij maximaal € 300 aan professionele
kosten toekennen en € 250 aan oppositietaks.

12. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
6. Procedure:
the good, the bad and the ugly sides

13. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
6. Procedure:
the good, the bad and the ugly sides
(i) Cooling off periode: telt 2 maanden vanaf de mededeling van de
ontvankelijkheid – verlengbaar op gezamenlijk verzoek van de partijen
voor een maximum duur van 12 maand (>< OHIM 24 maand maximum
duur);
(ii)Indiening van stavende documenten (registratiecertificaat, vertaling..):
kunnen worden ingediend binnen 2 maand (niet verlengbaar) vanaf de afloop
van de cooling off;
(iii)Gebruiksbewijs: deposant kan vragen om bewijzen van gebruik voor te
leggen van registraties sedert ≥ 5 jaar – binnen termijn van 60 dagen
vanaf notificatie van deze vraag (op straffe van verwerping van de oppositie) – termijn
verlengbaar op verzoek tot maximum van 6 maand;
(iv)Beslissing moet genomen worden binnen 24 maand vanaf datum van
indienen oppositie (zonder mee te rekenen: de cooling off periode of nog periode van
opschorting zoals b.v. in het geval van een oppositie gebaseerd op merkaanvraag of op merk
waartegen nietigheidsprocedure hangende is indien dit gevraagd werd door houder)

14. Schets van de Italiaanse oppositieprocedure
Focus op de verschillen met CTM systeem
6. Procedure:
the good, the bad and the ugly sides
(i)Beperkt aantal in te roepen rechten in
oppositieprocedure (geen handelsnaam..etc : zie 3(ii))
(ii)Gebrek aan ervaring van Italiaans Merkenbureau

15. Outline of Italian opposition proceedings
Differences with CTM system
6. Procedure:
the good, the bad and the ugly sides
Argumenten die de oppositie onderbouwen: het is (nog) niet
duidelijk of deze moeten worden ingediend:
onmiddellijk met het oppositieformulier (in dit geval
zouden de partijen niet de mogelijkheid hebben om een
minnelijke schikking te sluiten zonder kosten aan te gaan
m.b.t. de redactie van de argumentatie), of
na de afloop van de cooling off.

16. Aanbevelingen voor merkenhouders
• Merkbewaking!
• Stijgend belang van merkenregistratie in Italië in de w/d
klassen die van actuele maar ook van potentiele,
toekomstige interesse zijn
• Exclusieve licentiehouders moeten nagaan of hun
licentiecontract niet expliciet verbiedt om oppositie in te
stellen
Omgekeerd, merkenhouders die niet wensen dat hun
exclusieve licentiehouder oppositie instelt, moeten
verifiëren of het licentiecontract dit verbiedt.
• Merkhouders die van plan zijn een oppositie in te stellen op
basis van een merk onder gebruiksplicht, moeten
voldoende bewijzen klaarhouden om daadwerkelijk gebruik
aan te tonen

17. Andere vaststellingen
• Opmerkingen van derden (geen tijdslimiet)
• San Marino
• Beschermde Geografische Aanduidingen
• Emblemen, initialen of benamingen van internationale
intergouvernementele organisaties
• Indien voorlopige weigering van IR: verplicht om
Italiaanse merkengemachtige aan te wijzen binnen
onverlengbare termijn om een kopie van oppositie-
formulier te verkrijgen (op straffe van definitieve
weigering)

18. Conclusies
• Welgekome aanvulling op het Italiaanse systeem
• Middel om druk uit te oefenen, zodat soms dure
rechtszaken zullen kunnen vermeden worden
• Ideaal en kostenefficiënt controlemiddel en middel om
(toekomstige) concurrenten op een afstand te houden
• Belang van beoordeling geval per geval of oppositie de
beste optie is.

19. Edith Van den Eede
Italiaanse Merkengemachtigde
E-mail: edith.vandeneede@sib.it
Tel.: +39 05.52.63.22.1