Publications: Point de vue de l\'agent de brevets

Publications : Point de vue de l’agent
de brevets
Présenté par :
Serge Lapointe, Ph.D.
Associé, Agent de brevets
Symposium du RQR
Québec, 15 Novembre 2010

2
Fasken Martineau : un cabinet
d’envergure internationale
• Fasken Martineau est un des grands cabinets d'avocats
internationaux
• Plus de 650 avocats et professionnels présents sur trois continents
Vancouver
Calgary
Toronto
Ottawa Montréal Québec
Londres
Johannesburg
Paris

3
Un cabinet multidisciplinaire
• Affaires autochtones
• Antitrust, concurrence et commercialisation
• Assurance et responsabilité
du fabricant
• Communications
• Construction, approvisionnement
et infrastructure
• Droit asiatique
• Droit de la santé
• Droit forestier
• Droit international
• Droit minier international
• Droit municipal
• Énergie et environnement
• Entreprises émergentes
• Impôt (incluant : fiducies, testaments,
successions et
œuvres de bienfaisance)
• Financement et opérations bancaires
• Immobilier
• Insolvabilité et redressement
• Institutions financières
• Produits d’investissements et gestion de
patrimoine
• Litiges complexes
• Partenariats public-privé
• Produits d'investissement et
fusions et acquisitions
• Protection de l’information et
de la vie privée
• Relations gouvernementales et règles
d’éthique
• Sciences de la vie
• Technologie et propriété intellectuelle
• Travail, emploi et droits de
la personne

4
Brevets : Valeur Commerciale
Brevet: ???

5
« PUBLISH OR
PERISH »

6
« PUBLISH OR
PERISH »
« PATENT, PUBLISH
AND PROSPER! »

7
Médicaments « Blockbusters » dont les brevets seront
prochainement expirés aux États-Unis (2010-2015)
20151,500MerckCholesterolZetiaEzetimibe
20151,088NovartisOncologyGleevecImatinib
20131,100ForestAlzheimer’s
disease
NamendaMemantine
20132,850Eli LilyFibromyalgia,
Depression
CymbaltaDuxoletine
2012925CephalonNarcolepsyProvigilModafinil
20121,160PfizerSchizophreniaGeodonZiprasidone
Hypertension
Cholesterol
THERAPY
AREA
Novartis
Pfizer
INNOVATOR
COMPANY
20121,860DiovanLosartan
20115,650LipitorAtorvastatin
EXPECTED
GENERIC
ENTRY DATA
US SALES
(2009 - $M)
BRAND
NAME
GENERIC
NAME

8
Brevets: Valeur Commerciale
Adapté de : Gregory Aharonian, www.patenting-art.com/economic/awards.htm
MédicamentsCity of Hope Nat Med Cent  Genentech2002500 $
ÉlectroniqueTexas Instruments  Toshiba1990500 $ +
MédicamentsIgen International  Roche Holding2002505 $
ÉlectroniqueNTP Inc.  Research In Motion Ltd2005612,5 $
InformatiqueDigital  Intel1997700 $
ChimiquePolaroid  Eastman Kodak1991873 $
SnapTrack  Qualcomm
Karlin Technology  Medtronics
PARTIES
Électronique
Médical
TECHNOLOGIES
20001 000 $
20051 350 $
ANNÉE
MONTANT
(Millions US)
Plus importantes compensations monétaires
versées dans des litiges de brevets

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Brevets : valeur commerciale
Tiré de: Rapport de Commercialisation (2004). Fondation canadienne pour l’innovation.
(www.innovation.ca/fr/publications/commercialization-reports)
Univsersité d'Ottawa
Université Carleton
U. du Nouveau-Brunswick
Université Laval*
Université de M ontréal*
Université M emorial
Université M cGill*
Université M cM aster*
Université de Western Ontario*
Université de Toronto*
M édiane Canadienne
Université de Waterloo*
Université de Guelph
Université de l'Alberta*
Université de la Saskatchewan
Université de Calgary / UTI, Inc.
Total Cumulatif canadien
Université Simon Fraser
M oyenne canadienne
Université Queen's*
Université du M anitoba
U. de la Colombie-Britannique*
Université de Sherbrooke (312 898 $)
Revenu de licences (milliers de $) reçus par 1 M$ de revenu de recherche
0 10 20 30 40 50 60

10
Brevets : Notions de base
• Deux grand principes :
a) encourager l’innovation en conférant un monopole sur
une invention à un inventeur;
b) encourager l’innovation par la publication d’une
divulgation complète de l’invention.
• Monopole de 20 ans (date de dépôt de la demande) :
« […] le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer,
construire, exploiter et vendre à d’autres […] l’objet de
l’invention. »
• Droit d’exclure  Droit de commercialiser

11
• Qu’est-ce qu’un brevet ?
i. un document scientifique et technique, car il décrit une
invention;
• exemples d'applications, les principes scientifiques sur
lesquels se base cette invention, et l'art antérieur dans le
domaine technique de l'invention;
ii. un document administratif, car il est
délivré par une administration publique; et
iii. un document juridique, car il établit
les limites du titre de propriété
sur l'invention.

12
Un brevet se compose de 2 parties principales :
Mémoire descriptif
• Vise à divulguer l'invention et à fournir une description
détaillée et « exemplifiée » de sa « mise en œuvre »
Revendications
• Définissent la PORTÉE JURIDIQUE de la protection conférée
par le brevet, i.e. le monopole exclusif accordé
• Elles n'ont une valeur légale définitive qu'une fois le brevet
DÉLIVRÉ.

13
• Abrégé
• Titre
• Domaine de l’invention (« Field of the invention »)
• État de la technique (« Background of the invention »)
• Résumé de l'invention (« Summary of the invention »)
• Brève description des dessins (« Brief description of the
drawings »)
• Description détaillée (« Detailed description »)
• Dessins ou Figures
• Listage de séquences (« Sequence listing »)
• Revendications

14
• Un appareil, une machine
• Un produit, son usage
• Une composition
• Un procédé, une méthode
… toute amélioration
MATIÈRE BREVETABLE
• Un principe scientifique, une
formule mathématique
• Une découverte, phénomènes
naturels
• Une « Forme de vie
supérieure »
• Méthodes diagnostiques et de
traitement médical
(certains pays)
MATIÈRE NON BREVETABLE

15
• Description détaillée
• Utilité
• Nouveauté + Activité inventive
(non-évidence)
CRITÈRES ESSENTIELS

16
Risques associés à une divulgation
Loi sur les brevets :
28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande
de brevet ne doit pas :
a) ….
b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une
autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu
accessible au public au Canada ou ailleurs;

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• Nouveauté :
• Absolue, à l’échelle de la toute la planète
• Tout type de « Communication »
• Articles, Abrégés, Affiches, Mémoires et Thèses,
• Présentation orale
• Internet…
• Demande de subventions
Est-ce que l’INFORMATION
a été rendue ACCESSIBLE au PUBLIC?

18
Loi sur les brevets :
28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande
de brevet ne doit pas :
a) plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la
part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui
l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet
d’une communication qui l’a rendu accessible au public au
Canada ou ailleurs;
b) …

19
Délais de grâce pour les inventeurs :
• Un (1) an suivant la divulgation
• Principaux pays d’exception :
• Canada
• États-Unis
• Australie
• Brésil
• Mexique

20
Brevets : Source d’informations
scientifiques
• Accès à des donnés AVANT leur publication dans les
revues scientifiques
• Source de résultats qui ne serons JAMAIS publiés dans
la littérature
• Domaine de la chimie*:
• jusqu’à 80 % des composés publiés seulement dans les
brevets;
• Si publié ailleurs : jusqu’à 15 ans plus tard…
* M. Bregonje, Patents: A unique source for scientific technical information in chemistry
related industry?, World Patent Information 27 (2005) 309-15.

21
scientifiques
US2010233249CONTRACEPTIVE methods and compositions related to
proteasomal interference
WO10120518SPERM cell separation methods and compositions
containing SPERM cell targeting ligands for use therein
WO10122562A SPERM separation system
WO10127297Treating male infertility secondary to SPERM oxidative
stress
NO PUBLICATIONTITRE
Exemples de Brevets : SEMENCE

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scientifiques
WO09091332Methods for in vitro maturation of OVARIAN FOLLICLES
KR20100116425Method of preserving animal EMBRYO
EP2049906 B1Assay and kit for predicting IMPLANTATION success in
assisted FERTILISATION
WO10127355Method to determine EMBRYO and OOCYTE quality
based on ceramidase
NO PUBLICATIONTITRE
Exemples de Brevets : OVULES et EMBRYONS

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Brevet : Source d’informations
scientifiques
Canada http://patents.ic.gc.ca/cipo/cpd/fr/introduction.html
US http://patft.uspto.gov/
Europe et internat. http://ep.espacenet.com/
Google patents http://www.google.com/patents
Freepatents online http://www.freepatentsonline.com/
BREVETS

24
scientifiques
La connaissance des brevets peut s’avérer utile :
• Formulation d’hypothèses scientifiques
• Identification de collaborateurs
• Identification de nouvelles sources de financement
• Identification des résultats et découvertes ayant une
potentiel commercial

25
Étapes clés pour l’obtention d’un brevet
1. Ne divulguez pas votre invention!
2. Recherches dans les bases de données de brevets :
• Par les inventeurs
• Par les agents de brevets
3. Rédaction et dépôt de la demande
• Stratégies dépôt
• Secret industriel?
4. Valeur ajoutée
• Valeur commerciale ($$$)
• Impact positif dans un CV ou
une demande de subvention

26
« PUBLISH OR
PERISH »
« PATENT, PUBLISH
AND PROSPER! »

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