Survol de la doctrine de l\'épuisement des brevets au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, Analyse de la décision de la Cour Suprême dans l\'affaire Quanta Computer Inc. c. LG Electronics

1. La Doctrine de l’épuisement des brevets:
quand les droits se terminent avec la 1re vente d’un produit
Conférence du Groupe des Sciences de la vie
PRÉSENTÉE PAR
Serge Lapointe, Ph.D.
Agent de brevets
Le 25 septembre 2008

2. Introduction
• Brevet : Droit exclusif de fabriquer, de vendre et
d’utiliser le produit breveté
• Est-ce que l’acheteur peut utiliser le produit
comme il l’entend ?
• Quels sont les limites pouvant être imposés par
le titulaire du brevet ?
• Doctrine de l’épuisement : Quanta computer Inc.
c. LG Electronics
La Doctrine de l’épuisement des brevets 2

3. Plan de la présentation
• Principes de la « Doctrine de l’épuisement » et
ses applications dans différentes juridictions
• États-Unis : Quanta computer Inc. c.
LG Electronics
• Conseils pratiques et points à surveiller
• Implications particulières pour certaines
inventions en biotechnologie
La Doctrine de l’épuisement des brevets 3

4. Doctrine de l’épuisement – Principes
• La première vente autorisée d’un article breveté
mets fins à tout les droits du breveté envers cet
article :
« An unconditional sale of a patented device exhausts
the patentee’s right to control the purchaser’s use of
the device thereafter. The theory behind this rule is that
in such a transaction, the patentee has bargained for,
and received, an amount equal to the full value of the
goods »
B. Braun Med. Inc. v. Abbot Labs.
14 F.3d 1419 (Fed Cir. 1997)
La Doctrine de l’épuisement des brevets 4

5. Doctrine de l’épuisement – Principes
• Vente conditionnelle ou non ?
• Méthodes ? Systèmes ?
• Qui est l’acheteur ? Qui est le vendeur?
Licences ?
• Territoire ?
« An unconditional sale of a patented device exhausts
the patentee’s right to control the purchaser’s use of
the device thereafter. The theory behind this rule is that
in such a transaction, the patentee has bargained for,
and received, an amount equal to the full value of the
goods »
La Doctrine de l’épuisement des brevets 5

6. Doctrine de l’épuisement – Principes
« …la vente d’un article breveté est présumée conférer à
l’acheteur le droit « d’utiliser, de vendre ou d’aliéner les
marchandises à son gré »... Sauf stipulation contraire de la
licence autorisant la vente d’un article breveté, le titulaire de cette
licence est ainsi en mesure de céder aux acheteurs le droit
d’utiliser ou de revendre l’article en cause sans crainte de violer
le brevet. En outre, toute restriction imposée au titulaire d’une
licence, qui est destinée à toucher les droits des acheteurs
subséquents, doit être exprimée clairement et sans équivoque; les
conditions restrictives imposées par un breveté à un acheteur ou
au titulaire d’une licence ne sont pas rattachées aux
marchandises sauf si elles sont portées à l’attention de l’acheteur
au moment de l’acquisition de ces dernières : voir National
Phonograph Co. of Australia, Ltd. c. Menck, [1911] A.C. 336
(C.P.) ». [Nos soulignés]
Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd [1998]
2 R.C.S. 129
La Doctrine de l’épuisement des brevets 6

7. Doctrine de l’épuisement – Principes
• Licence implicite ou Vente conditionnelle ?
Licence implicite
– Si la vente ne contient aucune condition, l'acheteur
peut disposer du produit comme il l'entend
Vente conditionnelle
– L’acheteur doit se plier aux conditions
La Doctrine de l’épuisement des brevets 7

8. Doctrine de l’épuisement – Principes
• Vente conditionnelle
Territoire
– USA: Tout le territoire US
– Canada: Fractionnement possible
Usage et Domaine d’utilisation
– Indication particulière (p. ex. cancer A)
– Applications: e.g. recherche, diagnostique seul.
– Usage unique
– Interdiction de revendre
La Doctrine de l’épuisement des brevets 8

9. Doctrine de l’épuisement – Principes
• Vente conditionnelle
Points à surveiller:
– Consentement éclairé: L’acheteur doit être bien
informé et accepter les conditions
• Entente signée
• Étiquette
– Clauses abusives
• Fixation des prix, Antitrust
• Durée du brevet
La Doctrine de l’épuisement des brevets 9

10. Doctrine de l’épuisement – Principes
Y a-t-il une condition de vente sur l’article breveté ?
NON OUI
NON
La condition est-elle valide ?
OUI
Le contrefacteur présumé était-il
au courant de cette condition ?
NON
OUI
ÉPUISEMENT PAS D’ÉPUISEMENT
La Doctrine de l’épuisement des brevets 10

11. Doctrine de l’épuisement – Principes
« [The] longstanding principle [of patent exhaustion]
applies similarly to a sale of a patented product
manufactured by a licensee acting within the scope of
its license. »
Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech. Inc.,
995 F2d 166 (Fed. Cir. 1993)
Breveté
Breveté (manufacturier)
1re vente
Licencié Licencié
(manufacturier, revendeur, distributeur) (assembleur, distributeur)
1re vente
Acheteur Acheteur
(assembleur, consommateur) (consommateur)
La Doctrine de l’épuisement des brevets 11

12. Épuisement – Union Européenne
• Traité de Rome (1957)
Article 30
« Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi
que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites
entre les États membres… »
Article 34
« Les restrictions quantitatives à l’exportation, ainsi
que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites
entre les États membres… »
La Doctrine de l’épuisement des brevets 12

13. Épuisement – Union Européenne
• L’épuisement d’un brevet a lieu lors de la
première vente autorisée
• La vente d’un produit breveté sur le territoire
Européen épuise le brevet dans tous les vingt-
sept pays membres de l’Union Européenne
• La vente d’un produit en dehors de l’UE n’épuise
pas le brevet
La Doctrine de l’épuisement des brevets 13

14. Épuisement – Union Européenne
• Traité de Rome (1957)
Article 36
« Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas
obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation,
d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons...
de protection de la propriété industrielle et
commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions
ne doivent constituer ni un moyen de discrimination
arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce
entre les États membres. »
Cas d’exception seulement
La Doctrine de l’épuisement des brevets 14

15. Épuisement – Asie
BBS c. Rushmex (1997)
international
Épuisement
JAPON
Article 63: « None of the following shall be deemed an infringement of the
Épuisement
patent right:
CHINE
national
(1) Where, after the sale of a patented product that was made or imported
by the patentee or with the authorization of the patentee, or that was
directly obtained by using the patented process, any other person uses,
offers to sell or sells that product; »
Article 57: « The effect of an invention patent right shall not extend to any
international
Épuisement
TAÏWAN
of the following matters:
(6) Where the patented articles manufactured by the patentee or under the
consent of the patentee are put to use or resold after the sale thereof. The
aforesaid manufacture and sale are not limited to those committed in this
country. »
La Doctrine de l’épuisement des brevets 15

16. Quanta Computer Inc. c. LG Electronics
La Doctrine de l’épuisement des brevets 16

17. Quanta – Les faits
• LGE licence ses brevets à Intel pour la
fabrication, usage, vente, etc.
3 Brevets : pièces (chips), méthodes et de
combinaison (systems)
• Autorisation seulement pour les produits 100 %
Intel
Aucune licence à des tierces parties pour la
combinaison de pièces Intel et « non Intel »
Intel doit envoyer des lettres à ces tierces parties
les informant qu’ils n’ont pas de licences si des
pièces Intel sont combinés avec des pièces « non
Intel »
Quanta combine ses pièces avec celles obtenues
de Intel
La Doctrine de l’épuisement des brevets 17

18. Quanta – Les faits
Processeur Intel:
La Doctrine de l’épuisement des brevets 18

19. Quanta – La décision de la Cour Suprême
• La Doctrine de l’épuisement s’applique aux
revendications de méthodes
Difficulté de séparer l’appareil de son procédé
Contournement facile par l’ajout de revendications de
méthodes
Épuisement du brevet si la seule utilisation prévue et
raisonnable du produit vendu est de pratiquer le brevet
• Plusieurs Brevets
Vente d’un appareil pratiquant le Brevet A épuisera un
Brevet B si cet appareil pratique le brevet A tout en
« incarnant substantiellement » (substantially
embodying) le Brevet B
La Doctrine de l’épuisement des brevets 19

20. Quanta – La décision de la Cour Suprême
• La vente de Intel à Quanta était autorisée
Aucune interdiction à Intel sur la vente
Licence prévoyait l’envoi d’un avis, ce qu’Intel a fait
La Doctrine de l’épuisement des brevets 20

21. Quanta – La décision de la Cour Suprême
(7)We note that the authorized nature of the sale to Quanta
does not necessarily limit LGE’s other contract rights.
LGE’s complaint does not include a breach-of-contract claim,
and we express no opinion on whether contract damages
might be available even though exhaustion operates to
eliminate patent damages.
See Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659, 666
(1895) (« Whether a patentee may protect himself and his
assignees by special contracts brought home to the purchasers
is not a question before us, and upon which we express no
opinion. It is, however, obvious that such a question would
arise as a question of contract, an not as one under the
inherent meaning and effect of patent laws »).
La Doctrine de l’épuisement des brevets 21

22. Quanta – Stratégies possibles
• Obligations contractuelles plus claires
2e Licence requise entre le licencié (Intel) et
l’acheteur (Quanta)
• Obligations contractuelles plus limitées
Restrictions quant au domaine d’utilisation autorisé
(« The field of use shall be limited to… »; « …for the
sole purpose of… »; « …shall not allow… »
• Varier la portée du brevet
Revendications couvrant
différentes combinaisons,
incluant des produits non-
assujettis à la licence
• Entente de « non-agression » ?
La Doctrine de l’épuisement des brevets 22

23. Épuisement – Biotech et Pharma
La Doctrine de l’épuisement des brevets 23

24. Épuisement – Biotech et Pharma
• Matériel autoreproducteur :
Lorsque la vente concerne du matériel
autoreproducteur, est-ce que l’acheteur à le droit
d’en faire une (1) (ou des milliers) de copies ?
• Plante ou Graines brevetés, l’on récolte les
graines :
Est-ce que le brevet est épuisé par rapport aux
graines de la plante ?
• Multiplication d’une souche
de bactéries :
Est-ce que le brevet est
épuisé vis-à-vis les copies
produites ?
La Doctrine de l’épuisement des brevets 24

25. Épuisement – Biotech et Pharma
• États-Unis : Produits de 1re c. 2e génération
« The fact that a patented technology can replicate
itself does not give a purchaser the right to use
replicated copies of the technology. Applying the first
sale doctrine to subsequent generations of self-
replicating technology would eviscerate the rights of
the patent holder. »
Monsanto Co. v. Scruggs,
459 F.3d 1328, 1336 (Fed. Cir. 2006)
« The « first sale » doctrine of exhaustion of the patent
right is not implicated, as the new seeds grown from
the original batch had never been sold »
Monsanto Co. v. McFarling,
302 F.3d 1291,1299 (Fed. Cir. 2002)
La Doctrine de l’épuisement des brevets 25

26. Épuisement – Biotech et Pharma
• Etats-Unis: David c. Monsanto Co.
Défie Monsanto Co. c. McFarling
Pétion d’en appeler à la Cour Suprême déposée le
11 septembre dernier
Décision d’entendre la cause : fin 2008
La Doctrine de l’épuisement des brevets 26

27. Épuisement – Biotech et Pharma
• Canada: Monsanto c. Schmeiser, 2004, SCC 34
Brevet couvrant gènes et cellules génétiquement
modifiées et non la plante (interdit au Canada)
Contrefaçon: Semis des graines et culture de la
plante constituent un « Usage » et une
« Exploitation » de l’invention
Épuisement non discuté :
– Schmeiser n’a jamais acheté
les graines de Monsanto
– Si oui, contrefaçon pour
l’usage des graines et
plantes de seconde
génération ?
Dissidence : Conditions
contractuelles acceptables
La Doctrine de l’épuisement des brevets 27

28. Épuisement – Biotech et Pharma
• Conditions contractuelles de Monsanto
Entente: « Technology Use Agreement »
Autorise l’achat de graines de vendeurs autorisés
Usage unique seulement :
– Obligation de vente à un acheteur autorisé
– Interdiction d’emmagasiner
– Interdiction de replanter
Interdiction de donner ou vendre à
une tierce partie
La Doctrine de l’épuisement des brevets 28

29. Conclusion
• Doctrine de l’épuisement peut affecter la valeur
de votre technologie
• Doctrine complexe dont l’application variera
énormément selon les faits
• Importance d’avoir un brevet avec des
revendications de portée différente couvrant
différentes combinaisons
• Essentiel d’avoir des conditions valides dans
vos contrats!
La Doctrine de l’épuisement des brevets 29

30. Merci!
Serge Lapointe, Ph.D.
Agent de brevets
514.397.5219
slapointe@fasken.com
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