1. Litigios Internacionales sobre
Propiedad Intelectual
Ángel Díez Bajo
Abogado
15 de marzo de 2013
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2. SUMARI
O
1. Introducción
2. Foros de competencia en materia de existencia y
titularidad de DA
3. Foros de competencia en materia de infracción de DA
4. Particularidades en infracciones cometidas en Internet
5. Medidas cautelares
6. Estrategias procesales abusivas
7. Casos
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3. 1. Introducción
►Vocación Internacional de la Propiedad Intelectual Vs
Principio de territorialidad
►¿Ante qué Tribunal se demanda?
• Reglamento Bruselas-I 44/2001 (RBI): domiciliados en
EM
• Convenio de Lugano (CL): relaciones con Islandia,
Noruega y Suiza
• LOPJ: no domiciliados en EM
►Fundamental: determinar el objeto de la reclamación
►Estrategias: forum shopping, torpedos ...
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4. 2. Foros de competencia en materia de
existencia y titularidad de DA
2.1. Existencia: reclamaciones sobre registro de derechos
• Art. 145 LPI
- Son inscribibles en el RPI las obras intelectuales
- Legalidad formal y material
- Presunción iuris tantum de la condición de autor
- Calificación susceptible de revisión ante la jurisdicción civil
• Art 22.3 RBI: competencia exclusiva del EM donde se
encuentra el RPI
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5. 2.2. Reclamaciones sobre el reconocimiento de la
condición de autor del Art. 14.3 LPI o 19 LD
►FORUM SHOPPING
(a.) Acción declarativa de la (no) condición de autor
EJEMPLO Empresa de software francesa que crea CRM a medida para empresa española. La
empresa española resuelve el contrato porque una empresa alemana afirma ser la titular del
CRM ¿Dónde demanda la empresa francesa?
- Foro general del Art. 2 RBI “Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las
personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su
nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado” ► Si el demandado está
domiciliado en un EM, ante el tribunal del domicilio del demandado
- Art. 5.3 RBI Forum delicti commissi Si el demandado está domiciliado
en un EM, ante los tribunales donde tengan lugar los actos de explotación
del derecho
►quienes explotan sus derechos en ES, deberían poder solicitar
reconocimiento de su condición de autor ante Tribunales españoles
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6. (b.) Acción declarativa de la condición de autor, y:
- acción de infracción e indemnización
EJEMPLO Empresa española que infringe, en territorio francés, un software creado por una empresa
francesa. El autor francés decide solicitar mediante demanda, que se declare su derecho de
autor sobre el software, y la existencia de infracción indemnizable.
- acción de no infracción
EJEMPLO Empresa española que comercializa CRM. Empresa francesa considera que el CRM es una
copia de uno de su titularidad. Ante las amenazas de la empresa francesa, la española decide
presentar demanda que declare la originalidad del CRM y que su comercialización en FR no
infringe los derechos del CRM de la empresa francesa.
►Foro general del Art. 2 RBI Si el demandado está domiciliado en un EM, ante el tribunal del
domicilio del demandado
►Art. 5.3 RBI ”En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere
producido o pudiere producirse el hecho dañoso”
►Arts. 21 ss LOPJ Si el demandado no está domiciliado en un EM, ante los tribunales españoles si
el hecho ocurre en territorio español, o el autor y la víctima tienen residencia habitual en
España
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7. (c.) Reconvención como acción “contrataque” a la demanda
► TORPEDO
- STJCE de 19 de junio de 2003, C-315/01, “GAT c. Luk” ”el tribunal
determinará su competencia como si la segunda demanda se trata de una
demanda autónoma”
EJEMPLO Empresa española que demanda a empresa alemana por infracción de un DA derivada de
la distribución de un software dentro de un Software Package. La empresa española demanda
en ES y el tribunal se declara competente. Pero la empresa alemana contesta a la demanda y
reconviene solicitando declaración de la no condición de autor de la empresa española.
¿Dónde se resuelve la reconvención?
►Art. 6.3 RBI ”si se tratare de una reconvención derivada del contrato o
hecho en que se fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que
estuviere conociendo de esta última”
►Foro general del Art. 2 RBI Si el demandado está domiciliado en un EM, ante
el tribunal del domicilio del demandado
►Art. 22.3 LOPJ Si el demandado no está domiciliado en un EM, ante
tribunales españoles
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8. 3. Foros de competencia en materia de
infracción de DA
►Directiva 2004/48/CE ►Ley 19/2006
►Acciones por violación
• Cese del Art. 139 LPI
• Indemnización del Art. 140 LPI
►Acciones preventivas
► Acciones de jactancia o declarativa de ausencia de
infracción
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9. 3.1. Acuerdo de sumisión expresa (Arts. 23 y 24 RBI)
- Requisitos (Art. 23 RBI)
- Declinatoria (Arts. 63 ss LEC)
3.2. Si el demandado está domiciliado en un EM
(a.) Foro general del Art. 2 RBI: ante el tribunal del domicilio
del demandado
- persona física (Art. 40 CC) / persona jurídica (Art. 60 RBI)
- Art. 52.11 LEC ”En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la
propiedad intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya
cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a
elección del demandante”
- Cros border injuctions. S. Cour de Cassation de 5 de marzo de 2002. La Cour de Cass.
se declaró competente ante una infracción del software de una empresa francesa, cuyos
efectos se habían verificado en UK, NL, SE
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10. (b.) Art. 5.3 RBI: ante el tribunal del lugar donde se hubiere
producido o pudiere producirse el hecho dañoso
- Efectos territoriales
- Problema: acciones incluidas en su ámbito de aplicación
► TORPEDOS
STJCE de 6 de diciembre de 1994, C-406/92, “Traty c. Rataj” “una demanda de infracción tiene el
mismo objeto que una destinada a que se declare la ausencia de responsabilidad ”
Principles governing jurisdiction, choice of law, and judgments in transnational disputes,
American Law Institute (ALI principles)
http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf
Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual, del European Max
Planck Group (principios CLIP)
http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf
AAP Barcelona de 26 de abril de 2007 (JUR 2007/270652)
SAP Navarra de 19 de mayo de 2006 (AC 2007/394)
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11. - Problema: si la infracción se verifica en varios EM
► FORUM SHOPPING
STJCE de 30 de noviembre de 1976, C-21/76, asunto “Bier c. Mines de
Potasse d´Alsacce” “en el caso de que el lugar donde se origina el hecho del que puede
derivar una responsabilidad delictual o cuasidelictual y el lugar en que este hecho haya ocasionado un
daño no sean idénticos, la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» del artículo
5, número 3, del Convenio de Bruselas debe entenderse en el sentido de que se refiere al mismo
tiempo al lugar donde ha sobrevenido el daño y al lugar del hecho causante”
STJCE de 7 de marzo de 1995, C-698/93, asunto “Shevill c. Press Alliance”
”La expresión "lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso", debe interpretarse, (...), en el
sentido de que la víctima puede entablar contra el editor una acción de reparación, bien ante los
órganos jurisdiccionales del Estado contratante del lugar de establecimiento del editor de la publicación
difamatoria, competentes para reparar la integridad de los daños derivados de la difamación, bien ante
los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en que la publicación haya sido difundida y en
que la víctima alegue haber sufrido un ataque contra su reputación, competentes para conocer
únicamente de los daños causados en el Estado del órgano jurisdiccional al que se haya acudido
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12. ►Consecuencias de Shevill c. Press Alliance desde la perspectiva del DA
1ª Infracción en varios Estados por actos verificados en un Estado
EJEMPLO Empresa domiciliada en Alemania que fabrica y vende en ese EM un software sin
consentimiento de su creador, que es una empresa domiciliada en Italia y que lo vende en Italia y
Alemania.
2ª Pluralidad de actos y de infracciones en Estados diferentes
EJEMPLO Una editorial inglesa es publica un artículo sin mencionar a sus autores. La revista se
distribuye en distintos EM entre los que se encuentra Francia.
3ª Un sólo acto varias infracciones en Estados diferentes
EJEMPLO Una persona física domiciliada en España copia sin autorización de su titular una obra
audiovisual en un servidos y la pone a disposición del público en Internet de forma que cualquiera en
su ordenador personal puede descargarse una copia desde Internet.
►Tribunales del lugar donde se llevó a cabo el acto generador de daño
►Tribunales de la residencia de la victima si coincide con un lugar donde
se ha producido un daño
►Tribunales donde se ha producido el mayor daño
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13. (c.) Otros
- Foro de reconvención Art. 6.3 RBI
- Pluralidad de demandados del Art. 6.1 RBI
► FORUM SHOPPING: “demandas viculadas”
Requisitos: a) todos los demandados deben estar domiciliados en EM;
b) la demanda conjunta debe presentarse ante los tribunales del domicilio de uno de ellos
y no ante los tribunales del 5.3;
c) las demandas tendrán una relación tan estrecha entre sí que interesará tramitarlas en
conjunto para evitar soluciones incompatibles en caso de juzgarse por separado. (López Tarruella, A.)
Interpretación amplia de “demandas vinculadas”: Sentencia de la Corte de la Haya de 23 de abril
de 1998, “Expandable Grafts Partnership c. Boston Scientific” (Spider on the web).
Interpretación restrictiva “demandas vinculadas”: STJCE de 13 de julio de 2006, C-539/03, “Roche
c. Primus”
Principios CLIP: debe resultar competente el foro que presenta una mayor inmediatez con el
litigio
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14. - Foro de la sucursal del Art. 5.5 RBI
► FORUM SHOPPING
SSTJCE de 22 de noviembre de 1978, Asunto 33/78, “Somafer c. Saar-Ferngaas”; de 18 de marzo
de 1981, asunto 139/80, “Balnckaert & Willmes c. Trost;” 6 de abril d e1995, C-439/93, “Lloyd´s c.
Campenon Bernard” a) la sucursal debe tener un emplazamiento fijo en el país donde se hallare sita;
b) debe tener cierta autonomía para actuar pero seguir estando sometida a la dirección y control de la
empresa madre; c) debe actuar en nombre y por cuenta de esa empresa; d) la infracción debe derivar
de las actividades llevadas a cabo por el establecimiento permanente
3.3. Si el demandado no está domiciliado en un EM
- Art. 4.1 RBI ► LOPJ
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15. 4. Particularidades en infracciones cometidas
en Internet
4.1. Necesaria existencia de infracción o peligro de
infracción
►FORUM SHOPPING La simple accesibilidad a la web conlleva la
competencia del EM en el que se produzca el acceso: Art. 5.3 RBI.
• Protección mundial de las obras
Art. 5.1 del Convenio de Berna: “Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en
virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la
obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo
sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el
presente Convenio.”
• La mera puesta a disposición de la obras en Internet
supone infracción
Art. 8 del TDA OMPI: “(...), los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de
autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos,
comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros
del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de
ellos elija.”
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16. 4.2. Incidencia de la localización del servidor
• Ninguna frente al Art. 2 RBI: domicilio del demandado
SAP Las Palmas núm. 23/2004 de 20 enero AC 2004129 “la página web en la que se
contiene la información injuriosa se aloja en servidor US, lo cual no impide conocer
del litigio en ES, por ser el lugar donde se halla la víctima”
• Ninguna frente al forum delicti commisi: Art. 5.3 RBI
Art. 138 LPI: “(...), Tanto las medidas de cesación (…) como las medidas cautelares (…)
podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a
cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual
reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan
en sí mismos una infracción, (...)”
►Para que el tribunal del EM donde se produzca el daño resulte competente,
basta verificar que se han producido visitas o descargas del material, sin
autorización del autor: Art. 5.3 RBI.
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17. 5. Medidas cautelares
►Art. 50 ADPIC y STJCE de 17 de noviembre de 1998, C-391/95, “Van
Uden”
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_05_s.htm
5.1. Normas aplicables en ES
►Lex fori: ley del estado cuyos tribunales resultan competentes
• Medidas: Art. 141 LPI y Arts. 721 y ss LEC
• Requisitos:728 LEC
Características del 726 LEC
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18. 5.2. Criterios de atribución de competencia
►FORUM SHOPPING
• Tribunal competente para conocer del fondo del asunto
STJCE de 17 de noviembre 1998, C-391/95, asunto “Van Uden Maritime B.V.”
Art. 723.1 LEC:“Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre
medidas cautelares el que esté conociendo del asunto en primera
instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente
para conocer de la demanda principal.”
►Efectos extraterritoriales, Art. 5.3 RBI
• Tribunal del EM donde la medida deba ejecutarse
Art. 31 RBI: competencia cautelar
►Efectos territoriales pero con mayor eficacia temporal
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19. 6. Estrategias procesales abusivas
6.1. Forum shopping
• Concepto ”práctica procesal que consiste en utilizar las alternativas ofrecidas por los foros
de competencia para presentar la demanda ante tribunales que a priori garantizas mejores
resultados para los intereses del demandante” (Checa Martínez, M.)
• Bad forum shopping
- Reclamaciones sobre registro de derechos
►No, Art. 22.3 RBI (Art. 25 RBI: declaración de oficio de incompetencia)
- Acción declarativa de la (no) condición de autor independiente o acumulada
►Sí, Art. 2 RBI / Forum delicti commissi / Arts. 21 ss LOPJ (no EM)
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20. - Acción por violación, preventiva o jactancia
►Sí, Art. 2 RBI / Forum delicti commissi
1ª Pluralidad de actos y de infracciones en Estados diferentes: daños locales / daños globales
2ª Un sólo acto varias infracciones en Estados diferentes: daños locales
- Pluralidad de demandados
►Sí, atendiendo al criterio de “demandas vinculadas” y de “inmediatez”
- Foro de la sucursal
►Sí, si se cumplen los requisitos para que exista sucursal
- La simple accesibilidad a la web conlleva la competencia del EM en el que
se produzca el acceso: Art. 5.3 RBI
►Sí, si existen visitas o descargas sin consentimiento del autor
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21. - Medidas cautelares
►Sí, pero teniendo en cuenta efectos extraterritoriales o locales
6.2. Torpedos
• Concepto ”práctica procesal que consiste en utilizar de forma abusiva el mecanismo
establecido en el Art. 27 RBI destinado a solucionar el problema de la litispendencia Internacional”
(López Tarruella, A.)
- No basta identidad de objeto (Conexividad: Art. 28.3 RBI)
- Algunos ejemplos
1ª dda. sobre infracción 2ª dda. misma infracción
1ª dda. de no infracción 2ª dda. misma no infracción
1ª dda. sobre validez 2ª dda. sobre infracción
1ª dda. cautelares 2ª dda. mismas cautelares
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22. • Grado de efectividad
- MAYOR: acción declarativa de no infracción (5.3 RBI: forum delicti commissi)
- menor: domicilio del demandado (Art. 2 RBI), el de uno de ellos (Art. 6.1 RBI), o el de la sucursal (5.5
RBI)
STJCE de 16 de marzo 1999, asunto “Trasporty Castellei c. Hugo Trumpy”
STJCE de 9 de diciembre de 2003, asunto “Gasser c. MISRAT”
• Soluciones de derecho interno
S. del Tribunal de Gran Instancia de París, d e28 de abril de 2000, asunto “The general Hospital
c. Bracco” Considera que la acción de infracción no tiene el mismo objeto que la de indemnización
[No. Vid. 3.2 (b.) Art. 5.3 RBI: ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere
producirse el hecho daños]
S. del Tribunal Supremo de Italia, de 19 de diciembre de 2003, “Macchine Automatiche c.
Windmöller & Holscher” (copia privada del autor) Se declinaba la competencia como forum delicti
commissi [No. Art. 27 RBI, impide entrar a decidir la competencia sin antes suspender]
S. del Tribunal de primera instancia de Bruselas, de 8 de junio de 2000, “Roche v. The Wellcome
foundation” “Abuso del proceso” [No. Principio de legalidad v. Principio de seguridad jurídica y
previsión de las reglas de competencia]
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23. • Soluciones prácticas al problema de los torpedos
►Race to the courts
►Medidas cautelares
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24. 7. Casos
7.1. STJUE, de 25 de octubre de 2011, C ‑ 509/09 y C ‑ 161/10,
“Edate Advertising”
- Responsabilidad civil del PSSI por información y fotografías divulgadas en
Internet
- Art. 5.3 RBI
“(...), debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una lesión de los derechos de
la personalidad mediante el contenido publicado en un sitio de Internet, la persona que se considera
lesionada puede ejercitar una acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado, bien ante
los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de establecimiento del emisor de esos
contenidos, bien ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra su
centro de intereses. Esa persona puede también, en vez de ejercitar una acción de responsabilidad por
la totalidad del daño causado, ejercitar su acción ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo
territorio el contenido publicado en Internet sea, o haya sido, accesible. Dichos órganos son
competentes únicamente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro del
órgano jurisdiccional al que se haya acudido.”
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25. 7. Casos
7.2. STJUE, de 1 de diciembre de 2011, C-145/10, “Painer”
- Cuestiones importantes de derecho sustantivo sobre fotografía-retrato
- Art. 6.1 RBI
“(...), el concepto de relación estrecha a que se refiere el artículo 6.1 RBI, debe interpretarse en el
sentido de que presupone unos mismos hechos y una relación jurídica suficiente entre la demanda
dirigida contra el demandado que tiene su domicilio en el lugar del tribunal (demanda de base) y la otra
demanda.
No se puede presumir que estemos ante unos mismos hechos cuando el comportamiento controvertido
del demandado de la demanda de base y del otro demandado constituyen comportamientos paralelos
no concertados.
Una relación jurídica suficiente puede existir también aun cuando a las dos demandas sean de
aplicación Derechos nacionales diferentes que no estén totalmente armonizados.”
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26. 7.3. STJUE de 19 abril de 2012, C‑ 523/10, "Wintersteiger"
- Utilización de derechos de un tercero en anuncios de Internet
- Art. 5.3 RBI
“El artículo (...), debe interpretarse en el sentido de que un litigio relativo a la vulneración de una
marca registrada en un Estado miembro como consecuencia del uso, por un anunciante, de una
palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio de Internet de un motor de búsqueda que opera bajo
un dominio nacional de primer nivel de otro Estado miembro puede someterse, bien a los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca, bien a los del
Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante.”
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27. 7.4. STJUE de 18 octubre 2012, C-173/11, "Football Dataco
II"
- Protección sui géneris de las BBDD
- Art. 5.3 RBI
“(...), el envío por una persona, a través de un servidor web situado en un Estado miembro A
(Alemania), de datos previamente obtenidos por esta persona a partir de una base de datos protegida
por el derecho sui generis con arreglo a esta misma Directiva al ordenador de otra persona establecida
en un Estado miembro B (Inglaterra), a solicitud de esta última, para ser almacenados en la memoria
de este ordenador y ser visualizados en su pantalla, constituye un acto de «reutilización» de dichos
datos por parte de la persona que ha realizado tal envío.
Debe considerarse que este acto ha tenido lugar, al menos, en el Estado miembro B cuando existan
indicios que permitan concluir que tal acto pone de manifiesto la intención de su autor de dirigirse a los
miembros del público establecidos en este Estado miembro, extremo éste que corresponde verificar al
órgano jurisdiccional nacional".
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28. 7.5. STJUE de 25 octubre 2012, C-133/11, "Folien Fischer"
- Art. 5.3 RBI
"si los elementos relacionados con la acción declarativa negativa pueden justificar la conexión con el
Estado en el que, o bien ha sobrevenido el hecho causal o bien se ha producido o puede producirse el
daño, en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 39 de la presente sentencia, el tribunal de
uno u otro de esos dos lugares podrá declarar válidamente su competencia para conocer de la
mencionada acción en virtud del artículo 5.3, del RBI, con independencia de si tal acción ha sido
ejercitada por la presunta víctima de un acto ilícito o por el deudor potencial de un derecho de crédito
que tenga su fundamento en el acto ilícito"
"a los efectos de determinar la competencia de los tribunales nacionales, una acción declarativa
negativa no está excluida del ámbito de aplicación del artículo 5.3, del RBI"
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29. MUCHAS GRACIAS Y BUENA SUERTE
@AngelDiezBajo
adiez@angeldiezbajo.com
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