Présentation de Norton Rose Fulbright

1. La gestion de la PI
Christian Cawthorn
Demian Barbas
Agents de brevets
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.
25 novembre 2014

2. Qu’est-ce que la PI?
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3. Pourquoi vouloir protéger sa PI?
• Parce que je suis entrepreneur et que je veux m’établir à mon
compte
– Je veux être exclusif
– Je veux tenir la compétition à distance
• Parce que j’y ai pensé et que je ne veux pas que quelqu’un
d’autre s’enrichisse à mes dépens
– Je vais octroyer des licences (location)
– Je vais la vendre
La seule et unique raison pour vouloir protéger sa PI…
…POUR FAIRE DE L’ARGENT
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4. Quels sont les avantages de protéger sa PI?
• Permet une exclusivité
• Tient la compétition à distance et/ou la ralentit
• Permet d’aller chercher différentes sources de financement
supplémentaires
• Permet généralement de récupérer un crédit d’impôt en R&D
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5. Notions de bases sur les brevets
Que peut-on protéger par brevet?
5 Notions de bases sur les brevets
CA É.U. EP
Réalisation, procédé, machine, composition de matière,
ou amélioration de ces derniers   
Second usage d’un composé connu   
Méthodes de traitement médical   
Idées, formules mathématiques, lignes de codes   
Méthodes d’affaires   
Animaux et plantes   

6. Où commencer?
• Identifier les innovations qui doivent être protégées
–Ai-je une invention? Nouveauté, utilité et non-évidence
–Y a-t-il eu une divulgation? Sous quelle forme?
–Pourrai-je obtenir une protection qui en vaudra le coût?
–Y a-t-il un marché pour mon invention?
–Comment cette invention s’intègre-t-elle dans mon plan d’affaires?
• Identifier les trous dans votre portefeuille pour cibler vos besoins
– Comment rendre ma protection plus étanche?
• Identifier la compétition et leurs produits
– Est-ce que mon invention est attrayante pour la compétition?
• Est-ce que le produit peut faire l’objet d’ingénierie inverse?
– Est-ce que la compétition pourra me copier facilement si je ne suis pas protégé
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7. Pour continuer avec les questions…
• Est-ce que la contrefaçon du produit ou procédé peut être
détectée?
• Quel sera le temps de demi-vie du produit sur le marché?
• À quelle vitesse évolue le marché?
• Est-ce que le produit peut être licencié (stand-alone)?
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8. Comment faire?
• Faire des veilles technologiques
– pour déterminer la position de la compétition
– pour déterminer la brevetabilité de ses propres inventions
– pour vérifier sa liberté de commercialisation
• Faire respecter ses droits
• Faire respecter les clauses de ses licences
• Faire le suivi des délais
• Gérer les coûts (dépenses vs revenus projetés)
• Gérer la PI en gardant en tête la valorisation du produit
(marketing)
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9. Pour faire disparaître tout doute
• Il existe différentes stratégies de protection suivant le but
recherché, parlez-en à un professionnel
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10. Besoin d’un brevet rapidement?
• Il existe différentes stratégies pour accélérer l’octroi d’un brevet
stratégie de dépôt adaptée
– Autoroute des brevets
– Technologies vertes
• D’autres choix?
– Examen accéléré
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11. Approximation des Coûts
• Opinion en brevetabilité:
– Recherche $ 700 - 2000
– Analyse et opinion variable
• Dépôt d’une demande de brevet
– Demande provisoire complète $ 3500 - 6000
– Demande complète
• Demande originale $ 5000 - 10000
• Seconde demande $ 2500 - 3000
–Demande internationale (PCT) $ 9000 – 14000
• Communication officielle et réponse
– Analyse et rapport $ 600 - 1500
– Réponse et rapport $ 800 - 2000
• Avis d’acceptation et taxe de délivrance $ 750
• Maintien annuel de la demande ou du brevet $225
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12. Aidez- nous à vous aider
• Les travaux réalisables par les inventeurs
– Liste des antériorités connues et brève description des techniques antérieures
les plus pertinentes
– Illustration de l’invention
– Brève description des aspects importants de l’invention et de leurs avantages
par rapport aux techniques antérieures
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13. Les questions à prévoir
• Y a-t-il eu divulgation de l’invention? Où? Quand? Comment?
• Y a-t-il eu des offres de vente? Dans quelles circonstances?
• Y a-t-il encore des travaux à faire pour perfectionner l’invention?
Est-ce que des tests sont encore prévus? Quand seront
accessibles les résultats?
• Y a-t-il d’autres variantes ou d’autres modes de réalisation?
• Quelles sont les avantages de l’invention?
• Quel est l’échéancier de la commercialisation?
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14. Notice professionnelle standard
Demian Barbas
Agent de brevets
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.
Demian Barbas se spécialise dans la rédaction et la poursuite
de demandes de brevets, dans la rédaction d’opinions
concernant la validité, la contrefaçon, la liberté de fabrication et
la brevetabilité et dans la préparation de rapports de
vérification diligente, particulièrement dans le domaine des
sciences de la vie, y compris les domaines des produits
pharmaceutiques, des équipements médicaux, de la
biotechnologie, de la chimie des polymères et de la
métallurgie. Il possède également de l’expérience en dépôt et
en poursuite de demandes de certificat d’obtentions végétales.
M. Barbas fournit des conseils stratégiques à des clients
concernant la gestion de portefeuilles de brevets et ce dans 42
pays différents.
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15. Notice professionnelle standard
Christian Cawthorn
Associé, Agent de brevets
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.s.r.l.
Outre la gestion intégrée de portefeuilles de
propriété intellectuelle, M. Cawthorn accompagne
les clients tout au long du processus d’obtention de
brevets et même au-delà, et il élabore des
stratégies personnalisées pour les clients. Il
s’occupe également de la rédaction et de la
poursuite de demandes de brevet dans le domaine
de la biotechnologie. Il a aussi pris part à des
vérifications diligentes à l’égard de portefeuilles de
propriété intellectuelle
Classements et distinctions
IAM Patent 1000 - Avocat de premier plan à
l’échelle mondiale en matière de brevets, 2010,
2011 et 2012
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16. Internationale
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18. Avis de non-responsabilité
Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et
Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse (« membres de Norton Rose Fulbright »). Le Verein Norton
Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients.
Les mentions de « Norton Rose Fulbright », du « cabinet », du « cabinet d’avocats » et de la « pratique juridique » renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs
sociétés affiliées respectives (collectivement, « entité/entités Norton Rose Fulbright »). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, un employé ou un
consultant d’une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un « associé ») n’accepte ni n’assume de responsabilité ni n’a d’obligation envers qui que ce soit
relativement à cette communication. Toute mention d’un associé ou d’un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de
l’entité Norton Rose Fulbright pertinente.
Cette communication est un instrument d’information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis
juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés.
Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable
habituel au sein de Norton Rose Fulbright.
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