Ce guide porte un regard pratique à la protection et à l'application du droit de PI en Chine, avec un accent particulier sur des problèmes touchant les PME de l'industrie des dispositifs médicaux.

1. Des outils d’affaires pour
développer la valeur des DPI et
pour contrôler les risques encourus
Un projet inancé par l’Union européenne www.china-iprhelpdesk.eu
Directives à l’attention de la protection des droits • « L’exemption Bolar », qui maintient que la fabrication,
de propriété industrielle et intellectuelle (DPI) de l’utilisation ou l’importation de médicaments ou
d’équipements médicaux brevetés aux fins d’obtention
l’industrie des dispositifs médicaux en Chine
d’u ne autori sati on ne con sti tue p a s un acte d e
Alors que la Chine constitue, en tant qu’un des marchés contrefaçon. Dans la mesure où, en ce qui concerne
mondiaux les plus importants, l’un des plus importants l’industrie des dispositifs médicaux, les procédures
centres d’intérêt pour l’industrie médicale, pour l’industrie d’autorisation sont longues, cette disposition pourrait
des dispositifs médicaux, une des préoccupations les plus permettre aux concurrents d’être en mesure de mettre sur
pressantes est celle de la contrefaçon des droits de propriété le marché des produits concurrents très rapidement, une
industrielle et intellectuelle. Ce guide aborde la protection fois expiré le brevet de l’entreprise qui en est à l’origine.
et l’exercice des DPI en Chine d’un point de vue pratique, • La règle du caractère novateur absolu. Conformément
accordant une attention toute particulière aux questions à la pratique internationale, les brevets font l’objet d’un
susceptibles d’intéresser les PME de l’industrie des dispositifs examen tenant compte de l’état antérieur de l’art dans
médicaux. Il évoque divers types de démarches, telles que le monde et non pas uniquement en Chine. Ceci afin de
l’enregistrement des DPI, la gestion de la propriété industrielle permettre que les brevets enregistrés en Chine soient
et intellectuelle (PI) dans le cadre de la recherche et du réellement novateurs et d’empêcher les applications
développement (R&D) et de la sous-traitance, ainsi que la mise « piratées » des technologies appartenant à des tiers
en œuvre de ces droits. Il fait également allusion à d’autres brevetées dans d’autres pays. Ceci implique également
publications du SME Helpdesk, susceptibles d’apporter de plus que les entreprises étrangères doivent faire preuve de la
amples informations concernant des sujets associés. plus grande prudence afin de s’assurer que les divulgations
de leurs inventions effectuées à l’extérieur de la Chine
Types de droits de PI ne viennent pas anéantir le caractère novateur dans ce
dernier pays.
1.1 Les brevets d’invention
• Des nouvelles dispositions en matière de licences
Au vu de l’importance croissante du marché des dispositifs obligatoires, au sens desquelles l’État chinois sera en droit
médicaux, ainsi que de la place occupée par la Chine au niveau d’accorder des licences dans l’intérêt de la santé publique.
des chaînes d’approvisionnement et du risque de contrefaçon, Ces règles n’ont pas encore été mises en pratique, mais
les entreprises auraient tout intérêt à envisager sérieusement ont suscité une certaine inquiétude parmi les titulaires de
de procéder à l’enregistrement de brevets en Chine concernant brevets dans le secteur de la santé.
leurs nouvelles inventions. Pour l’examen des brevets • De même, la nouvelle Loi revoit à la hausse les sommes
d’invention, effectué par le State Intellectual Property Office afférentes aux dommages et intérêts et renforce les
chinois (SIPO, ou institut étatique de la propriété intellectuelle recours juridictionnels disponibles pour lutter contre la
chinois), il convient de compter, à l’heure actuelle, un délai contrefaçon de brevets.
de 3 ans environ. Pour davantage de détails concernant Souvent, les entreprises européennes souhaitent savoir de
l’enregistrement des brevets en Chine, merci de vous rapporter quelle manière les droits attachés aux brevets (ainsi que le
au manuel du China IPR SME Helpdesk, intitulé « La protection reste des droits de PI) peuvent être exercés en Chine, après
par les brevets et les marques de fabrique en Chine». avoir investi des sommes en vue d’obtenir leur protection.
Pour les entreprises qui interviennent dans l’industrie Cet aspect sera évoqué dans la 3ème partie de la présente
des dispositifs médicaux, il apparaît essentiel de s’assurer brochure (« Exercice des DPI »).
que les brevets enregistrés par leurs soins en Chine soient
correctement traduits par un Conseil en propriété industrielle
compétent et disposant de la formation scientifique
appropriée.
La Chine a récemment modifié, pour la troisième fois, la
loi relative aux brevets, dont la nouvelle version entrera en
vigueur le 1er Octobre 2009. Cette réforme présente toute
une série d’implications en ce qui concerne la protection
accordée par les brevets et la mise en œuvre de ces derniers,
auxquelles les entreprises devraient s’intéresser en détail. Il
s’agit notamment des implications suivantes :
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1.2 La protection des modèles d’utilité et des dessins et • de disposer d’un dossier documentaire préconstitué, à
modèles l’appui de la demande d’enregistrement, dans la mesure
où, bien souvent, les contrefacteurs intentent une action
Outre les brevets d’invention, la Chine reconnaît également en nullité de brevet.
une protection particulière aux modèles d’utilité et aux dessins
et modèles, par le biais d’un brevet ad hoc. Ces deux types de 1.3 Le copyright (droit d’auteur)
brevets ont une durée de 10 ans et n’étant pas soumis à un Souvent, les dispositifs médicaux électroniques fonctionnent
examen, ils sont accordés dans un délai d’un an. sur la base de logiciels et de manuels techniques. Tant
Il est possible de solliciter un brevet couvrant un modèle les logiciels que le matériel imprimé (tel que les manuels
d’utilité et un autre concernant un brevet d’invention relatifs techniques) sont protégeables par le droit d’auteur en Chine.
tous deux à un sujet analogue, ce qui permet de protéger Contrairement à ce qui est le cas en Europe, la Chine possède
l’invention avec davantage de célérité. Le demandeur à un système d’enregistrement du droit d’auteur. Bien qu’un tel
l’enregistrement devra, toutefois, renoncer au modèle d’utilité enregistrement n’apparaisse pas nécessaire pour faire valoir
si le brevet d’invention est effectivement accordé. ses droits, il s’agit là d’un moyen pratique afin d’établir la
propriété sur les dits droits, auquel est attachée une procédure
Les brevets afférents aux dessins et modèles ne couvrent simple.
que l’apparence extérieure du produit. En pratique, les
contrefacteurs enregistrent, bien souvent, des dessins S’agissant des dispositifs nécessitant l’organisation d’essais
et modèles appartenant à des tiers, se ser vant des cliniques, les bases de données qui résultent de ces derniers
enregistrements ainsi effectués pour commercialiser des sont, elles aussi, protégeables par le droit d’auteur.
produits contrefaisants, voire pour menacer d’intenter des De même, il peut être porté atteinte au droit d’auteur dans les
actions juridictionnelles à l’encontre des titulaires d’origine ou cas de figure où un tiers utilise un texte ou des œuvres d’art
les fournisseurs de ces derniers. Bien que ce type de brevet similaires à ceux contenus dans les manuels, ou encore dans le
« piraté » puisse être annulé, la gestion de cette catégorie contenu ou dans le design d’un site Internet.
d’actions intentées par des contrefacteurs est susceptible de
s’avérer extrêmement chronophage et coûteuse. Le fait de Pour obtenir de plus amples informations concernant les
détenir un brevet sur un dessin et modèle peut être efficace modes d’enregistrement du droit d’auteur en Chine, merci
en dissuadant les concurrents de copier les produits de votre de vous rendre sur le site Internet du Helpdesk, disponible à
entreprise. l’adresse suivante : www.china-iprhelpdesk.eu.
Il importe de noter qu’en dehors des brevets afférents aux 1.4 Les marques de fabrique
dessins et modèles, le droit chinois prévoit peu de moyens
Les questions principales devant être prises en considération
efficaces pour protéger l’apparence extérieure ou le design
en matière de marques de fabrique en Chine sont celles qui
d’un produit. L’enregistrement est relativement bon marché,
suivent :
si comparé aux coûts et aux difficultés associés à l’exercice de
vos droits par d’autres biais. En raison du retard pris dans le traitement des demandes
d’enregistrement, une période de 2 à 3 ans peut s’avérer
Au sens de la nouvelle loi relative aux brevets, un brevet
nécessaire pour se voir attribuer une marque en Chine.
couvrant un dessin et modèle peut faire l’objet d’une
Tel qu‘avec le système afférent aux brevets, des effectifs
contrefaçon si le produit en cause est « proposé à la vente ».
additionnels ont été recrutés en grand nombre afin d’accélérer
Aussi et dans ces conditions, le titulaire d’un brevet sur un
le processus.
dessin et modèle est en droit d’agir en justice à l’encontre d’un
concurrent qui aurait proposé un produit contrefaisant qui Dans le cadre du système chinois, qui exige un enregistrement
violerait des droits à l’occasion d’un salon commercial. Il n’en préalable, les marques non enregistrées ne bénéficient
était pas ainsi sous l’empire de la réglementation antérieure. d’aucune protection, sauf dans les cas de figure où elles
peuvent être considérées comme étant « notoires » en Chine.
Il est souhaitable :
Or, peu de marques appartenant à des PME européennes
• d’enregistrer des dessins et des modèles concernant les remplissent un tel critère.
caractéristiques relevant du design de vos produits, y
Souvent, les demandeurs à l’enregistrement nationaux
compris pour les nouvelles versions de produits antérieurs
enregistrent, de mauvaise foi, les marques britanniques ou
• de présenter la demande d’enregistrement avant de chinoises des entreprises étrangères et s’en servent pour
lancer la commercialisation du produit, le dessin ou fabriquer des produits contrefaisants, ou afin de les revendre à
modèle devant être nouveau (à l’instar de ce qui est le cas leurs titulaires légitimes. Il convient d’avoir recours aux conseils
concernant le reste des brevets) ; d’un spécialiste lorsqu’il s’agit de récupérer les marques ainsi
contrefaites.
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Les entreprises ont tout intérêt à : 1.6 Les secrets commerciaux
• Enregistrer leurs nouvelles marques aussi rapidement que
La Chine accorde une protection aux secrets commerciaux,
possible, au vu de la longueur des délais d’enregistrement.
sous réserves que des obstacles physiques et contractuels
• Enregistrer et utiliser de manière systématique des aient été mis en œuvre afin de préserver le caractère
versions chinoises de leurs marques. Ceci permet d’éviter confidentiel de ce type d’informations. C’est ainsi qu’à titre
l’écueil constitué par l’apparition de « surnoms » non d’exemple, le titulaire d’un secret commercial devra porter
officiels des produits couverts par la marque d’origine, la mention « confidentiel » sur de telles informations, les
susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement de la part identifier comme étant confidentielles dans un accord écrit
de tiers. et prendre des mesures appropriées afin de limiter l’accès
à de telles informations (comme la signature de contrats de
• Pour éviter les enregistrements « pirates », il est
confidentialité).
recommandé aux entreprises d’avoir recours à un service
de veille en matière de marques de fabrique (international La loi chinoise relative au contrat de travail permet, en la
ou auprès d’un prestataire local chinois), ayant pour matière, l’imposition de clauses restrictives post-contractuelles
mission de surveiller les marques similaires publiées en aux salariés clés et cela pour une durée pouvant aller jusqu’à
vue de leur enregistrement. un an, bien qu’une rémunération raisonnable devra être versée
en contrepartie.
Pour obtenir de plus amples renseignements en matière
d’enregistrement de marques et de l’exercice des droits y Les entreprises ont tout intérêt à :
afférents en Chine, merci de vous rapporter au guide intitulé
• Evaluer quels informations et éléments de leur savoir-faire
« La protection par les brevets et les marques de fabrique en
nécessitent une protection adéquate en tant que secrets
Chine», publié par China IPR SME Helpdesk.
commerciaux, ainsi qu’a se renseigner pour savoir si de
• telles informations sont utilisées en Chine.
• S’assurer que de telles informations soient correctement
identifiées et que des mesures de sécurité soient mises en
œuvre afin d’empêcher leur circulation non contrôlée. Les
salariés et les tiers y ayant accès devront se trouver liés par
des engagements de confidentialité stricts, leur interdisant
de dévoiler les secrets à toute tierce personne.
1.5 La concurrence déloyale
La Chine prévoit également une protection concernant les
caractéristiques distinctives et la garniture des emballages
(l’habillage commercial), dans le cadre de la réglementation
relative à la concurrence déloyale.
Il arrive souvent que les concurrents tentent de faire en
sorte que leurs produits aient une apparence similaire à celle
d’autres produits bien connus, ayant recours, à de tels effets, à
une garniture ou à une présentation semblable, mais tout en
évitant de contrefaire les marques ou les brevets sur les dessins
et les modèles y afférents. Or, si l’on parvient à démontrer
que le produit d’origine bénéficie d’une notoriété en Chine
et que le produit concurrent en a copié les caractéristiques
distinctives de sorte à faire naître un risque de confusion, on
pourra invoquer qu’il s’agit d’un cas de concurrence déloyale.
Sauf dans certains cas de figure bien particuliers, cette loi ne
s’applique pas, du moins de manière expresse, à la forme des
produits en tant que telle. Aussi et dans ces conditions, les
brevets sur les dessins et modèles constituent la méthode
la plus directe afin de procurer une protection au design des
produits.
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La gestion de la PI dans votre entreprise
Cette section évoque brièvement la gestion des DPI dans les Tel que cela sera évoqué dans la 3ème partie de la présente
contextes de la R&D, de la concession de licences et de la sous- brochure (« La mise en œuvre des DPI »), le système chinois
traitance. de mise en œuvre des droits de propriété industrielle et
intellectuelle mérite une confiance croissante. Certaines
2.1 La R&D et le développement conjoint
entreprises étrangères sont de l’avis qu’en Chine, les contrats
Si peu de PME ont mis en œuvre des initiatives propres en ne sont pas réellement susceptibles d’exécution. Il s’agit là
matière de R&D en Chine, il n’en demeure pas moins que d’une idée fausse et les entreprises étrangères devraient
nombre d’entreprises qui collaborent avec des fournisseurs considérer les contrats, de manière systématique, aussi
chinois organisent, avec ces derniers, des développements exécutables que ceux passés dans leurs propres pays d’origine.
conjoints de nouveaux produits. Dans les cas de figure où une violation des dispositions
Si vous vous livrez à des activités de R&D en Chine : contractuelles relative à la PI se ferait jour, les entreprises ont
tout intérêt à s’assurer qu’elles disposent des éléments de
• Assurez-vous de bien avoir audité le processus de R&D, preuve appropriés avant de faire un choix parmi les options
de sorte que les salariés clés soient tenus par des accords qui s’offrent à elles et cela même dans l’hypothèse où elles
de confidentialité, que les secrets soient protégés tel n’auraient pas l’intention d’agir en justice à l’encontre de leur
qu’évoqué dans les développements ci-dessus et que vos partenaire, souhaitant, purement et simplement, négocier
politiques de gestion des brevets soient conformes au avec ce dernier. Le fait de ne pas traiter de manière résolue
droit chinois. une atteinte aux DPI mène, bien souvent, à un renouvellement,
• Si vous réalisez des développements conjoints avec des voire à une aggravation de la difficulté.
tiers, le contrat y afférent devra préciser clairement les Les PME qui sous-traitent, distribuent ou octroient des licences
modalités selon lesquelles la propriété sur les nouveaux en Chine doivent garder à l’esprit les points suivants :
droits de PI en découlant sera détenue. Les contrats
qui interdisent qu’un tiers puisse tirer des bénéfices • Les entreprises ont tout intérêt à se livrer à des contrôles
économiques de toute amélioration ou de tous nouveaux préalables approfondis concernant leurs partenaires
droits de PI ne seront pas considérés, en général, comme potentiels. Ceux-ci devraient inclure des vérifications de
valables sur le plan légal. leurs antécédents sur le point de savoir si ceux-ci se sont
vus impliqués dans des litiges afférents aux DPI, ainsi
• Au sens de la nouvelle loi relative aux brevets (qui entrera que l’obtention de renseignements de la part d’autres
en vigueur le 1er octobre 2009), les inventions réalisées partenaires commerciaux.
en Chine devront faire l’objet, en tout premier lieu, d’un
brevet dans ce dernier pays, ou encore d’obtenir une • Les contrats devront être conclus en langue chinoise et
autorisation donnée par le State Intellectual Property rédigés conformément au droit chinois, les deux parties
Office chinois pour que le premier enregistrement puisse s’assurant qu’elles en saisissent pleinement les termes.
avoir lieu à l’étranger. • Lors de la prise de contacts avec de nouveaux fournisseurs
• De même, cette nouvelle loi prévoit des dispositions potentiels pour une production en sous-traitance, les
concernant la rémunération des inventeurs salariés. entreprises devraient demander à ces derniers de signer
C’est ainsi que les entreprises devront s’assurer que leur des contrats de confidentialité. Ces contrats sont reconnus
politique en matière de rémunération des inventeurs est par les tribunaux chinois.
conforme au droit chinois. • Dans les contrats, les entreprises ont tout intérêt à prêter
2.2 La sous-traitance de la fabrication des produits, la une attention particulière aux clauses relatives à tout
produit ou pièces intégrant des éléments de PI, y compris
distribution et l’octroi de licences
la manière selon laquelle ceux-ci sont fabriqués et mis
Si vous envisagez de sous-traiter la fabrication de produits à disposition, ainsi qu’à celles afférentes à la protection
porteurs de droits de PI sous la forme de marques, de brevets à l’encontre de la divulgation des informations et des
ou de savoir-faire en Chine, ou encore de les distribuer dans le produits comportant des droits de PI.
pays ou d’y octroyer des licences sur ceux-ci, vous aurez tout Pour de plus amples informations concernant les transferts
intérêt à rédiger des contrats individualisant et protégeant de de technologie, nous vous invitons à télécharger le document
manière spécifique votre PI à l’égard des utilisations abusives intitulé « Transfert de technologie vers la Chine : lignes
de la part de vos partenaires commerciaux. directrices à l’usage des entreprises », disponible sur le site
Internet www.china-helpdesk.eu.
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La mise en œuvre des DPI La voie administrative est uniquement utilisée couramment
en matière de contrefaçon de marque ou de concurrence
Lorsqu’une contrefaçon de DPI est mise à jour, les entreprises déloyale, les AIC disposant d’une procédure d’exécution
choisissent parmi plusieurs options qui s’offrent à elles. relativement puissante, qui inclut la possibilité de saisie sur
La Chine possède un système à double versant pour faire place de l’ensemble des produits et des éléments y afférents,
valoir ses droits, à savoir, la voie administrative et les voies ainsi que l’imposition d’amendes importantes.
juridictionnelles civiles et pénale. La voie administrative signifie Les titulaires des DPI ont tout intérêt à ne pas avoir recours
le dépôt d’une réclamation devant les autorités administratives à la voie administrative uniquement à titre de sanction, mais
chargées de l’application des différentes réglementations comme un moyen d’obtenir, d’une manière simple et rapide,
relatives à la PI, lesquelles disposent d’un pouvoir autonome des éléments de preuve à apporter dans le cadre d’autres
d’enquête et de sanction matière d’actes contrefaisants. La voie types de procédures, telles que celles civiles ou pénales.
administrative n’implique pas une procédure juridictionnelle
et est souvent privilégiée dans le cadre des affaires concernant Dans les affaires de contrefaçon à grande échelle ou
lesquelles une solution rapide, économique et simple est compliquées (tels que celles afférentes aux brevets d’invention,
recherchée. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le qui nécessitent de se livrer à un examen approfondi), il est
système administratif est également considéré comme une conseillé, en général, d’entamer une action sur le plan civil (voir
manière de faire valoir ses droits relativement faible et qu’il ci-dessous).
n’est pas disponible dans certains cas de figure particuliers. 3.2 Les juridictions civiles
Lorsqu’une entreprise découvre qu’un acte de contrefaçon a
Vous pourrez trouver des informations concernant les
été commis à son encontre, elle peut envisager les options ci-
tribunaux populaires chinois dans la publication du Helpdesk
dessous, dont certaines peuvent être combinées entre elles.
intitulée « La protection par les brevets et les marques de
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à
fabrique en Chine». Il convient de s’adjoindre les services d’un
consulter la publication intitulée « La protection par les brevets
avocat avant d’entamer toute procédure juridictionnelle.
et les marques de fabrique en Chine», disponible dans la
section du site Internet du Helpdesk sous la rubrique « Lutter Devant les juridictions civiles, les sommes octroyées
contre la contrefaçon ». apparaissent, en général, peu élevées, par rapport à celles
pratiquées en Europe (sur la base d’un échantillon de 1 253
3.1 Faire valoir ses droits en ayant recours à la voie
décisions en matière de PI rendues par les tribunaux de Pékin,
administrative Shanghai et Guangzhou, la moyenne des sommes allouées
L’autorité administrative chargée des brevets est constituée à titre de dommages et intérêts s’élève à 84 119 RBM). Les
par le bureau local de l’Intellectual Property Office chinois dédommagements peuvent être attribués au titre du manque
(IPO). En matière de droit d’auteur, il s’agit de la Copyright à gagner, ou encore des dommages et intérêts légaux. Au
Administration (CA) et en ce qui concerne les affaires relatives sens de la nouvelle loi relative aux brevets, les dommages
aux marques et aux actes de concurrence déloyale, il convient et intérêts légaux maximaux ont été portés à la somme de
de s’adresser à l’Administration of Industry and Commerce 1 000 00 RMB.
(AIC). Les réclamations sont souvent présentées devant le
bureau local du lieu de la commission de l’acte en cause.
S’il s’agit des contrefaçons de brevets, le système administratif
est uniquement utilisé dans le cadre des affaires de contrefaçon
des brevets afférents aux dessins et aux modèles, les bureaux
locaux de l’IPO étant incompétents pour se prononcer sur les
cas de contrefaçon des brevets d’invention. Ces bureaux ne
disposent pas du pouvoir de procéder à la saisie de la totalité
des produits prétendument contrefaisants, devant se borner à
en prélever des échantillons, ainsi qu’à tenter de faire atteindre
un accord aux parties. Aussi, le caractère dissuasif de cette voie
est considéré comme étant plutôt faible.
En matière de droit d’auteur, il convient de noter qu’en
général, la voie administrative n’est applicable qu’aux
produits de communication piratés. Il peut s’avérer difficile de
solliciter une rafle administrative concernant d’autres types
de contrefaçons, comme celles afférentes aux logiciels ou aux
manuels techniques.
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En règle générale, les plaignants doivent réunir eux-mêmes 3.3 Les lettres de mise en demeure
les éléments de preuve concernant la contrefaçon et le sort
de l’affaire dépend largement de l’ampleur des éléments Des lettres de mise en demeure invoquant la contrefaçon
probatoires que ceux-ci parviennent à récolter. Il importe de et exigeant de l’autre partie qu’elle cesse les actes en cause
rechercher et de préparer les preuves avec précision, se faisant peuvent être envoyées par un cabinet d’Avocats de la RPC
assister par des détectives et par des avocats spécialisés. Dans spécialisé, suivies de sommations adressées au contrefacteur
les affaires civiles, il est courant et souhaitable d’obtenir une de s’engager par écrit à mettre un terme à la contrefaçon.
décision ordonnant le gel des comptes bancaires et des actifs Si elles sont utilisées à bon escient, les lettres de mise en
du défendeur, moyennant le versement d’une caution auprès demeure peuvent constituer une voie peu coûteuse de
du tribunal. Ceci permet de garantir que les sommes allouées démontrer que votre entreprise est bien disposée à défendre
par ce dernier pourront être effectivement recouvrées. ses droits et à faire cesser les activités contrefaisantes.
Il est également possible de faire délivrer des décisions À noter, toutefois, que s’agissant des affaires de contrefaçon de
ordonnant la recherche d’éléments de preuve dans les locaux brevets d’invention, les lettres de mise en demeure pourraient
du contrefacteur, tels que les registres de ventes. Néanmoins, donner lieu à une action en nullité ou à une action civile
ces décisions peuvent s’avérer difficiles et onéreuses à préventive sur la base de l’absence de contrefaçon devant le
obtenir et pourraient ne pas dégager de résultats positifs si tribunal du prétendu contrefacteur, ce qui pourrait s’avérer
le contrefacteur ne détient pas une documentation claire et moins avantageux.
complète.
Les entreprises souhaitant engager des poursuites judiciaires 3.4 Les produits contrefaits et les produits d’une qualité
sur le plan civil ont tout intérêt à tenir compte des informations inférieure
ci-dessous : Le prix élevé des dispositifs médicaux et l’absence d’un marché
• Il conviendra de s’adresser à des cabinets d’avocats de officiel pour le reconditionnement en Chine font naître un
la République Populaire de Chine (RPC) disposant d’une risque de contrefaçon pour les produits qui y circulent.
expérience prouvée en matière de litiges de DPI. Les Les produits qui ne satisfont pas à des normes préétablies, ou
conseils en brevets ou en marques, ainsi que les cabinets qui portent des étiquettes et des marques fausses (à savoir,
d’avocats généralistes ne disposent pas toujours d’une les produits contrefaits) peuvent être abordés de plusieurs
expérience dans les affaires relatives aux DPI. manières différentes :
• Il sera souhaitable de s’adjoindre les services de détectives
chevronnés, familiarisés avec la préconstitution de la 1. En ayant recours à une rafle administrative, effectuée par
preuve dans les affaires civiles. l’AIC, tel que cela est le cas concernant toute autre affaire
de contrefaçon de marque.
• Les tribunaux chargés des litiges relatifs aux DPI de Pékin,
Shanghai et Guangzhou sont souvent privilégiés dans 2. En s’adressant à l’Administration of Quality Supervision
le cadre des affaires complexes, dans la mesure où ils Inspection and Quarantine (AQSIQ). Cette dernière
disposent de plus d’expérience et de formation en matière contrôle la qualité et la sécurité des produits et est
de différends de ce type. chargée de l’inspection des dispositifs médicaux. De
• Si des mesures provisoires existent (des décisions avant manière analogue à l’AIC, l’AQSIQ dispose de prérogatives
dire droit ordonnant à avoir à cesser la contrefaçon), autonomes qui lui permettent d’effectuer des rafles, de
il convient de noter qu’elles ne sont que rarement pratiquer des saisies et d’imposer des amendes.
accordées. Aussi, un contrefacteur pourra parfaitement
être en mesure de poursuivre avec la commission d’actes 3. Par le biais du Public Security Bureau (PSB, c’est-à-dire,
de contrefaçon jusqu’à ce que l’affaire ne soit close. la Police). Les fabricants et les vendeurs de dispositifs
médicaux contrefaits peuvent être poursuivis au pénal si
l’affaire en cause satisfait les conditions exigées.
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En pratique, l’évaluation des produits contrefaits, nécessaire 3.5 Faire face à la contrefaçon
pour savoir si le seuil financier exigé pour que la responsabilité Au vu de l’énorme importance que la sécurité revêt pour
pénale puisse être retenue a été franchi, constitue une tâche cette industrie, les fabricants de dispositifs médicaux qui
fort malaisée. En outre, le PSB n’accepte, bien souvent, que commercialisent ou sous-traitent leurs produits en Chine
des affaires très importantes, concernant lesquelles le seuil a devraient disposer d’une procédure préétablie, afin de faire
été très clairement dépassé. face aux signalements de produits suspects, incluant, à titre
Bien que le PSB puisse accepter des plaintes déposées, d’exemple :
directement, par le titulaire des droits, en pratique, il est • L’établissement d’un protocole de signalement rapide avec
plus courant que les affaires pénales découlent d’une rafle leurs antennes commerciales locales et leurs partenaires,
initiale effectuée par les autorités administratives, lesquelles de sorte que les signalements de produits potentiellement
transfèrent le cas, par la suite, au PSB. Toutefois, une telle contrefaits ou d’une qualité inférieure puissent être
approche est susceptible de présenter des inconvénients, en étudiés avec célérité. Tout signalement d’un produit d’une
raison de la différence existant entre les règles en matière de qualité inférieure devrait être considéré comme une
preuve utilisées par les autorités administratives, d’une part et contrefaçon potentielle.
par le PSB, d’autre part. • Surveiller les salons commerciaux de l’industrie, ainsi que
La réalisation de recherches afin d’étayer une plainte au pénal les portails de commerce électronique, afin d’identifier les
résulte, bien souvent, essentielle, le PSB s’attendant à ce que produits éventuellement concurrents.
le détenteur des droits ait préparé les éléments de preuve • Collaborer étroitement avec l’AQSIQ et la SFDA, autorités
principaux lui-même, ce qui peut englober l’identification des chargées directement, toutes deux, du contrôle réglementaire
principaux suspects et le lien de rattachement de ceux-ci aux des dispositifs médicaux, afin de pouvoir compter sur leur
actes de contrefaçon. assistance concernant les suspicions de produits contrefaits,
Souvent, ceux poursuivis au pénal écopent d’amendes élevées ainsi que de réduire le risque d’un rappel de produits.
et de peines avec sursis. Les peines d’emprisonnement sont • Apposer un marquage de sécurité sur les produits et exercer
rares. un contrôle étroit sur le système. Ceci n’empêche pas la
Suite à une poursuite devant les juridictions pénales, le contrefaçon, mais peut contribuer grandement à la réalisation
détenteur des droits peut intenter une procédure sur le d’authentifications efficaces.
plan civil, afin de tenter de se voir allouer des dommages et • Avoir recours aux services d’une société de détectives
intérêts. professionnels, expérimentés dans le domaine des dispositifs
médicaux ou de l’industrie pharmaceutique, susceptibles
S’agissant des produits reconditionnés, malgré l’absence de
de coopérer avec votre entreprise en vue de l’identification
clarté de la réglementation chinoise sur ce point, en général,
les détenteurs des droits parviennent à faire considérer les de problèmes éventuels et de préconstituer des preuves,
produits reconditionnés comme des contrefaçons, s’il apparaît, de sorte à vous apporter les choix les plus larges possibles
à l’examen, que des pièces non originales y ont été utilisées. lorsqu’il s’agira de faire valoir vos droits.
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3.6 Un exemple dans le secteur en cause Les leçons à en tirer
Une entreprise européenne, laquelle opérait dans le domaine • L’entreprise européenne aurait obtenu des résultats
des instruments dentaires, commercialisait ses produits en encore plus positifs si elle avait pu se prévaloir d’un brevet
Chine, par le biais d’un distributeur. Cette entreprise avait sur le dessin et modèle afférent à son produit en Chine,
appris qu’un concurrent chinois proposait des produits brevet qui lui aurait apporté des droits incontestables sur
similaires, mais avec des spécifications moins exigeantes, le design du produit. Assurez-vous de faire enregistrer
utilisant, toutefois, un design extérieur et une interface vos droits aussi précocement que possible, afin de vous
technique à couleur identiques. Le manuel technique, les garantir une protection maximale.
schémas et certaines parties de la brochure semblaient avoir
• N e p a r t e z p a s d u p r i n c i p e q u e l e s p ro c é d u r e s
été copiés directement à partir des originaux. Pris dans son
juridictionnelles constituent le seul chemin susceptible
ensemble, le produit du concurrent semblait présenter des
d’être emprunté. Servez-vous de la totalité du cadre
fonctionnalités similaires à celui appartenant à l’entreprise
afférent aux DPI disponible en Chine, afin d’atteindre vos
européenne, bien que ses performances et sont prix fussent
objectifs. Ne présumez pas davantage que toute démarche
bien moins élevés.
légale s’avérera très onéreuse.
Les représentants de l’entreprise européenne avaient pris
attache, auparavant, avec la société concurrente, à l’occasion
d’un salon commercial, pour dénoncer la contrefaçon
perpétrée, mais leurs démarches n’avaient pas abouti.
L’entreprise a eu recours à une assistance juridique. Elle
ne disposait pas d’un brevet couvrant le dessin et modèle
susceptible de protéger la forme globale de son produit
et nul brevet d’invention ne portait sur ce dernier. Cela
semblait possible d’invoquer la contrefaçon sur la base de la
forme du produit et de son aspect extérieur, se fondant sur
d’autres arguments juridiques, mais les chances de réussite
apparaissaient peu élevées. Les seuls fondements juridiques
clairs étaient constitués par l’atteinte portée aux droits de
propriété intellectuelle en ce qui concernait la teneur du
manuel technique.
Si l’entreprise avait tenté d’invoquer uniquement la
contrefaçon du droit d’auteur, l’affaire aurait pu s’avérer peu
prometteuse. Aussi et au contraire, l’entreprise a décidé de
faire adresser une lettre de mise en demeure par ses avocats
locaux, invoquant la contrefaçon de la forme du produit (et cela
alors même que les fondements juridiques dont elle disposait
n’apparaissaient pas solides), AINSI QUE des droits d’auteur
sur le manuel. La lettre laissait entrevoir que l’entreprise était
disposée à porter l’affaire devant les tribunaux. Le cabinet
d’Avocats et les représentants de l’entreprise européenne
firent un suivi du courrier de mise en demeure et organisèrent
une rencontre avec le contrefacteur afin d’inciter ce dernier
à mettre un terme aux actes de contrefaçon. L’entreprise
européenne invoqua qu’une procédure juridictionnelle serait
préjudiciable aux deux sociétés, même en cas d´échec de sa
part, et que l’imitation par le concurrent chinois d’un produit
européen porterait atteinte à l’image du premier, à long terme.
Il s’en est suivi que la société contrefactrice décida de modifier
toute une série de caractéristiques externes du produit, ainsi
que de mettre en place des nouveaux manuels et brochures
réduisant, en grande mesure, les similitudes par rapport au
produit européen. Aussi et bien que l’entreprise européenne
n’ait pas disposé de droits très solides, en l’espèce, le recours
à une lettre de mise en demeure, suivie d’une négociation
ferme, donna lieu à un résultat satisfaisant.
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