Guia de Melhor Prática de Proteção de Marca Fonte: http://www.aba.com.br/guiasdemelhorespraticas/

1. GUIA DE
MELHOR PRÁTICA
DE PROTEÇÃO
DE MARCA

2. Esta publicação está disponível para download no www.aba.com.br

4. Guias | Publicação da ABA, idealizada e realizada pelo Conteúdo
Comitê de Melhor Prática de Branding Advogados integrantes do Comitê Jurídico da ABA
Projeto gráfico | DIA Comunicação Ana Carolina Pescarmona | Reckitt Benckiser
Larissa Silva Moré | Danone
Fotos | Vinícius Teixeira Leite e sxc.hu Lia Kishino | DPaschoal
Márcia Lan | Kimberly-Clark
Análise, sugestões e validação do texto final Mariangela Sampaio | Unilever
Escritório Gusmão & Labrounie Renato Cirne Nascimento | Oi
Silvia Miranda | Pirelli
Tânia Cavalcanti | Cadbury
Revisão de texto | Ana Maria Barbosa

5. DISSEMINANDO A ABA – Associação Brasileira de Anunciantes
reúne as trezentas maiores empresas anuncian-
MELHORES tes do país, que representam perto de 70% do
volume de comunicação de marketing realizado
PRÁTICAS no Brasil. Com sede em São Paulo, a entidade
também tem uma unidade operacional no Rio
de Janeiro.
Nossa missão política e institucional é a de “repre-
sentar coletivamente e defender os interesses das
empresas anunciantes associadas”; nossa missão
técnica-profissional é a de “aglutinar, desenvolver
e disseminar melhores práticas para potencializar
3
melhores resultados para os anunciantes”.

6. Estas missões são fundamentadas em nove • Defesa do conceito de que a reputação é
princípios permanentes: essencial para alcançar e manter o sucesso
dos negócios.
• Defesa permanente e intransigente da • Incentivo ao emprego da criatividade de
liberdade. forma ética em todos os aspectos do
• Defesa do conceito de responsabilidade marketing mix, visando ganho de compe-
civil do anunciante e da propaganda. titividade nos negócios.
• Defesa do princípio da autorregulamentação. • Defesa do conceito de que o marketing
• Defesa de um permanente diálogo com e a comunicação têm a responsabilidade
toda a sociedade. de contribuir para a evolução da sustenta-
• Aumento da eficácia da propaganda e da bilidade das organizações.
sua rentabilidade.
• Defesa do conceito de que a marca é o Para promover o maior conhecimento e de-
4
maior patrimônio dos anunciantes. senvolvimento de uma disciplina ou ativida-

7. de específica da gestão, do marketing e da Valorização do branding e
comunicação das organizações, são manti- de suas metodologias
dos oito comitês técnicos – Comunicação
Corporativa; Gestão de Mídia & Marketing O Comitê de Branding tem como objetivo
Digital; Jurídico; Pesquisa de Mercado & Inte- ampliar o espectro de estudo da marca, com
ligência Competitiva; Produção; Promoção, aprofundamento de análises, discussões e
Trade e Varejo; Relações com o Consumidor; recomendações para os associados e o mer-
e Relações Governamentais – e quatro de cado. Fazem parte do comitê gestores das
Melhor Prática – Branding; Conteúdo de Mar- maiores e mais ativas marcas do país, além
ca; Gestão Financeira de Marketing; e Susten- das principais consultorias e agências na-
tabilidade. cionais e internacionais e representantes do
mundo acadêmico.
Rafael Sampaio
5
Vice-Presidente Executivo

8. Para maximizar a gestão da marca como ati- Este Guia compila a experiência de anuncian-
vo competitivo das organizações e promover tes, agências e consultorias. O objetivo não é
o conceito de que a marca é o maior patri- esgotar o assunto, mas justamente contribuir
mônio dos anunciantes, atuamos em três para que a discussão ganhe força e que os
frentes de trabalho: conceitos de gestão de marca possam che-
gar a um número cada vez maior de pessoas.
• Ser um fórum de inspiração e reflexão sobre
o tema para os membros e para o mercado; Stephan Duailibi Younes
• Produzir conteúdo que auxilie os anun- Presidente do Comitê de Branding
ciantes, o mercado e o mundo acadêmico
a avançar nas reflexões sobre o branding;
• Promover o intercâmbio de informações e
conhecimento entre as marcas de diferen-
6
tes segmentos e mercados.

9. 7

10. SUMÁRIO 3. O que não é protegido como marca
Claims, slogans, palavras de uso
comum, cores, letras de alfabeto . . . . . . . . . 22
1. Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Trade dress – conjunto–imagem . . . . 26
2. O que pode ser protegido como marca
5. Categorias de proteção de marca
O que é marca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tipos de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Classificação do INPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nominativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Objeto social do requerente –
Figurativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 contemplar as atividades e produtos
Mista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 relacionados à classe . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tridimensional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Marca de alto renome . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Marca de certificação . . . . . . . . . . . . . . . 20 Marca notoriamente conhecida . . . . . . . . . . 35
Marca coletiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
8

11. 6. Como registrar a marca 7. Como manter o registro
Em que momento deve ser checado Prorrogação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
se a marca pretendida está disponível Caducidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
e deve ser protegida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Órgão responsável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 8. Diferenças entre marca
Como e onde fazer uma busca . . . . . . . . . . . 41 e outros institutos
Processo de registro – fases do processo
Oposição, anterioridade, arguição de Marca vs. direito de autor . . . . . . . . . . . . . . 50
anterioridade, tempo para arguir, Marca vs. nome de domínio . . . . . . . . . . . . . 52
segurança jurídica, encerrar. . . . . . . . . . . 42 Marca vs. nome empresarial. . . . . . . . . . . . . 52
Consequências de não registrar a marca . . . . 44 Marca vs. patente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Quando se adquire a propriedade
sobre a marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
9

12. 9. Cessão e licença
Cessão de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Licença de uso de marca. . . . . . . . . . . . . . . 61
10. Royalties
O que é royalty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Como realizar remessas . . . . . . . . . . . . . . . 68
10

13. 11

14. 1. INTRODUÇÃO Em um mercado cada vez mais competitivo
e dinâmico, a marca tornou-se um poderoso
símbolo de distinção de produtos e serviços,
sintetizando atitudes, culturas, valores e in-
corporando-se à vida dos consumidores.
Não há dúvida que, hoje, as marcas represen-
tam uma parcela substancial do patrimônio
das empresas, muitas vezes superando os
valores dos ativos físicos.
O seu registro e proteção, contudo, parecem
estar longe do topo da lista de prioridades dos
12
empresários. Não raro, empreende-se tempo

15. Guia de Proteção da Marca | INTRODUÇÃO
e recursos no aprimoramento da qualidade profissionais para a importância da proteção
e design dos produtos e serviços, além de das marcas.
estratégias de marketing visando o fortaleci-
mento das marcas, sem que os empresários, Seja por desconhecimento ou negligência, o
no entanto, detenham a propriedade delas. fato é que o registro desse importante ativo é
relegado a segundo plano. Basta um simples
Em outras palavras, são investidos milhões cálculo para constatar esta triste realidade.
em uma marca que, mais dia, menos dia, po- Como demonstram as estatísticas INPI – Ins-
derá ser reclamada por outra pessoa que ve- tituto Nacional da Propriedade Industrial, no
nha efetivamente a registrá-la. ano de 2007, foram feitos 107.446 pedidos
de registro de marca. Tal número mostra-
O Guia de proteção de marca tem por intui- -se inexpressivo perto dos dados apresen-
to, em uma linguagem simples e direta, des- tados pelo DNRC – Departamento Nacional
13
pertar empresários, publicitários e demais de Registros Comerciais, os quais revelaram

16. 529.419 constituições de novas empresas tempo, trazendo, além da proteção de ex-
no mesmo período. Destes dados, conclui-se clusividade de uso, retornos financeiros ao
que apenas 20% dos empresários preocupa- seu titular.
ram-se em registrar suas marcas, asseguran-
do seu patrimônio. Buscaremos, ao longo deste Guia, compar-
tilhar casos práticos e sanar as principais
O maior equívoco, talvez, seja o de encarar dúvidas em relação ao processo de registro
o processo de registro como custo ou mera de marcas no âmbito do território nacional.
“burocracia”. O que é marca? O que pode ser protegido
como marca? Qual é o órgão responsável
No entanto, mais do que um custo, a prote- pelo registro? Quando e como registrá-la?
ção da marca é um importante e necessário Quais as consequências de não o fazer?
investimento, que tende a se valorizar no Quais as vantagens? Registrar domínio é o
14
mesmo que registrar a marca?

17. Guia de Proteção da Marca | INTRODUÇÃO
Sem qualquer pretensão de esgotar tão am-
plo assunto, esperamos trazer noções e as-
pectos básicos do conceito de marcas e do
processo de sua proteção e, com isto, contri-
buir para desmistificar o assunto, tornando-o
mais acessível e conscientizando as pessoas
da importância da adoção dessas cautelas.
15

19. Guia de Proteção da Marca | INTRODUÇÃO
17

20. 2. O QUE PODE O que é marca?
SER PROTEGIDO Podem ser registrados como marca os sinais
distintivos visualmente perceptíveis, des-
COMO MARCA de que não compreendidos nas proibições
legais. A marca nada mais é do que o sinal
distintivo ou identificador de um produto
ou serviço. No entanto, como a lei brasileira
exige que, para ser marca, o sinal seja visual-
mente perceptível, não são registráveis, nos
termos legais, sinais sonoros, olfativos, gusta-
tivos ou táteis.
18

21. Guia de Proteção da Marca | O QUE PODE SER PROTEGIDO COMO MARCA
Tipos de marca ¹ Mista
É aquela constituída pela combinação de ele-
Nominativa
mentos nominativos e figurativos ou de ele-
É aquela constituída por uma ou mais pala- mentos nominativos cuja grafia se apresente
vras no sentido amplo do alfabeto romano, de forma estilizada.
compreendendo, também, os neologismos
e as combinações de letras e/ou algarismos Tridimensional
romanos e/ou arábicos.
É aquela constituída pela forma plástica de
produto ou de embalagem, que tenha capa-
Figurativa
cidade distintiva em si mesma e esteja disso-
É aquela constituída por desenho, figura ou ciada de qualquer efeito técnico.
qualquer forma estilizada de letra e número,
19
isoladamente.
¹ Fonte INPI

22. Marca de certificação
É aquela que atesta a conformidade de um
produto ou serviço com determinadas nor-
mas ou especificações técnicas, notadamen-
te quanto à qualidade, natureza, material uti-
lizado e metodologia empregada.
Marca coletiva
É aquela que visa identificar produtos ou ser-
viços provindos de membros de determina-
da entidade.
20

23. Guia de Proteção da Marca | O QUE NÃO É PROTEGIDO COMO MARCA
21

24. 3. O QUE NÃO Claims, slogans, palavras de
uso comum, cores, letras de
É PROTEGIDO alfabeto ¹
COMO MARCA Existem alguns sinais que não podem ser re-
gistrados como marca, seja porque não são
suficientemente distintivos para exercer a
função de marca, seja porque não atendem
os requisitos de disponibilidade e licitude,
conforme disposto no art. 124 da LPI. Se-
guem abaixo alguns exemplos:
a) letra, algarismo e data, salvo quando
22
estilizados;
¹ Art.124/LPI-9279/96

25. Guia de Proteção da Marca | O QUE NÃO É PROTEGIDO COMO MARCA
b) sinal de caráter genérico, de uso comum, usado para distinguir produto ou serviço
de uso necessário ou simplesmente des- idêntico, semelhante ou afim;
critivo dos produtos e/ou serviços que se
pretende proteger; f) sinal que imite ou reproduza elemen-
to característico de nome empresarial
c) sinal ou expressão apenas usada como de terceiros, quando houver possibili-
meio de propaganda (slogans); dade de confusão;
d) cores e suas denominações, salvo quando g) sinal que imite ou reproduza nome civil,
dispostas de modo peculiar e distintivo; patronímico, pseudônimo, apelido ou ima-
gem de terceiros, salvo se requerido pela
e) sinal que imite ou reproduza outro já regis- própria pessoa ou com sua autorização.
trado em nome de terceiros, quando
23

27. Guia de Proteção da Marca | TRADE DRESS – CONJUNTO-IMAGEM
25

28. 4. TRADE DRESS O trade dress ou conjunto-imagem é um
conceito utilizado na doutrina da proprieda-
CONJUNTO- de intelectual para designar o conjunto de
características que compõe um produto ou
-IMAGEM serviço, que pode incluir, entre outras, uma
cor ou esquema de cores, forma, embala-
gem, configuração do produto, sinais, frases,
disposições e tamanho das letras, gráficos,
desenhos, emblemas, brasões, texturas e en-
feites ou ornamentos em geral, capazes de
identificar determinado produto e diferen-
ciá-lo dos demais. Trata-se da aparência do
produto ou serviço distintiva e original que
26

29. Guia de Proteção da Marca | TRADE DRESS – CONJUNTO-IMAGEM
permite sua identificação pelo consumidor. o conjunto-imagem de suas embalagens
O trade dress é composto pelo conjunto de como marca mista ou figurativa junto ao
elementos/configuração visual que compõe INPI, na tentantiva de obter maiores garan-
um produto ou serviço, e não pelos seus ele- tias quanto à proteção legal do trade dress
mentos isolados. É importante ressaltar que de seus produtos.
a legislação brasileira não prevê proteção es-
pecífica para o trade dress e esta ocorre no
âmbito da repressão à concorrência desleal.
Não obstante, devido à falta de dispositivos
legais que tratem especificamente desta ma-
téria, e também da ausência de vedação le-
gal, algumas empresas optam por depositar
27

31. Guia de Proteção da Marca | CATEGORIAS DE PROTEÇÃO DE MARCA
29

32. 5. CATEGORIAS Classificação do INPI
DE PROTEÇÃO São três os critérios de classificação:
DE MARCA a) Quanto a sua origem. As mar-
cas podem ser brasileiras ou es-
trangeiras.
As marcas brasileiras são aquelas deposi-
tadas por pessoa domiciliada no Brasil. As
estrangeiras são as depositadas por pessoa
não domiciliada no país, podendo reivindicar
a prioridade do depósito no país de origem,
30
desde que este mantenha acordo ou tratado

33. Guia de Proteção da Marca | CATEGORIAS DE PROTEÇÃO DE MARCA
com o Brasil e desde que sejam respeitados Marcas coletivas: usadas para identificar
os prazos estabelecidos no acordo ou trata- produtos ou serviços advindos de membros
do e que não seja o pedido estrangeiro pre- de determinada entidade.
judicado por fatos supervenientes (ex. nulida-
de, desistência etc.). Marcas de certificação: destinam-se a
atestar a conformidade de um produto ou
b) Quanto ao uso, as marcas se serviço a determinadas normas ou especifi-
dividem em: cações técnicas, distinguem bens ou serviços
que cumprem com uma série de requisitos e
Marcas de produtos ou de serviços: que foram certificados como tal.
usadas para distinguir produtos ou serviços
de outros idênticos, semelhantes ou afins, de
origem diversa.
31

34. c) Quanto à sua apresentação: Tridimensionais: constituídas pela forma
plástica, de formato do produto ou da em-
Nominativas: constituídas apenas de pala- balagem, cujo modelo tenha capacidade
vras, letras ou algarismos, sem que apresen- distintiva em si mesma e esteja dissociada de
tem forma estilizada. efeito técnico.
Figurativas: desenhos, imagens, figuras ou Objeto social do
qualquer forma estilizada de letras e núme- requerente – contemplar
ros isoladamente. as atividades e produtos
relacionados à classe
Mistas: constituídas pela combinação de
elementos nominativos e figurativos ou de O requerente de um registro de marca pode
elementos nominativos cuja grafia se apre- ser qualquer pessoa que exerça atividade
32
sente de forma estilizada. lícita e efetiva. No entanto, deverá haver

35. Guia de Proteção da Marca | CATEGORIAS DE PROTEÇÃO DE MARCA
compatibilização entre os produtos ou ser- Na prática, o exercício da atividade compro-
viços assinalados pela marca e as atividades va-se, no caso de uma empresa, pela descri-
de fabricação/comercialização e os servi- ção da atividade no seu objeto social; quando
ços exercidos pelo requerente. pessoa física, por meio de documento com-
probatório da habilitação para o exercício da
Em outras palavras, uma empresa que fabrica atividade (no caso do médico, pela inscrição
sapatos pode pedir o registro de uma marca no Conselho Regional de Medicina - CRM).
para assinalar sapatos, mas não poderá fazê--
-lo para assinalar medicamentos. Também É importante ressaltar que a atividade deve
não poderá um médico solicitar uma marca ser exercida pelo solicitante da marca à épo-
para identificar serviços de agência de via- ca do depósito.
gem, mas nada o impedirá de ter uma marca
para serviços médicos. Os requerentes de marca coletiva podem
33
exercer atividade distinta daquela exercida

36. por seus membros, porém devem enquadrar alto renome assegura especial proteção em
os pedidos nas classes correspondentes aos todos os ramos de atividades, e não apenas
produtos ou serviços provindos dos mem- naquele relacionado ao registro.
bros da coletividade.
Os procedimentos para a aplicação do art.
É vedado o requerimento de marcas de cer- 125 da Lei nº 9279/96 estão normatizados
tificação àqueles que exercem atividade que na Resolução nº 121/05 do INPI, que con-
guarde relação direta com o produto ou ser- ceitua marca de alto renome aquela que
viço a ser certificado. transcende o segmento de mercado para o
qual foi originalmente destinada, que goza
Marca de alto renome ¹ de incontestável conhecimento e prestígio,
resultantes da qualidade e confiança que
De acordo com o artigo 125 da Lei nº inspira, capaz de atrair clientela pela sua
34
9279/96, o registro de marca considerada de simples presença.
¹ Resolução INPI n.º 121/05

37. Guia de Proteção da Marca | CATEGORIAS DE PROTEÇÃO DE MARCA
Para o reconhecimento do alto renome no A anotação do reconhecimento do alto re-
Brasil, a lei determina que a marca esteja pre- nome da marca será mantida no Sistema de
viamente registrada no país. O titular de um Marcas do INPI pelo prazo de cinco anos e
registro interessado na proteção conferida será comunicada diretamente pelo INPI ao
pelo alto renome deverá necessariamente órgão competente pelo registro de nomes
requerê-la incidentalmente por meio de um de domínio no Brasil.
processo administrativo, como matéria de
defesa à marca que apresente conflito com a Marca notoriamente
marca invocada como de alto renome. conhecida
Os requisitos e as provas necessárias para a Trata-se de marca muito conhecida em seu
instrução do processo administrativo estão ramo de atividade que adquire reconheci-
elencados na Resolução INPI nº 121/05, em mento no segmento de mercado onde está
35
seu artigo 4º.

38. aplicada, mesmo sem ter sido depositada
ou registrada no país.
A proteção à marca notoriamente conhecida
está prevista no artigo 126 da Lei nº 9279/96
e confere ao seu titular, independentemente
de estar previamente depositada ou registra-
da no Brasil, a prerrogativa de impedir qual-
quer interessado de registrar a mesma marca
ou similar para a mesma atividade econômica
ou ramos afins, em todo o território nacional
e nos territórios signatários da Convenção de
Paris e TRIPS.
36

39. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCA
37

40. 6. COMO Em que momento deve
ser checado se a marca
REGISTRAR A pretendida está disponível
e deve ser protegida
MARCA O requerente deve sempre verificar se a marca
que pretende depositar é registrável e se está
disponível. A proteção e registro das marcas
são reguladas pela Lei da Propriedade Indus-
trial (Lei n° 9279 de 1996), que dispõe sobre
tudo o que pode ou não ser registrado, nos
termos do artigo 122 e seguintes.
38

41. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCA
Uma vez escolhida a marca de interesse, ser realizada acessando o link <http://pes-
sendo o signo passível de registro, faz-se quisa.INPI.gov.br/MarcaPatente/jsp/servi-
necessário realizar a busca prévia. Nessa mg/servimg.jsp?BasePesquisa=Marcas>.
busca verificar-se-ão as marcas anteriores
que possam constituir obstáculo ao registro Como regra geral, terá direito ao registro
da marca pesquisada, evitando, desta forma, quem antes o tiver solicitado.
desperdício de tempo e dinheiro caso fique
constatado a existência de direitos de ter- Órgão responsável
ceiros anteriores sobre a marca pretendida.
A busca prévia é simples e pode ser realiza- O órgão responsável pelo procedimento de
da por intermédio de pesquisa no banco de registro das marcas é o Instituto Nacional da
dados do INPI. Uma pesquisa inicial pode Propriedade Industrial – INPI. Esse instituto é
uma autarquia federal, vinculada ao Ministério
39
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

42. Exterior, e as suas decisões devem respeitar Por meio de processos administrativos, os
o disposto na Lei da Propriedade Industrial – examinadores do INPI podem conceder ou
LPI (Lei nº 9279/96). A atuação do INPI não indeferir pedidos de registros de marcas,
se limita a regular o procedimento de regis- sempre com base na LPI.
tro de marcas, sendo também esse Instituto
o responsável pela concessão de patentes, Hoje com o processo informatizado pode-se
averbação de contratos de transferência de acompanhar complementarmente pelo site
tecnologia e de franquia empresarial, e por o status dos pedidos, recursos, exigências e
registros de programas de computador, de- impugnações em <www.INPI.gov.br>. Por in-
senho industrial e indicações geográficas. termédio do site, pode-se conhecer também
o atual organograma do Instituto, telefones
para contato e regime interno.
40

43. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCA
Atualmente a sede do INPI fica no Rio de Como e onde fazer
Janeiro, conforme abaixo: uma busca
Rua Mayrink Veiga, 9 A busca inicial poderá ser feita no próprio site
Centro. CEP 20.090-910 do INPI, por meio de uma consulta no banco
Praça Mauá, 7 - Centro de dados de marcas do Instituto.
CEP 20.081-240
(atendimento ao público) No link abaixo, pode-se pesquisar tanto pelo
Tel.: (21) 2139-3000 número de processo, como pela própria mar-
ca, ou ainda pelo CPF/CNPJ do titular.
http://pesquisa.inpi.gov.br/Marca-
Patente/jsp/servimg/validamagic.
jsp?BasePesquisa=Marcas
41

44. Processo de registro – Cumpridas as exigências para formalização
fases do processo do pedido, é necessário acompanhar e ob-
servar na Revista da Propriedade Industrial
Após determinar como será a marca (tridi- – RPI se haverá algum tipo de exigência e a
mensional, figurativa, nominativa ou mista) e data de sua publicação. Depois da publicação
verificar que a mesma é passível de registro, do pedido na RPI, será aberto prazo de ses-
deve-se requerer o registro junto ao INPI, pa- senta dias para que terceiros se oponham ao
gando a taxa especificada. Feito o pagamen- pedido. Prazo igual será concedido para sus-
to, através do site do INPI ou presencialmen- tentação de sua defesa.
te, deve-se preencher o formulário eletrônico
de solicitação do pedido de registro, que ge- Após a publicação na RPI, durante o prazo de
rará um número de processo. sessenta dias, além do eventual pedido de
oposição, será possível que terceiros de boa-
42
-fé, que usem marca idêntica ou semelhante

45. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCA
há pelo menos seis meses em território na- trinta dias, contados a partir do dia imedia-
cional, entrem com oposição ao pedido de tamente subsequente ao término do prazo
registro, com base no direito de precedência, ordinário, independentemente de notifi-
conforme artigo 129 da LPI, sob pena de pre- cação ou exigência, sob pena de perda do
clusão de direito. direito de propriedade garantido pelo INPI.
Após o pagamento da taxa, o requerente
Caso haja indeferimento do pedido, há possi- deve aguardar a emissão do certificado e
bilidade de recurso, que será analisado pelos envio para o endereço constante no cadas-
examinadores. Se o pedido for deferido, será tro na base do INPI.
necessário pagar as taxas para expedição do
certificado e proteção ao primeiro decênio, É também durante o prazo de sessenta dias re-
no prazo de sessenta dias da publicação do servado para a oposição ao pedido de registro
deferimento do pedido de registro, ou ainda, que há a primeira oportunidade para requerer
43
excepcionalmente, no prazo extraordinário de a proteção especial relativa ao alto renome.

46. Consequências de não dias da publicação do pedido de registro,
registrar a marca com base no direito de prioridade previsto
no artigo 129, parágrafo 1º da LPI, ocorrerá a
Quem não efetuar o depósito do pedido de preclusão do direito de propriedade do usu-
registro da marca pretendida ficará exposto ário anterior.
a ter sua marca utilizada por outras empre-
sas do mesmo ramo, indiscriminadamente, Quando se adquire a
podendo ter o seu produto ou serviço con- propriedade sobre a marca?
fundido com outro, comprometendo assim o
bom nome de seu negócio. A partir da concessão do registro da marca
e consequente expedição do certificado de
Se terceiro de boa-fé requerer o pedido de registro, observadas as prorrogações por
registro de sua marca e se tal pedido de regis- períodos iguais e sucessivos mediante paga-
44
tro não for contestado no prazo de sessenta mentos das respectivas taxas administrativas.

47. Guia de Proteção da Marca | COMO REGISTRAR A MARCA
45

48. 7. COMO Com a obtenção do registro, o seu titular ad-
quire certas obrigações. Para que o registro
MANTER O seja mantido, a marca deve ser usada e o seu
registro prorrogado, conforme será especifi-
REGISTRO cado abaixo.
Prorrogação
A marca tem vigência de dez anos, a contar
da publicação da concessão na RPI, prorro-
gáveis por períodos iguais e sucessivos. Para
que seja realizada a prorrogação, o INPI exige
o pagamento de taxas específicas.
46

49. Guia de Proteção da Marca | COMO MANTER O REGISTRO
O pedido de prorrogação deverá ser formu- Caso a prorrogação não seja efetuada, o re-
lado durante o último ano de vigência do gistro será extinto.
registro, instruído com o comprovante do pa-
gamento da respectiva retribuição. Caducidade
Se o pedido de prorrogação não tiver sido Segundo o art. 143 da Lei de Propriedade In-
efetuado até o termo final da vigência do dustrial, caducará o registro, mediante reque-
registro, o titular poderá fazê-lo em prazo ex- rimento de qualquer pessoa com legítimo
traordinário, nos seis meses seguintes, con- interesse se:
tado do dia imediatamente subsequente ao
término de vigência do registro mediante o a) decorridos cinco anos da sua concessão,
pagamento de retribuição adicional. na data do requerimento o uso da marca
não tiver sido iniciado no Brasil;
47

50. b) o uso da marca tiver sido interrompido por
mais de cinco anos consecutivos ou se, no
mesmo prazo, a marca tiver sido usada
com modificação que implique alteração
de seu caráter distintivo original, tal como
constante do certificado de registro.
Em todos os casos, se o titular justificar o
desuso da marca por razões legítimas, não
ocorrerá a caducidade, mas caberá a ele
comprovar tais razões legítimas.
48

51. Guia de Proteção da Marca | DIFERENÇAS ENTRE MARCA E OUTROS INSTITUTOS
49

52. 8. DIFERENÇAS Marca vs. direito do autor
ENTRE MARCA Assim como as demais áreas inseridas den-
tro dos direitos de propriedade intelectual, o
E OUTROS direito de autor diz respeito à proteção das
criações de espírito, expressas por qualquer
INSTITUTOS meio ou fixadas em qualquer suporte. Os pro-
gramas de computador, do ponto de vista ju-
rídico, inserem-se no regime de proteção do
direito autoral.
Entretanto, diferentemente do direito mar-
cário, o direito do autor, hoje regulado pela
50
Lei nº 9610/98, tem como objeto a proteção

53. Guia de Proteção da Marca | DIFERENÇAS ENTRE MARCA E OUTROS INSTITUTOS
das obras literárias, artísticas ou científicas, afeitos à propriedade industrial, ramo da pro-
tais como programas de computador; obras priedade intelectual, na qual se inserem as
audiovisuais, fotográficas, desenhos, pintu- marcas e patentes.
ras, gravuras, esculturas, ilustrações, cartas
geográficas; projetos, esboços, obras plás- Por outro lado, enquanto a concessão da ti-
ticas relativas à engenharia, topografia, ar- tularidade e exclusividade de uso de direito a
quitetura, paisagismo, cenografia e ciência, uma marca depende da concessão do regis-
entre outros. tro pelo INPI, a proteção do direito de autor
independe de registro, ou seja, o direito é re-
Nesse sentido, vale ressaltar que o âmbito conhecido ao seu autor desde a sua criação.
de proteção do direito do autor abrange as O registro é, portanto, opcional, sendo mera-
obras de caráter estético, ou seja, indepen- mente declaratório, e sua principal utilidade é
dentemente da utilidade ou funcionalidade constituir um sólido meio de prova de autoria
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da obra e data de sua criação.

54. Por fim, no que se refere ao período de pro- Marca vs. nome de domínio
teção, enquanto a proteção das marcas é
de dez anos da concessão do registro, pror- Diferentemente da marca que identifica pro-
rogáveis por períodos iguais e sucessivos, dutos e serviços, o nome de domínio identi-
cabendo a sua renovação, no caso dos direi- fica o endereço na internet que liga o usuá-
tos autorais a proteção é de setenta anos, a rio ao site de interesse. O órgão responsável
contar de 1º de janeiro do ano subsequente pelo registro dos nomes de domínio é o NIC.
ao falecimento do autor, obedecida a ordem br, que sucedeu a Fapesp nessa função.
sucessória da lei civil, sem possibilidade de
prorrogação. Marca vs. nome empresarial
O nome empresarial identifica a empresa ou
o fundo de comércio que ela explora, para re-
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conhecê-la em suas relações com a clientela

55. Guia de Proteção da Marca | DIFERENÇAS ENTRE MARCA E OUTROS INSTITUTOS
e empresariado. O registro do nome empre- alheios, ou vende, expõe ou oferece à venda
sarial se dá perante a Junta Comercial, quan- ou tem em estoque produtos com essas re-
do do arquivamento dos atos constitutivos ferências, nos termos do art. 195 , V, da Lei de
da empresa. Propriedade Intelectual.
Apesar dessas diferenças, os itens nome de Marca vs. patente
domínio, nome empresarial e marca guar-
dam certa correlação, sendo comumente Assim como as marcas, as patentes também
identificados pela doutrina como institutos encontram-se reguladas pela Lei nº 9279/96.
afins, incorrendo na prática de concorrência
desleal quem usa, indevidamente, nome co- Entretanto, enquanto a proteção das marcas
mercial, título de estabelecimento ou insígnia tem como objeto a proteção dos sinais visu-
almente perceptíveis capazes de identificar
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produtos e serviços, as patentes protegem as

56. invenções e modelos utilidade que atendam
aos requisitos básicos da patenteabilidade,
quais sejam: novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial. Nesse último requisito e
na novidade, em vez da originalidade, inclu-
sive, ficam evidentes as diferenças entre os
direitos autorais e as patentes, tal qual men-
cionado no item anterior.
Quanto ao prazo, a patente de invenção vigo-
rará pelo prazo de vinte anos, e a de modelo
utilidade por quinze anos, contados da data
do depósito.
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57. Guia de Proteção da Marca | DIFERENÇAS ENTRE MARCA E OUTROS INSTITUTOS
Quadro comparativo
Marca vs/ Marca Direito de Autor Nome de Nome de Patente
Domínio Estabelecimento
Objeto Sinais Expressão da criação Ligação do Identi cação da Invenções e modelos
visualmente intelectual em obras endereço sociedade utilidade
perceptíveis, literárias, cientí cas eletrônico e
identi cadores ou artísticas usuário
de produtos
ou serviços
Lei 9279/96 9610/98 Código Civil 9279/96
Registro/ Sim/INPI Registro não Sim/NIC.Br Junta Comercial/ Sim/INPI
órgão obrigatório Cartório de Registro
Prazo de Dez anos Setenta anos, de 1º Indeterminado, Prazo de vigência Vinte anos para
proteção contados do de jan. do ano mediante o da sociedade patente de invenção
registro, subsequente ao pagamento de e quinze anos para
permitidas falecimento do autor, anuidade de modelo utilidade da
renovações sem possibilidade de manutenção data do depósito
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renovação

59. Guia de Proteção da Marca | CESSÃO E LICENÇA
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60. 9. CESSÃO Cessão de marca
E LICENÇA Tanto os pedidos de registro como os pró-
prios registros de marcas poderão ser ce-
didos, o que significa transferir a outrem os
direitos de propriedade, posse e uso dos
mesmos, devendo a transferência ser aver-
bada no INPI para prevalecer contra terceiros.
Portanto, a cessão, quer seja por pessoa físi-
ca ou jurídica, deverá ser feita mediante do-
cumento formal de cessão e transferência,
cumprindo as formalidades legais e, princi-
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palmente, esclarecendo se se trata de cessão

61. Guia de Proteção da Marca | CESSÃO E LICENÇA
exclusiva ou informando que a cessão é livre O INPI fará a anotação da cessão, a qual pu-
e vários cessionários poderão utilizar a mes- blicará para que se produzam efeitos em re-
ma marca, simultaneamente, dentro do mes- lação a terceiros.
mo território.
Da decisão que indeferir a anotação de cessão,
A cessão poderá ser comprovada por qual- o cancelamento de registro ou o arquivamen-
quer documento hábil que demonstre a to de pedido de registro, caberá recurso cuja
transferência da titularidade do pedido de decisão encerrará a instância administrativa.
registro ou do registro da marca, tais como
documento formal de cessão e transferência No caso da cessão, o cessionário é sub-roga-
ou aqueles que provem a ocorrência de in- do em todos os direitos do cedente, sendo-
corporação, cisão, fusão, sucessão ou deter- -lhe transferida a propriedade da marca, e
minação judicial. não apenas o uso, o que implica a não limita-
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ção de território.

62. Se for a cessão de uma marca já registrada, serviços, todas deverão ser cedidas conco-
o documento original ou segunda via oficial mitantemente, visando-se evitar condições
do registro deverá ser apresentado para que concorrenciais.
se efetue a averbação. Se for um pedido de
registro, o simples preenchimento do formu- Qualquer providência extra ou judicial na de-
lário é suficiente, já que o INPI providencia a fesa desses direitos de propriedade industrial
averbação, modificação de titularidade e o contra terceiros, pelo cessionário, só poderá
fornecimento do certificado de registro em ser tomada após averbação da modificação
nome do cessionário. do titular e de endereço perante o INPI.
Havendo registro ou pedido de registro de Cabe recurso da decisão do INPI que indeferir
mais de uma marca igual ou semelhan- a anotação de cessão e a que cancelar o re-
te, para distinguir os mesmos produtos ou gistro ou arquivar o pedido, por entender que
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a cessão não compreende todos os registros

63. Guia de Proteção da Marca | CESSÃO E LICENÇA
ou pedidos em nome do cedente, de marcas A licença é o contrato pelo qual o titular de
iguais ou semelhantes, relativas a produto ou uma marca confere a um terceiro o direito de
serviço idêntico, semelhante ou afim. usá-la para designar os seus próprios produ-
tos ou serviços, mediante remuneração acor-
Licença de uso de marca dada ou a título gratuito. O contrato de licen-
ça é limitado no tempo e pode ser limitado
Tanto o titular do registro como o depositan- no território, o que o diferencia do contrato
te de pedido de registro poderão celebrar o de cessão de marcas.
contrato de licença para uso de marca (artigo
139 LPI). Isto porque tanto o titular como o Além dos requisitos legais padrão, é impor-
depositante não são obrigados a fazer uso da tante constar em contrato se o titular da mar-
marca. O titular pode usar a marca, transferi-- ca continuará com o direito de explorá-la pes-
-la ou autorizar sua utilização por terceiros, o soalmente ou esclarecer se se trata de licença
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que acontece nos casos de licenciamento. exclusiva, hipótese em que o licenciante só

64. poderá continuar a explorar sua marca se seus efeitos após a publicação. Recomenda-
houver cláusula expressa nesse sentido. Na -se que todo contrato de licenciamento seja
ausência de uma cláusula expressa, o titular averbado no INPI, para exame da parte for-
deve se abster do uso da marca. mal do contrato, incluindo a existência de
outras licenças prévias e conflitantes; para
O licenciado tem o dever de explorar a marca, tornar público que a marca de titularidade
uma vez que o não uso pode causar prejuízos de uma empresa está sendo utilizada por
ao titular, sendo inclusive causa para resilição outra; para constar que o licenciante poderá
do contrato, já que causaria a decadência do controlar a qualidade dos produtos e servi-
direito do titular. ços do licenciado. Se houver necessidade
de comparecer em juízo contra terceiros,
Para que produza seus efeitos contra tercei- não estando averbado, o contrato terá que
ros, o contrato de licenciamento de marca ser submetido ao INPI.
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deverá ser averbado no INPI, produzindo

65. Guia de Proteção da Marca | CESSÃO E LICENÇA
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66. 10. ROYALTIES O objetivo deste tópico é tentar esclarecer,
de forma resumida, o conceito de royalties e
a tributação sobre a remessa de royalties para
o exterior, com base na legislação brasileira.
O que é royalty
No termos do artigo 22 da Lei nº 4506/64
e artigo 52 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 “RIR/99”), constituem royal-
ties os rendimentos de qualquer espécie de-
correntes do uso, fruição ou exploração de
direitos, tais como:
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67. Guia de Proteção da Marca | ROYALTIES
a) o direito de colher ou extrair recursos ve- Contudo, pela nossa legislação, a palavra
getais, inclusive florestais; royalties aplica-se exclusivamente a remu-
neração pelo uso de patentes, uso de marca
b) o direito de pesquisar e extrair recursos de indústria e comércio, assistência técnica e
minerais; científica, incluindo-se a transferência de tec-
nologia, licenciamento de software, e nunca
c) exploração de invenções, processos e para a utilização de obras protegidas pelo di-
fórmulas de fabricação e de marcas de reito autoral.
indústria e comércio;
A remuneração dos royalties está vinculada à
d) exploração de direitos autorais, salvo averbação dos contratos celebrados junto ao
quando percebidos pelo autor ou criador INPI, que emitirá o Certificado de Averbação
do bem ou obra. ou indeferirá o pedido de averbação.
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68. No caso de licença de marcas é permitida INPI. Ou seja, para que esse tipo de contra-
somente para os contratos celebrados e to possa ser oneroso, entende o INPI que é
averbados no INPI posteriormente a 31 de imprescindível que a marca esteja registrada,
dezembro de 1991, data em que foi publica- isto é, que seu respectivo Certificado de Re-
da a Lei nº 8383/91. Antes dessa data, não gistro já tenha sido concedido pelo Instituto.
eram permitidos pagamentos decorrentes Caso a marca ainda seja objeto de pedido de
de licença de uso de marcas entre empresas registro, o contrato de licença de uso de mar-
com vinculação societária, nos termos do re- ca terá que ser obrigatoriamente gratuito até
vogado artigo 14 da Lei do Capital Estrangei- a concessão do registro pelo INPI.
ro (Lei nº 4131/62).
Em casos de contratos envolvendo empre-
Ademais, o licenciado apenas poderá compu- sas vinculadas ou coligadas (por exemplo,
tar e remeter royalties ao exterior pela licença empresa brasileira e a sua controladora es-
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de marcas devidamente registradas junto ao trangeira), o INPI interpreta restritivamente a

69. Guia de Proteção da Marca | ROYALTIES
legislação fiscal e exige que a remuneração No geral, os tributos incidentes podem ser,
contratual não exceda o percentual fixado no caso de operações internas, IRRPJ (Im-
na Portaria nº 436/58 para a dedutibilidade posto de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Con-
fiscal, os quais variam entre 1% a 5%, depen- tribuição Social sobre o Lucro Líquido), IOF
dendo do ramo tecnológico envolvido, sen- (Imposto sobre Operação de Crédito, Câm-
do que, no caso de licença de marcas entre bio e Seguro relativa a Títulos ou Valores
empresas vinculadas é de 1% sobre o preço Mobiliários), ISS (Imposto sobre Serviços),
líquido de venda dos produtos contratuais. PIS/Cofins. E, nas operações internacionais,
podem ser IRRF (Imposto de Renda Retido
No que se refere a empresas independentes na Fonte), IOF, Cide (Contribuição de Inter-
e desvinculadas, domiciliadas no Brasil ou no venção no Domínio Econômico), ISS, PIS/
exterior, o INPI concorda que não há limite le- Cofins-Importação.
gal para o estabelecimento da remuneração.
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70. Como realizar remessas
As pessoas físicas ou jurídicas que fizerem
remessa para o exterior devem submeter
previamente o contrato ou documentos que
suportem a remessa para aprovação do Ban-
co Central do Brasil e da Receita Federal.
Contudo, as remessas para o exterior tam-
bém dependerão da prova do pagamento de
todos os impostos incidentes na operação.
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72. Patrocínio Master:
Patrocínio:
Contribuição:
Apoio:
ABA - Associação Brasileira de Anunciantes
Av. Paulista, 352, cj 61 - São Paulo - SP - CEP: 01310-000
Tel: (11) 3283-4588 / Fax: (11) 3283-1457
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