Presentación en Bargento 3 sobre el registro de marcas en el ecommerce por Protectia.

1. Registro de Marcas Vs e-Commerce
www.protectia.eu
IP SIMPLIFIED
Simplificamos la Propiedad Industrial

2. ¿ QUIEN ES PROTECTIA?
 Una Agencia oficial de propiedad
industrial e intelectual.
 Filosofía de trabajo basada en un
asesoramiento profesional previo que
facilite la toma de decisiones
estratégicas acertadas.
 Medios de gestión eficientes que
reducen costes y la contaminación
ambiental

3. INDICE
Registro de marcas
 Importancia del registro de marcas.
 Nociones esenciales.
 Vías más habituales de registro.
 Consejos para el registro de marcas.
 Marcas registradas e Internet.
 Defensa de marcas: Requerimientos y Litigios.

4. IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE MARCAS

5. ¿ POR QUÉ REGISTRAR ? I
 El registro potencia la empresa. Protege un activo muy valioso:
 Que identifica y diferencia de la competencia.
 Proyecta una imagen y una reputación.
 Es la base de una clientela fiel dispuesta a pagar más.
 El registro ofrece el uso exclusivo. Permite venderlo o licenciarlo.
 El registro es la herramienta defensiva frente a la copia.
 El registro previene conflictos con derechos anteriores de terceros.

6. NOCIONES ESENCIALES

7. NOCIONES ESENCIALES I
Clasificación de Niza:
Marca: Todo signo distintivo susceptible de representación que sirve para distinguir.
 Se protege para una actividad o producto concreto. Para lo que se emplea:
La clasificación de Niza: Un acuerdo internacional por el que se utilizan 45
clases.
 De la 1 a 34 son productos y de 35 a 45 servicios.
 Se revisa continuamente y cada 5 años se publican nuevas ediciones. La
actual, la décima edición está en vigor desde el 1 de enero de 2012.

8. NOCIONES ESENCIALES II
Clasificación de Niza: ejemplos
 Clase 25. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
 Clase 35. Servicios de venta al por menor y al por mayor, en
particular servicios de venta por correspondencia e internet

9. NOCIONES ESENCIALES IV
Marcas idénticas que conviven
Se debe a 2 principios:
Principio de especialidad: una marca sólo protege o distingue los productos o
servicios para los que se encuentra registrada.
Principio de la no confusión: una marca no puede causar confusión en el
consumidor de ningún tipo.

10. NOCIONES ESENCIALES VI
Tipos de marcas. Ejemplos.
Marca denominativa: Distinguen una denominación. Coca Cola
Marca figurativa o mixta: Denominación + logo o grafismo.
Marca tridimensional:

11. NOCIONES ESENCIALES VII
Tipos de marcas. Ejemplos.
Marca color: Identifica un color. Ejemplo: Milka:
Clase 30: Chocolate, bombones,
productos de chocolate y
confitería de chocolate no
medicinal.
Marca sonora: Identifica un sonido. Ejemplo: Pescanova:

12. NOCIONES ESENCIALES VIII
Tipos de marcas. Ejemplos.
Marca en movimiento. Representan una animación: Ejemplos: Microsoft
Corporation y Sony Ericsson:
Casos anecdóticos: marcas olfativas y marcas hologramas.

13. NOCIONES ESENCIALES XI
Conceptos generales
 Registro Territorial. Por cada país un registro.
 Existen acuerdos internacionales: OMPI, ARIPO, etc.
 Prioridad internacional de 6 meses para extender el registro.
 La concesión es temporal y renovable.
 Fundamental: Estudio de viabilidad. Informe previo.
 Vigilancia de marcas: Tan solo estando debidamente informado de las
nuevas solicitudes de marcas podrán ejercerse los derechos anteriores
frente a nuevas solicitudes potencialmente lesivas¨

14. VÍAS DE REGISTRO MÁS HABITUALES

15. REGISTRO DE MARCA EN ESPAÑA
 Si no hay oposiciones en unos 6 meses la marca será concedida.
 La duración del registro es por 10 años renovables por iguales periodos.
 En caso de oposición se sigue la vía administrativa:
1. Paralización, traslado y 1 mes para argumentar defensa.
2. Resolución: Denegación :: Concesión :: Concesión o denegación parcial.
 Posibilidad de recurso de alzada contra resolución y contencioso administrativo.

16. REGISTRO INTERNACIONAL
 El registro de marcas debe formar parte del plan de internacionalización empresarial.
 Dependiendo de los países de interés deberán:
 Realizarse solicitudes directas.
 Aprovechar acuerdos internacionales. Destacan:
 Marca Comunitaria: 1 registro en los 27 países UE.
 Marca internacional: Regido OMPI en 85 Estados.
 Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO).
 Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

17. REGISTRO MARCA COMUNITARIA
 El mas recomendado para e-commerce: 27 países en un registro.
 Si no hay oposiciones en unos 8 meses la marca será concedida.
 La duración del registro es por 10 años renovable por iguales periodos.
 En caso de oposición: posibilidad de negociar y quien pierde paga.

18. VENTAJAS MARCA COMUNITARIA
 Uniformiza la identificación de sus productos y servicios en Europa.
 Una sola solicitud, 1 solo idioma ante una sola Oficina.
 Protección unitaria en cualquier parte de la Unión Europea.
 Fácil de administrar en su portafolio de marcas.
 Procedimiento de registro rápido (6-8 meses), a un coste razonable.
 Uso en un solo país es suficiente. Es el principio de la futura expansión de su negocio.
 Puerta hacia un único y amplio mercado de más de 500 millones de habitantes.
 Perfecta relación con otros Tratados Internacionales para futuras extensiones de su
protección a nivel mundial

19. CONSEJOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

20. CONSEJOS
Para el registro de marcas
 Estudio de viabilidad:
 Búsqueda y análisis de registros anteriores.
 Cumple los requisitos legales.
 Contar con un profesional como aliado estratégico.
 Fácil de leer, escribir y recordar.
 No tiene connotaciones negativas.
 Disponibilidad del dominio.

21. MARCAS REGISTRADAS FRENTE A INTERNET

22. MARCAS Vs INTERNET
Nombre de dominio
 Registrar un nombre de dominio no da derecho.
 El que primero registra gana.
Problemática: conflicto con derechos marcarios anteriores

23. MARCAS Vs INTERNET
Marcas registradas Vs Nombres de dominios
Casos de Ciberocupación, Tipocupación
Ejemplos:
• iohone.com
• microsoft.cm
• habana-club.com
• cartierchina.com
• lego-robotics.net

24. MARCAS Vs INTERNET
Resolución de conflictos UDRP
CONDICIONES RESOLUCION DE UNA DEMANDA UDRP (política uniforme de resolución de
disputas de nombres de dominio):
 Derechos marcarios anteriores
 Titular del dominio carece de derechos
 Registro de mala fe
Condiciones acumulativas.
Experto toma decisión
Admite - Transfiere Deniega
- Cancela

25. MARCAS Vs INTERNET
Resolución de conflictos UDRP

26. MARCAS Vs AdWords
Posicionamiento en buscadores
2 tipos de posicionamientos:
 Posicionamiento natural
 Posicionamiento de pago /
adwords.
Comportamientos vulneradores:
 Parasitismo económico
 Infracción de marcas
 Competencia desleal
 Publicidad engañosa
 Infracción del nombre de un famoso…

27. MARCAS Vs AdWords
Responsabilidad del anunciante
 Simple hecho de reservar marcas como palabra clave no es una infracción de
marcas. Sólo si se utiliza en el anuncio o lleva a confusión.
 Analizar si el anuncio infringe la función esencial de la marca (indicar origen
empresarial y distinguir la procedencia de los productos y servicios).
-> Internauta se confunde sobre el origen del anunciante y de los productos y
servicios.
Ejemplo: anuncio deja entrever la existencia de una relación económica entre las
partes.(artículos compatibles)
=> Problema: al tratarse de una definición muy amplia es subjetivo: interpretación de
los jueces.

28. MARCAS Vs AdWords
Responsabilidad de Google
 Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio
electrónico).
 Exoneración de responsabilidad si es simple prestatario de
servicios.(Desplegable)
 Responsable si activo en la redacción de los anuncios o en la selección de las
palabras claves.

29. MARCAS Vs Redes Sociales
Infracciones de marca en las redes sociales
La regulación legal de este tipo de usos
fraudulentos, se encuentra en una fase
primaria por lo que la situación se asemeja a
los tiempos del lejano oeste.
¿Son el indio y el vaquero amigos en la red
social?
En cualquier caso que se puede hacer frente
a este tipo de infracciones:

30. MARCAS Vs Redes Sociales
Que hacer frente a este tipo de infracciones
 No caer en la desesperación: Existen multitud de redes sociales que permiten
interconectar a usuarios en todo el mundo.
 Organizarse: discriminar que referencias son realmente amenazantes para el
prestigio de nuestro negocio y dirigirse contra ellas.
 Conocer: ¿Qué es infracción?.

31. MARCAS Vs Redes Sociales
Actuaciones
 Prevención: registro de nick.
 Gestor de red social: Utilizar formularios
 Usuario infractor: Identificar y advertir
 Herramientas jurídicas tradicionales de defensa.
 Conclusión: necesidad de marca

32. DEFENSA DE MARCAS

33. DEFENSA DE MARCAS
 Denunciar ante Google:
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=es&answer=
93713
 Vía Administrativa:
 Pre- Oposición : Negociación solicitante.
 Oposición a una solicitud lesiva.
 Requerimiento al detectar la infracción.
 Vía Judicial: Demanda.

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